“上?！鄙虡?biāo)注冊不需要通過修法解決

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近日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出(2015)京知行初字第34316號行政判決，維持了商標(biāo)局對上海專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司提出的“上專”商標(biāo)注冊申請不予受理的決定。其中的說法“司法機關(guān)的職責(zé)在于適用法律，而非制定法律……至于相關(guān)法律規(guī)定是否妥當(dāng)，應(yīng)否修改，則屬于立法機關(guān)的權(quán)限范圍，并非司法機關(guān)的職責(zé)”擲地有聲，被介紹這個判決的人特地拿出來放在判決原文的前面，讓我不禁舉起雙手準(zhǔn)備喝彩。

但仔細讀完這個判決書之后，卻發(fā)現(xiàn)用于商標(biāo)代理服務(wù)的“上?！鄙虡?biāo)注冊并不需要通過修改法律來解決。如果本著善良的意愿，以立法目的為指引，參考多種解釋方法去解釋相關(guān)的法律條文，這個商標(biāo)的注冊根本不存在法律上的障礙。

倘若北京知識產(chǎn)權(quán)法院想通過自己對法律做出的錯誤解釋，來逼迫《商標(biāo)法》歧視商標(biāo)代理機構(gòu)這一不妥當(dāng)?shù)囊?guī)定盡快得到修正，那么，盡管我不贊成選擇這樣的方式，也絕對認(rèn)可其動機的善良。

一、“上?！鄙虡?biāo)申請案的基本事實

根據(jù)北京知識產(chǎn)權(quán)法院的一審判決認(rèn)定的事實，上海專利事務(wù)所成立于1984年，是中國第二個涉外專利代理機構(gòu)。該所1993年更名為上海專利商標(biāo)事務(wù)所，2004年變更為現(xiàn)在的名稱。該機構(gòu)自其成立至今，在業(yè)界一直被稱為上專所。上專所《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》載明的經(jīng)營范圍是：為中外客戶提供專利代理、商標(biāo)代理、著作權(quán)代理及其他知識產(chǎn)權(quán)保護代理服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)方面的法律咨詢、法律事務(wù)服務(wù)及知識產(chǎn)權(quán)法律、法規(guī)的培訓(xùn)。

2014年8月25日，上專所向商標(biāo)局提出注冊“上?！鄙虡?biāo)的申請，指定使用服務(wù)為第45類：知識產(chǎn)權(quán)咨詢、知識產(chǎn)權(quán)代理、知識產(chǎn)權(quán)許可、法律研究、訴訟服務(wù)、計算機軟件許可(法律服務(wù))、為法律咨詢目的監(jiān)控知識產(chǎn)權(quán)、個人背景調(diào)查、知識產(chǎn)權(quán)評估、知識產(chǎn)權(quán)研究、知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查。

2015年2月4日，商標(biāo)局發(fā)出《商標(biāo)注冊申請不予受理通知》，認(rèn)為上專所申請的“上?！鄙虡?biāo)的使用范圍不在其代理服務(wù)的范圍之內(nèi)，不符合《商標(biāo)法》第19條第4款等有關(guān)規(guī)定。

一審判決認(rèn)為，“文義解釋是法律解釋的起點和終點，其他解釋都需以文義解釋為基礎(chǔ)。如果文義解釋的結(jié)論是唯一且毫無疑義的，且不會造成體系沖突，則原則上應(yīng)采納文義解釋的結(jié)論?！?而“訴爭商標(biāo)指定使用的服務(wù)為第45類：知識產(chǎn)權(quán)咨詢；知識產(chǎn)權(quán)代理；知識產(chǎn)權(quán)許可；法律研究；訴訟服務(wù)；計算機軟件許可(法律服務(wù))；域名注冊(法律服務(wù))；為法律咨詢目的監(jiān)控知識產(chǎn)權(quán)；個人背景調(diào)查；知識產(chǎn)權(quán)評估；知識產(chǎn)權(quán)研究；知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查，上述服務(wù)內(nèi)容顯然并不屬于商標(biāo)代理服務(wù)的內(nèi)容，因此，訴爭商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定不予注冊的情形?！庇谑?，對商標(biāo)局的決定予以維持。

二、關(guān)于“商標(biāo)代理機構(gòu)”

《商標(biāo)法》第19條第4款的規(guī)定是：“商標(biāo)代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)”。

上專所是商標(biāo)代理機構(gòu)，對于這一點并沒有爭議。然而，是否能夠認(rèn)為上專所只是純粹的商標(biāo)代理機構(gòu)呢？回答恐怕是否定的。從上專所的經(jīng)營范圍上看，他們從事的業(yè)務(wù)并不僅限于商標(biāo)代理，還包括專利代理和其他法律服務(wù)。所以，上專所是商標(biāo)代理機構(gòu)的同時，也是專利代理機構(gòu)和提供其他法律服務(wù)的機構(gòu)。

根據(jù)這樣的事實，上專所不應(yīng)當(dāng)成為《商標(biāo)法》第19條第4款限制的對象。因為，對于專利代理機構(gòu)和提供其他法律服務(wù)的機構(gòu)可注冊商標(biāo)的商品和服務(wù)種類范圍，商標(biāo)法并沒有進行限制。

三、用不同的方法解釋“代理服務(wù)”

法律解釋的方法包括文義解釋、體系解釋、目的解釋、歷史解釋、社會學(xué)解釋等。解釋法律就是要說清楚法律條文到底規(guī)定了哪些內(nèi)容，因此，在所有的解釋方法中，文義解釋是最基本、最常用的方法，是運用其他方法進行法律解釋的基礎(chǔ)。對于法官這個職業(yè)群體來說，強調(diào)文義解釋，對于他們表達對法律的忠誠、恪守司法獨立以及強化法治國的理念，都有重大價值。只有當(dāng)法律本身的規(guī)定并不清晰，或者對于法律條文的語義有爭議時，才要運用其他的解釋方法。

對于《商標(biāo)法》第19條第4款中 “代理服務(wù)”的含義，上專所、商標(biāo)局、北京知識產(chǎn)權(quán)法院，以及西南政法大學(xué)等研究機構(gòu)給出了不同的解釋。鑒于這一條款已經(jīng)引起了解釋上的沖突，下面我用不同的方法對它進行解讀。

(一)文義解釋

文義解釋的基本要求是，不允許在解釋法律規(guī)定時解釋出法條本身明確不包含的內(nèi)容。

“商標(biāo)代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)。”這是只針對商標(biāo)注冊的申請，不針對注冊商標(biāo)的受讓。而《商標(biāo)法實施條例》第87條規(guī)定，“商標(biāo)代理機構(gòu)申請注冊或者受讓其代理服務(wù)以外的其他商標(biāo)，商標(biāo)局不予受理”，就把受讓也納入禁止的范圍，就很明確地超出了法律原文的含義。

對于國家機關(guān)之外的民商事主體來說，法不禁止即可行。按照文義解釋，《商標(biāo)法實施條例》的規(guī)定使得《商標(biāo)法》并不禁止的行為成了不可行的行為，就與法律的規(guī)定相抵觸。法院即使無權(quán)撤銷這個《條例》，也不應(yīng)當(dāng)在判決中適用。從本質(zhì)上講，這倒是像法官在這個案件的判決中所說的，在修改法律之前不能禁止；要禁止商標(biāo)代理機構(gòu)受讓與代理業(yè)務(wù)無關(guān)的商標(biāo)，只有通過修改立法。

下面我們看“代理服務(wù)”的含義。

按照《商標(biāo)法》第19條第4款的規(guī)定，代理機構(gòu)申請注冊的商標(biāo)只能用于其代理服務(wù)。按照該法第22條第1款的規(guī)定，“商標(biāo)注冊申請人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的商品分類表填報使用商標(biāo)的商品類別和商品名稱，提出注冊申請”。這個分類表就是《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》。但是，《區(qū)分表》中并不存在“代理服務(wù)”這個服務(wù)名稱。這樣，就造成了“代理服務(wù)”指向不明。

那么“代理服務(wù)”到底是指什么？包含哪些服務(wù)內(nèi)容？既然法律文本的語義指向不明，就一定得借助其他解釋方法進行解釋。

(二)體系解釋

毫無疑問，《商標(biāo)法》并不只有第19條第4款這一個條款，而是由多個條文構(gòu)成。商標(biāo)法第4條第1款規(guī)定，“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊?！?這個規(guī)定賦予了每個經(jīng)營者為自己提供的商品或服務(wù)申請注冊商標(biāo)的權(quán)利。如果對于第19條第4款的解釋使得商標(biāo)代理機構(gòu)不能在某些服務(wù)上申請自用的商標(biāo)，就會與這種權(quán)利相違背。

另外，新中國的商標(biāo)法最早是為了適應(yīng)改革開放的需要而制定的，后來我國又加入了《巴黎公約》和世界貿(mào)易組織。因此，根據(jù)國際法上的義務(wù)，我國的法律規(guī)定必須符合《巴黎公約》和《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》的要求。

《巴黎公約》第7條規(guī)定，“使用商標(biāo)的商品的性質(zhì)決不應(yīng)成為該商標(biāo)注冊的障礙”。《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》第15條第4款也規(guī)定，“商標(biāo)所適用的商品或服務(wù)的性質(zhì)在任何情況下，均不得構(gòu)成對商標(biāo)注冊的障礙”。每個經(jīng)營者為自己提供的商品或服務(wù)申請注冊商標(biāo)的權(quán)利，在這兩個國際法律規(guī)范中，都得到了保障。

如果按照我國的《商標(biāo)法》，商標(biāo)代理機構(gòu)不能為自己提供的某些服務(wù)取得商標(biāo)注冊，那么我國的商標(biāo)立法就違背了國際公約的要求。按照我國已經(jīng)按照國際公約的要求修改了不保護非法作品著作權(quán)的先例，我們又要因為同樣的原因修改商標(biāo)法了。所以，只要存在可能，只要不與法律條文的文義存在不可避免的相抵觸，我們就不能做出這樣的解釋。

因此，按照《商標(biāo)法》本身和相關(guān)國際公約的要求，從法律體系的統(tǒng)一上看，應(yīng)當(dāng)避免做出使任何市場主體因自己的業(yè)務(wù)性質(zhì)而不能取得商標(biāo)注冊的解釋。既然從語義上看“代理服務(wù)”指向不明，并不能把個人背景調(diào)查等法律服務(wù)排除在“代理服務(wù)”之外，就不能認(rèn)定上專所無權(quán)在這些服務(wù)上申請商標(biāo)注冊。

(三)歷史解釋和目的解釋

解釋《商標(biāo)法》第19條第4款，還必須了解2013年第三次修訂《商標(biāo)法》時，加入這個規(guī)定的背景和目的。

當(dāng)年修法時考慮的社會背景是：商標(biāo)注冊本身成了一種可以謀利的經(jīng)營業(yè)務(wù)。很多公司，包括一些商標(biāo)代理機構(gòu)，依靠在專業(yè)知識、技能、信息等方面的優(yōu)勢，去注冊了不少并沒有打算真的要使用的商標(biāo)，囤積起來，專門用于轉(zhuǎn)讓或維權(quán)，以謀取正當(dāng)利益，對市場競爭秩序產(chǎn)生了不良的影響。

為了避免商標(biāo)搶注和囤積現(xiàn)象繼續(xù)大量地涌現(xiàn)、減少注冊申請人沒有使用商標(biāo)的意圖而申請注冊商標(biāo)，這次修改《商標(biāo)法》時為了強調(diào)真實使用的意圖，把誠實信用原則作為一項基本原則寫進了商標(biāo)法，成為《商標(biāo)法》第7條第1款。同時，也加入了“商標(biāo)代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)”的規(guī)定，目的還是為了貫徹誠實信用原則，強調(diào)申請注冊商標(biāo)要有真實使用的意圖。

前面提到的《商標(biāo)法實施條例》中，禁止商標(biāo)代理機構(gòu)受讓其代理服務(wù)以外的其他商標(biāo)的規(guī)定，一般認(rèn)為符合倡導(dǎo)誠實信用的立法本意。所以，雖然這個規(guī)定與《商標(biāo)法》的規(guī)定并不相符，但是，到現(xiàn)在并沒有聽說誰要挑戰(zhàn)這個規(guī)定。

在這里，我想強調(diào)的是，對沒有真實使用意圖的商標(biāo)注冊申請核準(zhǔn)注冊是違反誠實信用原則，對有真實使用意圖的商標(biāo)注冊申請不予核準(zhǔn)注冊，也是違反誠實信用原則。拒絕對上專所已經(jīng)在自己提供的服務(wù)中真實使用的或者打算自用的商標(biāo)核準(zhǔn)注冊，不但對維護誠實信用原則沒有任何幫助，而且還是對這一原則的破壞。一審判決對的第19條第4款解釋完全違背了把它寫進《商標(biāo)法》的目的，與商標(biāo)立法促進市場經(jīng)濟發(fā)展的宗旨也是相左的。

(四)社會學(xué)解釋

對法律的解釋，既要盡量符合立法者想表達的本來意思，又要讓法律的適用能夠達到立法者想要達到的社會效果。一個法律規(guī)范通常包括行為模式和法律結(jié)果兩個方面。規(guī)定某種行為應(yīng)當(dāng)在法律上產(chǎn)生某種結(jié)果，是立法者要達到某種社會效果的手段。而立法者想要達到的社會效果本身，應(yīng)當(dāng)是尊重人性、符合社會善良風(fēng)俗、有利于社會進步的。

解釋商標(biāo)法、反不正當(dāng)競爭法等以規(guī)范市場競爭秩序為目的的法律，要從是否有利于市場經(jīng)濟發(fā)展的角度進行，要考慮到對市場競爭和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。只要沒有明確地違背法律條文的語義，沒有違背立法文件中披露的立法宗旨，沒有損害法律條文及各部法律之間的統(tǒng)一性，就應(yīng)當(dāng)把法律解釋成符合民意、反映客觀規(guī)律的良法，以達到預(yù)期的社會效果。

商標(biāo)局在本案的答辯中，認(rèn)為上專所指定使用商標(biāo)的服務(wù)應(yīng)當(dāng)限定于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》第45類第06類似群“法律服務(wù)”，而不能包括屬于第45類第01類似群“安全服務(wù)”的“個人背景調(diào)查”。從判決書中涉及的答辯內(nèi)容上看，商標(biāo)局并沒有主張上專所不能申請注冊用在知識產(chǎn)權(quán)咨詢、知識產(chǎn)權(quán)代理等服務(wù)上的商標(biāo)。據(jù)此，商標(biāo)局認(rèn)可的“代理服務(wù)”是指《區(qū)分表》中的第4506類似群“法律服務(wù)”，商標(biāo)局與上專所之間爭的只是“上?！鄙虡?biāo)能否注冊在第4501類似群“安全服務(wù)”中的“個人背景調(diào)查”上。

當(dāng)然，由于法律服務(wù)包括盡職調(diào)查和資信調(diào)查，我認(rèn)為雖然個人背景調(diào)查與其他法律服務(wù)不在一個類似群，但是這種服務(wù)也可以成為法律服務(wù)的一部分，且在《區(qū)分表》中與法律服務(wù)屬于同一服務(wù)類別。鑒于《區(qū)分表》只是區(qū)分不同商品和服務(wù)的參考，并不排斥商品和服務(wù)之間跨越不同類似群和不同類別的近似和關(guān)聯(lián)，既然個人背景調(diào)查可以是法律服務(wù)的一部分，就應(yīng)當(dāng)允許上專所注冊。

然而，按照北京知識產(chǎn)權(quán)法院的主張，商標(biāo)代理機構(gòu)不能注冊的服務(wù)范圍遠遠超過了商標(biāo)局認(rèn)定的范圍。判決認(rèn)定知識產(chǎn)權(quán)咨詢等服務(wù) “顯然不屬于商標(biāo)代理服務(wù)的內(nèi)容”，這真讓人有些摸不著頭腦。

我們看一下判決書中引用的法規(guī)?！渡虡?biāo)法實施條例》第83條規(guī)定，“商標(biāo)法所稱商標(biāo)代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名義辦理商標(biāo)注冊申請、商標(biāo)評審或者其他商標(biāo)事宜”?！渡虡?biāo)代理管理辦法》第6條規(guī)定，“商標(biāo)代理組織可以接受委托人委托，指定商標(biāo)代理人辦理下列代理業(yè)務(wù)：(一)代理商標(biāo)注冊申請、變更、續(xù)展、轉(zhuǎn)讓、異議、撤銷、評審、侵權(quán)投訴等有關(guān)事項；(二)提供商標(biāo)法律咨詢，擔(dān)任商標(biāo)法律顧問；(三)代理其他有關(guān)商標(biāo)事務(wù)”。這里有“代理其他有關(guān)商標(biāo)事務(wù)”的兜底規(guī)定，是非常必要的。商標(biāo)代理機構(gòu)接觸的客戶需求是多種多樣的。這些需求，只要不違反法律，都應(yīng)當(dāng)被盡量滿足。

而本案的一審判決對于法條中“代理服務(wù)”的認(rèn)定則過于狹窄。如果知識產(chǎn)權(quán)咨詢這樣的服務(wù)不能被包含到代理服務(wù)中去，那么，恐怕只有像遞交商標(biāo)申請文件等需要用客戶的委托書才能辦理的事情，才屬于代理服務(wù)了?？上У氖牵虡?biāo)注冊用的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中，并不會把“遞交商標(biāo)申請文件”之類具體的服務(wù)內(nèi)容，列為一種服務(wù)的名稱。

從社會效果上看，一審判決的認(rèn)定會使商標(biāo)事務(wù)所的工作無法進行。例如，不做法律研究，怎么從事商標(biāo)代理？如果客戶想委托上專所同時評估一下幾個商標(biāo)的注冊前景，而沒有直接委托他們申請注冊，這個業(yè)務(wù)就不能接嗎？再如，代理注冊商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓，是判決書中提到的《商標(biāo)代理管理辦法》規(guī)定的商標(biāo)代理行為之一。如果沒有一定的價值評估作為基礎(chǔ)，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議能達成嗎？

正如不能這么說：法官審案是運用法律知識和引領(lǐng)審判的技巧來進行，因此，法官開庭帶著長了嘴的腦袋和要敲法錘的手來就行了，而胸部以下可以留在家里；特別是不能帶著屁股來審案，以免發(fā)生屁股指揮腦袋的情況。

如果商標(biāo)代理機構(gòu)在其知識產(chǎn)權(quán)咨詢等服務(wù)上使用的商標(biāo)無法注冊，勢必給他人有意或無意地使用相同或近似標(biāo)志提供機會，對這些代理機構(gòu)正常的經(jīng)營活動產(chǎn)生不必要的干擾，造成市場的混亂。因此，從社會學(xué)的角度看，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在本案中對于《商標(biāo)法》第19條第4款的解釋是完全錯誤的。

總而言之，因為“代理服務(wù)”這一服務(wù)名稱并不存在，所以嚴(yán)格的文義解釋在本案中沒有適用的余地。按照一審法官把知識產(chǎn)權(quán)咨詢等都排除在可注冊服務(wù)范圍之外的認(rèn)識，商標(biāo)代理機構(gòu)就沒有資格為自己的任何經(jīng)營活動申請注冊商標(biāo)了。

而如果按照體系解釋、歷史解釋、目的解釋和社會學(xué)解釋等方法，來解釋“商標(biāo)代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)”，這個規(guī)定就不會阻礙商標(biāo)代理機構(gòu)在其正常業(yè)務(wù)上取得注冊商標(biāo)。要受理并核準(zhǔn)上專所把“上?！鄙虡?biāo)使用在知識產(chǎn)權(quán)咨詢、個人背景調(diào)查等服務(wù)的注冊申請，并沒有去修改法律的必要。

四、結(jié)語

雖然《商標(biāo)法》第19條第4款“商標(biāo)代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標(biāo)注冊外，不得申請注冊其他商標(biāo)”的規(guī)定，不應(yīng)構(gòu)成上專所在第45類服務(wù)上注冊“上?！鄙虡?biāo)的阻礙，但是這個規(guī)定特別限制了商標(biāo)代理機構(gòu)的注冊能力，的確是不妥當(dāng)?shù)摹?/p>

假設(shè)上專所是一家純粹的商標(biāo)代理機構(gòu)，第19條第4款的適用并不存在注冊申請主體上的問題，這個規(guī)定就會導(dǎo)致上專所在第45類服務(wù)之外的商品或服務(wù)上注冊商標(biāo)的困難。如果上專所要在一些文具、玩具、小飾品等商品上使用“上?！鄙虡?biāo)，通過委托加工進行生產(chǎn)，用于內(nèi)部使用或者贈送給客戶等商業(yè)推廣活動，這是正常的商業(yè)行為。如果上專所愿意，也應(yīng)當(dāng)可以把帶有“上?！鄙虡?biāo)的這些商品拿到市場上去銷售。但是，因為有《商標(biāo)法》第19條第4款的規(guī)定，當(dāng)這些商品被拿到市場上銷售之時已經(jīng)與代理服務(wù)無關(guān)，在這些商品上的商標(biāo)注冊就會遇到難以克服的困難。

第19條第4款的規(guī)定首先違背了《巴黎公約》和《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》的要求。因為如前所述，按照這兩個國際公約的規(guī)定，是一定不能以商標(biāo)所使用的商品的原因而拒絕注冊的。其次，這個條款對于注冊能力的限制，僅限于商標(biāo)代理機構(gòu)，不符合法律面前人人平等的原則。

根據(jù)國外經(jīng)驗，根據(jù)國外經(jīng)驗，要解決把申請商標(biāo)注冊并出售注冊商標(biāo)作為一種獨立的經(jīng)營活動的問題，正確的方法只有一個：核準(zhǔn)商標(biāo)注冊之前要求申請人提供已經(jīng)真實使用的證據(jù)。

來源：新浪司法

作者：姚洪軍

編輯：IPRdaily 王夢婷

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