從“IPHONE 商標(biāo)歸中國公司”談起

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來源：IPRdaily

投稿原標(biāo)題：從“IPHONE 商標(biāo)歸中國公司”談起

聲名遠揚的美國蘋果公司在經(jīng)歷業(yè)界聞名案例――與深圳唯冠之“ IPAD 商標(biāo)之爭”后再次被推上風(fēng)口浪尖。

案件回顧：

5月3日，北京市高級人民法院近日終審認定美國蘋果公司在“IPHONE”商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛一案中敗訴，一家中國公司新通天地科技有限公司獲得“IPHONE”第18類商標(biāo)權(quán)歸屬，這也意味著“IPHONE”商標(biāo)可以被用在錢包、小皮夾等商品上。

據(jù)了解，新通天地公司是在2007年9月29日向商標(biāo)局提出注冊“IPHONE”商標(biāo)申請，申請在國際分類第18類仿皮、牛皮、錢包、小皮夾、皮制繩索等商品上使用。商標(biāo)局發(fā)布初審公告后，蘋果公司提出了異議，認為其“IPHONE”商標(biāo)在第9類移動電話機商品上已經(jīng)取得極高的知名度和顯著性，理應(yīng)被認定為馳名商標(biāo)。在此之前的2002年10月18日，蘋果公司已經(jīng)向商標(biāo)局申請注冊“IPHONE”商標(biāo)，核定使用在國際分類第9類計算機硬件、計算機軟件等商品上。

蘋果公司提出異議后，商標(biāo)局經(jīng)審理后作出《“IPHONE”商標(biāo)異議裁定書》，裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。因不服該裁定，蘋果公司隨后向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會提出異議復(fù)審申請。2013年12月16日，商標(biāo)評審委員會作出《關(guān)于第6304198號“IPHONE”商標(biāo)復(fù)議復(fù)審裁定書》，裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。該裁定書指出：蘋果公司用已證明其商標(biāo)知名度的證據(jù)顯示的商標(biāo)使用時間幾乎都在被異議商標(biāo)申請日期之后，不能證明在被異議商標(biāo)申請注冊之前，蘋果公司的商標(biāo)已為公眾熟知，成為馳名商標(biāo)。

之后，蘋果公司不服“被訴裁定”，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，請求判決商標(biāo)評審委員會重新作出復(fù)審裁定。北京一中院經(jīng)審理認為，被異議商標(biāo)的申請注冊未違反2001年商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，故駁回蘋果公司的訴訟請求。蘋果公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。此次，北京高院作出的終審判決認為，維持原判。

對于此案，筆者認為，此案的關(guān)鍵在于確認以下重要節(jié)點：

1．“IPHONE ” 商標(biāo)在第9類商品的使用情況是否已達到中國對于馳名商標(biāo)認定的標(biāo)準(zhǔn)，并取得官方批準(zhǔn)和確認？

2．蘋果公司提供之證據(jù)材料是否能證明被異議商標(biāo)申請日期前，IPHONE商標(biāo)在相關(guān)領(lǐng)域已達到馳名？

3．在此案中所涉及的第9類及第18類商品信息范圍比對情況。

4．跨類保護之必要條件

對于第一點， “IPHONE ” 商標(biāo)在第9類商品的使用情況是否達到馳名商標(biāo)認定的標(biāo)準(zhǔn)？要從馳名商標(biāo)認定的條件及保護規(guī)定來判斷。就其定義來講，馳名商標(biāo)是指在特定區(qū)域內(nèi)為相關(guān)公眾廣為知曉，并享有較高聲譽的商標(biāo)。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第14條的規(guī)定，認定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)同時考慮下列因素：（1）相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度；（2）該商標(biāo)使用的持續(xù)時間；（3）該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（4）該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護的記錄；（5）該商標(biāo)馳名的其他因素。

現(xiàn)在我國馳名商標(biāo)實行“事后認定，被動保護”制度，認定機構(gòu)是商標(biāo)行政主管機關(guān)和人民法院。按照《商標(biāo)法實施細則》的有關(guān)規(guī)定，只有在商標(biāo)注冊、商標(biāo)評審、商標(biāo)使用過程中發(fā)生爭議時，馳名商標(biāo)所有人可以申請馳名商標(biāo)認定機關(guān)認定其商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)。主要通過以下四種途徑：

1．在商標(biāo)異議程序中一并向商標(biāo)局申請認定馳名商標(biāo)。當(dāng)事人認為他人申請注冊的商標(biāo)屬于對其馳名商標(biāo)的注冊申請，并且該注冊申請已經(jīng)商標(biāo)局初步審定并公告。對此，當(dāng)事人可以向商標(biāo)局提出異議，并提交證明其商標(biāo)馳名的有關(guān)證據(jù)材料。由商標(biāo)局對其商標(biāo)是否馳名作出認定。

2．在商標(biāo)爭議程序中一并向國家工商行政管理局商標(biāo)評審委員會申請認定馳名商標(biāo)。當(dāng)事人認為他人申請注冊的商標(biāo)屬于對其馳名商標(biāo)的注冊申請，并且該商標(biāo)已獲準(zhǔn)注冊。對此，當(dāng)事人可依法向商標(biāo)評審委員會請求撤銷該注冊商標(biāo)，當(dāng)事人并應(yīng)提交其商標(biāo)馳名的有關(guān)證據(jù)材料。由商標(biāo)評審委員會對其商標(biāo)是否馳名作出認定。

3．在商標(biāo)侵權(quán)行政處理過程中，向工商行政管理機關(guān)申請認定馳名商標(biāo)。當(dāng)事人認為他人使用商標(biāo)的行為屬于擅自使用其馳名商標(biāo)的行為，可以向案發(fā)地的市（地、州）以上工商行政管理部門提出禁止使用該馳名商標(biāo)的書面申請，并提交其商標(biāo)馳名的有關(guān)證據(jù)材料，經(jīng)省（自治區(qū)、直轄市）工商行政管理部門轉(zhuǎn)送商標(biāo)局。由商標(biāo)局對該商標(biāo)是否馳名作出認定。

4．在商標(biāo)侵權(quán)民事訴訟程序中，申請人民法院依法認定馳名商標(biāo)。人民法院在審理商標(biāo)糾紛案件中，根據(jù)當(dāng)事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的商標(biāo)是否馳名作出認定。

此案中，蘋果公司申請注冊的“IPHONE ”第9類商標(biāo)在此之前并沒有被認定為馳名商標(biāo)的記錄及備案，且提供之證明其商標(biāo)知名度證據(jù)顯示的商標(biāo)使用時間幾乎都在被異議商標(biāo)申請日期之后，不能證明在被異議商標(biāo)申請注冊之前，蘋果公司的商標(biāo)已為公眾熟知，具備成為馳名商標(biāo)的條件，因此并不能享有馳名商標(biāo)之待遇。

另外，對于蘋果公司是否能證明被異議商標(biāo)申請日期前，IPHONE商標(biāo)已達到馳名？正如我國《商標(biāo)法》第14條的規(guī)定，認定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)同時考慮下列因素（1）相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度；（2）該商標(biāo)使用的持續(xù)時間；（3）該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（4）該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護的記錄；（5）該商標(biāo)馳名的其他因素。以上是法律的相關(guān)規(guī)定，在此筆者需要提醒的是，鑒于商標(biāo)的地域性原則，以上證據(jù)的提供須基于中國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生并獲取的，這樣的證明力才最高。其他國家及區(qū)域發(fā)生的證據(jù)材料只可作為參考。

（1）相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度

關(guān)于“相關(guān)公眾”的范圍，根據(jù)我國《馳名商標(biāo)認定和保護規(guī)定》第2條第2款的規(guī)定，“相關(guān)公眾”包括與使用商標(biāo)所標(biāo)示的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費者，生產(chǎn)前述商品后者提供服務(wù)的其他經(jīng)營者以及經(jīng)銷渠道中所涉及的銷售者和相關(guān)人員等。所謂的“知曉程度”，是指相關(guān)公眾對該馳名商標(biāo)的了解或者認識程度。

（2）該商標(biāo)使用的持續(xù)時間

商標(biāo)使用的持續(xù)時間是認定馳名商標(biāo)時需要考慮的另一個重要因素。商標(biāo)持續(xù)使用的程度和地域范圍，是判斷該商標(biāo)是否為相關(guān)公眾所熟知的另一依據(jù)。市場競爭日益激烈，新產(chǎn)品新品牌層出不窮，一個商品或一項服務(wù)只有長時間的不斷出現(xiàn)在消費者的視野，持續(xù)加強與消費者的聯(lián)系及互動，才能與其建立較為牢固的連接，最終獲取消費者的信任及依賴。商標(biāo)也只有使用在商業(yè)運營中才能體現(xiàn)其價值，使其無形財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化為物質(zhì)財富。所以，認定馳名商標(biāo)時，一定要考察該商標(biāo)在特定地域持續(xù)使用的時間。

（3）該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍

商標(biāo)宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍，也從另一方面決定該商標(biāo)在相關(guān)公眾中的知名度。這里的“持續(xù)時間”是指每一次宣傳工作的起始到終止的時間段；“宣傳工作的程度“是指宣傳的質(zhì)量，包括采用何種工具進行的宣傳以及宣傳的方式是否新穎等問題；“宣傳的地理范圍”是指宣傳的范圍有多廣，強調(diào)的是宣傳工作的空間范圍。隨著市場競爭的日趨激烈，生產(chǎn)者和經(jīng)營者越來越重視對其經(jīng)營的產(chǎn)品和和提供的服務(wù)的宣傳，通過電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、報刊等各種媒體的宣傳，提高了產(chǎn)品、服務(wù)以及所使用商標(biāo)在公眾中的知名度。因此，通過考察一個商標(biāo)任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍，就可以比較明確地得知該商標(biāo)在一定區(qū)域內(nèi)公眾的知曉程度。

（4）該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護的記錄

這里強調(diào)的是該商標(biāo)是否曾受到過馳名商標(biāo)的特殊法律保護。受到過馳名商標(biāo)特殊保護的記錄可以作為認定馳名商標(biāo)的參考因素。如該商標(biāo)曾經(jīng)在其他民事糾紛案件中被人民法院認定為馳名商標(biāo)；或該商標(biāo)曾經(jīng)作為馳名商標(biāo)在國外被保護過。該商標(biāo)的所有人可以向認定機關(guān)提供該商標(biāo)曾作為馳名商標(biāo)受保護的有關(guān)證據(jù)材料。

（5）該商標(biāo)馳名的其他因素

這是一彈性條款的規(guī)定。其他因素主要包括：使用該商標(biāo)的商品在國內(nèi)外的銷售情況（銷售量、銷售地區(qū)）；該商標(biāo)在國內(nèi)外的注冊或者使用的情況。等等。

其次，對于此案例中出現(xiàn)的第9類及第18類商品信息申請記錄情況，大家可以清晰地看到，蘋果公司申請注冊的第9類“IPHONE ” 商標(biāo)，核定使用在計算機硬件，計算機軟件等產(chǎn)品上。而被異議方在第18類申請的“IPHONE”商標(biāo)主要集中在仿皮、牛皮、皮制帶子等商品。此兩類商品無論在功能、用途、生產(chǎn)工藝和銷售渠道等方面均存在明顯差異，因此推定到相關(guān)消費者不會被誤導(dǎo)，被異議方在第18類申請的“IPHONE”商標(biāo)也就不存在對蘋果公司的第9類“IPHONE ” 商標(biāo)構(gòu)成損害后果。

再有，此案也明顯涉及到跨類保護的問題，而跨類保護從屬于馳名商標(biāo)項下的特殊保護類型。

跨類保護的特征，就是對在中國注冊的馳名商標(biāo)享有絕對的專用權(quán)，不限于同類商品或者服務(wù)，禁止任何人在任何商品或服務(wù)上注冊和使用。跨類專用權(quán)的行使須符合四個條件：（1）該商標(biāo)為馳名商標(biāo)；（2）該馳名商標(biāo)已在我國注冊（或者已被認定為境外的馳名商標(biāo)）；（3）該馳名商標(biāo)專用權(quán)范圍適用于各類商品或服務(wù)；（4）他人使用該馳名商標(biāo)會誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)所有人的利益可能受到損害。可以看出，對注冊馳名商標(biāo)的保護范圍比相對保護范圍寬，其專用權(quán)具有絕對效力。

根據(jù)《商標(biāo)法》第52條的規(guī)定：“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”的行為，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵害、消除影響、賠禮道歉等民事責(zé)任。　

進入九十年代以來，關(guān)稅貿(mào)易總協(xié)定（世界貿(mào)易組織的前身）多邊貿(mào)易談判制訂的《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（簡稱TRIPS）中對馳名商標(biāo)給予了更大范圍的保護。目前，該協(xié)定已經(jīng)成為世界貿(mào)易組織的最重要法律文件之一。該協(xié)議第十六條第三項規(guī)定：“使用商標(biāo)于與其所注冊之商品或服務(wù)不類似之商品或服務(wù)上，而會引起該等商品或服務(wù)與該注冊商標(biāo)所有人間之聯(lián)想，且該注冊商標(biāo)所有人之利益可因該使用而受到損害，準(zhǔn)用巴黎公約第六條對一之規(guī)定?！边@條規(guī)定彌補了巴黎公約的不足，使對馳名商標(biāo)的保護及于不類似的商品或服務(wù)上。　

另新商標(biāo)法第十三條規(guī)定：“就相同或者類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊并禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用?！?br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>
從以上相關(guān)法律規(guī)定可以看到，跨類保護的先決條件是該商標(biāo)已經(jīng)被證明是馳名商標(biāo)，還有更重要的一點是他人使用該馳名商標(biāo)會誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害。這些要點決定了是否能夠判斷進行跨類保護。

因此對于企業(yè)來說，要想全方位的保護自己的品牌。無外乎兩個途徑：第一，申請全類保護，也就是把品牌在商品服務(wù)分類表上的45個類別都申請注冊，一勞永逸；第二，搜集資料，進行馳名商標(biāo)的申請及認定，以便取得跨類保護的特權(quán)。

以上兩點都涉及企業(yè)到商標(biāo)管理及保護戰(zhàn)略。當(dāng)今知識產(chǎn)權(quán)對企業(yè)的重要性越來越明晰，很多企業(yè)也設(shè)立了自己的知識產(chǎn)權(quán)部門，或者委托代理公司，律所進行管理或咨詢。試想此案中的蘋果公司如在申請第9類商標(biāo)時，也同時在第18類及其他重要類別申請的話，那就遠遠不需要那么多的周折，更不需要花費那么多的時間，精力和成本了。預(yù)防遠遠比臨時應(yīng)對高明。在法律事務(wù)上，尤其如此。

另就筆者多年的行業(yè)經(jīng)驗，商標(biāo)的顯著性的強弱也在爭議案件中占據(jù)了相當(dāng)重要的地位。此案中，“IPHONE ”商標(biāo)為簡單的英文字母商標(biāo)，沒有其他任何的顯著設(shè)計構(gòu)圖，該商標(biāo)之所以為人知曉，完全是基于蘋果公司的行業(yè)聲譽，超前的產(chǎn)品設(shè)計，及技術(shù)性能優(yōu)勢。但就如同普通人一樣，如果能擁有一個有特色，個性的姓名，是否更容易讓他人記憶深刻呢？近期的“FACEBOOK” 案例也進一步說明了此觀點。 FACEBOOK 剛在中國贏得一起商標(biāo)搶注案，北京高院裁定中山一家飲料廠不應(yīng)該在2014年注冊“face book ”商標(biāo)。該公司生產(chǎn)土豆片和罐頭蔬菜等食品。在不提及此案的一些證據(jù)材料的情況下，筆者認為“face book” 這一英文商標(biāo)本身就很具顯著性，雖然face 及 book 在英文中是普通的英文單詞，但組合在一起構(gòu)成也屬罕見。根據(jù)行業(yè)術(shù)語，也可被稱為臆造詞。其顯著性毋庸置疑。

綜上所述，商標(biāo)及品牌是企業(yè)的重要資產(chǎn)，惟有長遠規(guī)劃，進行戰(zhàn)略部署，不忽視或輕視每個步驟環(huán)節(jié), 才能在激烈的商業(yè)競爭中立于不敗之地。

來源：IPRdaily

作者：劉靜

編輯：IPRdaily 彭瑩

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