【以案為例】專利侵權(quán)糾紛訴訟中實現(xiàn)“專利技術(shù)轉(zhuǎn)移”

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在專利侵權(quán)糾紛或者專利侵權(quán)訴訟中，常常會出現(xiàn)當(dāng)事人雙方簽訂和解協(xié)議而解決糾紛或終止訴訟。這種和解協(xié)議主要涉及兩種專利技術(shù)轉(zhuǎn)移：專利實施許可和專利交叉許可。

1 專利侵權(quán)糾紛中達成的專利實施許可

在專利侵權(quán)糾紛中，如果被指控侵權(quán)方發(fā)現(xiàn)自己確實存在侵權(quán)行為，而又需要繼續(xù)使用該專利技術(shù)，為避免侵權(quán)訴訟敗訴的可能，可以與專利權(quán)人協(xié)商來補簽實施許可協(xié)議而達成和解。

對于這種情形下簽訂的專利實施許可協(xié)議，被許可方應(yīng)及時按約定向?qū)＠麢?quán)人支付之前未經(jīng)許可而使用其專利技術(shù)的使用費，否則，非但起不到和解的效用，還有可能導(dǎo)致專利權(quán)人再次提起專利侵權(quán)訴訟或者違約之訴。


【案例】

尹某與邱某、臨江市××助濾劑有限公司專利實施許可合同糾紛一案（（2006）吉民三終字第167號）

上 訴 人：尹某
被上訴人：邱某、臨江市××助濾劑有限公司

【案情簡介】

臨江市××助濾劑廠（以下簡稱助濾劑廠）是私營獨資企業(yè)，領(lǐng)有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，已于2004 年 3月24日注銷，其債權(quán)債務(wù)由臨江市××助濾劑有限公司承擔(dān)。

1990 年 8月1日，尹某向國家專利局申請“粉末狀產(chǎn)品的生產(chǎn)方法及其專用生產(chǎn)裝置”發(fā)明專利。2000 年 1月22日，國家專利局授予尹某ZL90105168.1號專利權(quán)。

2003 年 8月10日，尹某持《關(guān)于解決專利侵權(quán)糾紛的協(xié)議書》到助濾劑廠，該廠會計王某在未經(jīng)法定代表人授權(quán)的情況下在協(xié)議書上加蓋了公章。協(xié)議稱：“甲方：吉林省臨江市××助濾劑廠， 乙方：尹某，甲方在2000 年 10月采用了乙方的專利技術(shù)和年產(chǎn)3000噸硅藻土助濾劑的設(shè)計建成了一座助濾劑廠，并投入工業(yè)化生產(chǎn)，2001 年 7月至2003 年 7月底共生產(chǎn)2800噸產(chǎn)品。2002 年 7月16日乙方到 甲方工廠協(xié)商侵權(quán)事宜未成，于2003 年 7月向長春市中級人民法院起訴。

為解決專利侵權(quán)糾紛，甲 乙雙方在臨江市經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

1.甲方承認未經(jīng)乙方許可使用了乙方的專利技術(shù)和設(shè)計建設(shè)了年產(chǎn)3000噸助濾劑的工廠一座， 甲方承認這是專利侵權(quán)和著作權(quán)侵權(quán)行為，希望乙方撤訴，由雙方協(xié)商解決。

2. 考慮到甲方的實際困難，乙方同意不計收侵權(quán)賠償費，甲方只給付乙方15萬元（不合個人所得稅）—作為專利技術(shù)使用費（不包括擴大的助濾劑生產(chǎn)線）和訴訟費及律師代理費的補償。甲方同意簽約后7日內(nèi)給付乙方5萬元，2003 年底前給付5萬元，2004 年底前給付5萬元；乙方的個人所得稅由甲方負責(zé)繳納。

3. 簽字后，乙方向法院申請撤訴。

4. 簽字后，乙方同意甲方利用現(xiàn)有生產(chǎn)線繼續(xù)生產(chǎn)，但未經(jīng)乙方同意不得私自擴大規(guī)模或向他人轉(zhuǎn)讓，如有此情況發(fā)生將按專利侵權(quán)處理。

5. 在甲方付清費用后，乙方放棄追究甲方侵權(quán)和停止 甲方生產(chǎn)、銷毀設(shè)備以及不準已有產(chǎn)品出廠銷售的權(quán)利。

6. 雙方商定使用費每晚付一日，甲方向乙方繳納日0.3%的滯納金，超過3個月不付清，乙方可以再次追究 甲方的侵權(quán)責(zé)任，由此產(chǎn)生的全部訴訟費用由甲方承擔(dān)。

7. 本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各一份，長春市中級人民法院一份，雙方同意并簽字后生效?！眳f(xié)議簽訂后，助濾劑廠向尹某支付了5萬元。

另，原告尹某于2003 年 7月以專利侵權(quán)糾紛為由起訴助濾劑廠至原審法院，于2003 年 8月11日撤訴。2005 年 8月8日尹某以要求邱某、臨江市××助濾劑有限公司承擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任給付專利技術(shù)使用費 10萬元，違約金10萬元，立即停止專利侵權(quán)行為為由再次訴至原審法院。

【法院判決】

一審法院認為，庭審中尹某無證據(jù)證明被告對其專利侵權(quán)，故由侵權(quán)轉(zhuǎn)為使用費的約定無真實的基礎(chǔ)，因而判決駁回原告尹某的訟請求。

二審法院認為，《關(guān)于解決專利侵權(quán)糾紛的協(xié)議書》系雙方當(dāng)事人真實意思表示，內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強制性、禁止性規(guī)定，該協(xié)議有效。該協(xié)議已由助濾劑廠履行了5萬元，助濾劑廠已注銷，其債權(quán)債務(wù)由臨江市××助濾劑有限公司承擔(dān)，因此應(yīng)由臨江市××助濾劑有限公司按協(xié)議約定給付尹某人民幣10萬元并按合同約定支付違約金，但雙方協(xié)議中約定的日0.3%的違約金過高，應(yīng)予調(diào)整。

原審判決認定事實錯誤，適用法律不當(dāng)。經(jīng)本院 2007 年 5月16日第十三次審判委員會討論決定，依照《民事訴訟法》第153 條第1款第（二）項之規(guī)定，判決如下：

—、撤銷吉林省長春市中級人民法院(2006)長民三重字第5號民事判決；

二、臨江市X X助濾劑有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付尹某人民幣10萬元并給付利息（自2004年12月31日起計算，按中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率計算至給付之日止）。臨江市××助濾劑有限公司如不按期履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

一、二審案件受理費11 020 元由被上訴人臨江市××助濾劑有限公司負擔(dān)。

【評析】

在案例7中，該公司未經(jīng)專利權(quán)人許可擅自使用其專利，在專利權(quán)人第一次提起的專利侵權(quán)訴訟中，雙方達成和解協(xié)議后，專利權(quán)人撤訴。但在隨后的和解協(xié)議履行過程中，該公司未按約定支付使用費，致使專利權(quán)人以合同違約為由提起第二次訴訟，該公司不僅要全額支付使用費，還要承擔(dān)違約責(zé)任。
2 專利侵權(quán)糾紛中達成的專利交叉許可

在專利侵權(quán)糾紛中，被指控侵權(quán)方未必構(gòu)成專利侵權(quán)，但由于專利侵權(quán)訴訟耗時耗力，為盡快定紛止爭，被指控侵權(quán)方從自己儲備的專利中挑選專利或者有直接向第三方購買專利，該專利恰好覆蓋原告的生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品，以此為籌碼，與原告訴稱的侵權(quán)專利達成交叉許可來解決糾紛。

點評：

專利侵權(quán)糾紛訴訟作為解決專利侵權(quán)問題一種直接的方式，往往可以促使專利技術(shù)轉(zhuǎn)移的實現(xiàn)，但我們必須認識到的可以促使，但未必一定。從理論的角度來講，通過訴訟給侵權(quán)人施壓，以更直接的方式完成專利技術(shù)轉(zhuǎn)移是完全可以實現(xiàn)的，但現(xiàn)實中的數(shù)據(jù)并不是太充分，筆者查閱了大量的專利訴訟案例，亦可以看出其中端倪，在此也提醒權(quán)利人：不要僅僅為了訴訟而打，很多事情是可以實現(xiàn)的。

原標題：專利侵權(quán)糾紛訴訟中實現(xiàn)“專利技術(shù)轉(zhuǎn)移”

來源：搜狐《新領(lǐng)導(dǎo)力專利資本化運營平臺》、敬熙

編輯：IPRdaily 彭瑩

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