國內(nèi)企業(yè)專利申請策略的問題與改進

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國內(nèi)企業(yè)專利申請策略的問題與改進

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來源：IPRdaily

作者：宮美玲品源知識產(chǎn)權(quán)

投稿原標題：國內(nèi)企業(yè)專利申請策略的問題與改進

隨著國外愈來愈多的跨國公司運用知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略不斷占領(lǐng)和控制我國市場，也由于我國企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)保護及運用方面尚缺乏前瞻性，導(dǎo)致在我國產(chǎn)品國際市場甚至在國內(nèi)市場上屢屢受挫，幸運的是國內(nèi)企業(yè)紛紛意識到知識產(chǎn)權(quán)的重要性。2015年，我國共受理專利申請279.9萬件，其中發(fā)明專利申請量突破100萬件，達到110.2萬件，同比增長18.7％，連續(xù)5年居世界首位，然而有了如此龐大的專利數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為何國內(nèi)企業(yè)在“出海”過程中，仍困難重重呢？我們的企業(yè)到底該怎樣申請專利呢？

國內(nèi)諸多科技型企業(yè)，每年發(fā)明專利申請量均超過100件，但是仔細閱讀企業(yè)的專利申請文件，不難發(fā)現(xiàn)我國企業(yè)的專利申請文件還是存在諸多弊端。

一、企業(yè)專利存在的主要問題

1.1企業(yè)專利申請策略制定能力不足

專利申請策略不能簡單的看企業(yè)申請專利的數(shù)量，而是要看申請專利的類型，佳能公司知識產(chǎn)權(quán)之父丸島儀一先生曾形成地將專利類型分別進攻型專利、防守型專利。

防守型專利，其主旨在于保護企業(yè)核心競爭力的技術(shù)，進攻型專利則以防守型專利為中心設(shè)置參與事業(yè)的壁壘，包括企業(yè)在用的非核心技術(shù)，也包括企業(yè)不用但是競爭對手可能使用的技術(shù)。

縱觀國內(nèi)企業(yè)申請專利，其專利申請大多是針對企業(yè)的在售產(chǎn)品或者預(yù)售產(chǎn)品。即通常僅僅對企業(yè)的核心技術(shù)進行了專利保護，而對非核心技術(shù)則保護力度欠弱。

企業(yè)的專利工程師不禁會問“為什么我們要花錢對我們不用的技術(shù)申請專利呢？”。專利主旨在于“排他權(quán)”，而非“實施權(quán)”。專利僅僅是保護技術(shù)的一個工具，產(chǎn)品需要通過專利這個工具合法地進入市場，同時盡可能多地將競爭對手從該市場內(nèi)排除出去。防守型專利的主要目的在于保證產(chǎn)品合法進入市場，而進攻型專利的主要目的就是排除市場內(nèi)的競爭對手。

進攻型專利不僅包括替代技術(shù)方案，還包括涉及到該產(chǎn)品的周邊產(chǎn)品的技術(shù)方案。

替代技術(shù)方案也叫設(shè)置“參與事業(yè)壁壘”，簡言之，就是設(shè)置競爭對手參與市場的壁壘。

一個產(chǎn)品的技術(shù)方案為A+B，而技術(shù)方案C所達到的技術(shù)效果可以替代技術(shù)方案B，企業(yè)在申請專利時，將產(chǎn)品的保護范圍僅僅針對了A+B。故而競爭對手采用了A+C的技術(shù)方案同樣也進入了相同的市場，倘若在申請專利階段，企業(yè)同時將A+C的技術(shù)方案進行專利申請，那么競爭對手將無法進入該市場。

另外，企業(yè)運營過程其實是一個產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售、售后的循環(huán)周期，企業(yè)在對產(chǎn)品設(shè)置了足夠多的“參與事業(yè)壁壘”，僅僅只能說完善了制造階段和銷售階段的保護力度，而在售后階段保護力度則尤顯不足。以噴墨打印機為例，噴墨打印機的耗材之一的墨盒（墨盒屬于噴墨打印機的周邊產(chǎn)品）消費使用率較高，企業(yè)在申請專利階段，就同時對打印機的耗材（墨盒結(jié)構(gòu)、形狀、墨盒內(nèi)部存儲的墨水）也申請了專利保護，那么其它企業(yè)（包括競爭對手以外的零件生產(chǎn)企業(yè)）則不能生產(chǎn)、銷售適用于該打印機的墨盒。此種方式不僅避免除競爭對手之外的企業(yè)參與到產(chǎn)品的售后階段，企業(yè)同時獲得了售后階段的利潤。

1.2專利代理人參與度不夠

國內(nèi)很多企業(yè)在申請專利過程中，因企業(yè)規(guī)?；蛘咂髽I(yè)內(nèi)部的專利代理人數(shù)量的限制，往往需要與專利代理機構(gòu)合作，合作方式不外乎是：企業(yè)內(nèi)部的研發(fā)人員準備技術(shù)交底材料，代理人在詳細閱讀交底材料之后撰寫申請文件，將撰寫完成的申請文件發(fā)送至企業(yè)內(nèi)部的專利工程師，待專利工程師審核通過后，再由代理機構(gòu)上報至國家知識產(chǎn)權(quán)局。整個代理過程中，專利代理人一直處于一個被動的地位，通常這樣的專利僅僅能很完善地保護技術(shù)交底材料提供的單個技術(shù)方案或一個產(chǎn)品，然而并不能很好地保護一個完整的技術(shù)思路。

一個較好的權(quán)利要求書通常采用金字塔形式撰寫而成，金字塔底部一定是必要技術(shù)特征，底部向上的技術(shù)特征則為優(yōu)化技術(shù)特征。

從技術(shù)層面上說，企業(yè)的研發(fā)人員是“專家”，研發(fā)人員具有較完備的背景技術(shù)，并且對技術(shù)本身具有一定的前瞻性，但是不能完全區(qū)別或者理解哪些是必要技術(shù)特征，哪些是非必要技術(shù)特征，而代理人僅僅是法律方面的專家，雖然能夠理解必要技術(shù)特征的含義，但是在因背景技術(shù)方面較欠缺的，在代理人與研發(fā)人員無溝通交流的情況下，即使能夠理解必要技術(shù)特征的含義，但是并不能準確或者完全準確地區(qū)分交底材料中哪些是必要技術(shù)特征，哪些是非必要技術(shù)特征。在不能區(qū)分必要技術(shù)特征和非必要技術(shù)特征的情況撰寫的申請文件容易出現(xiàn)兩個極端的問題：保護范圍太大（記載的必要技術(shù)特征很少）和保護范圍太?。ò诉^多的非必要技術(shù)特征），保護范圍太大導(dǎo)致的后果是，出現(xiàn)不能解決技術(shù)問題的技術(shù)方案，或者技術(shù)方案記載不完整，這種情況不利于專利申請的授權(quán)，保護范圍太小導(dǎo)致的后果是，排他性大大降低，沒有達到排除競爭對手的效果。

1.3企業(yè)內(nèi)部專利工程師審核能力較弱

目前國內(nèi)很多企業(yè)內(nèi)部設(shè)置有專利工程師，但是專利工程師的水平較低，有的甚至停留在檢查錯別字的階段，專利代理人撰寫了一個比較好專利申請文件，企業(yè)內(nèi)部的專利工程師進行審核，因有時無法完全理解代理人撰寫每條權(quán)利要求的意圖，進而出現(xiàn)的一個現(xiàn)象就是，將代理人保護范圍較大的權(quán)利要求書修改為授權(quán)率較大的權(quán)利要求書，眾所周知，專利申請的授權(quán)率與專利本身保護范圍通常成反比，授權(quán)率越高的專利申請，其本身的保護范圍極小，保護范圍越小，其專利申請本身的排他性也就相對弱化。

1.4合同約束力較弱

這個問題主要存在于合作研發(fā)項目中，很多企業(yè)在制定委托開發(fā)、合作研發(fā)的合同時，對研發(fā)目的、研發(fā)期限、研發(fā)資金有明確的合同條款，但是對研發(fā)成果（專利申請的申請人）的歸屬問題，合作協(xié)議中合同條款確實模棱兩可，稍微仔細推敲一下合作協(xié)議，就發(fā)現(xiàn)存在有諸多對企業(yè)不利的條款。對于科技型企業(yè)，尤其是中小型科技企業(yè)，在合作過程中往往注重合作經(jīng)費，而忽略了對方可能會竊取研發(fā)成果的“陷阱”，一旦對方按照合作協(xié)議書成功竊取了研發(fā)成果，那科技型企業(yè)就得不償失了，因為訂單有可能都會被也一起竊走。

二、企業(yè)專利保護能力的策略

2.1充分發(fā)揮專利代理人的專業(yè)能力

企業(yè)在制定專利戰(zhàn)略前，專利代理人或者企業(yè)內(nèi)部的專利工程師應(yīng)參與專利戰(zhàn)略的制定。首先研發(fā)人員與專利代理人（專利工程師）合作，進行完整的現(xiàn)有技術(shù)檢索，準確界定現(xiàn)有技術(shù)以及企業(yè)自身的發(fā)明創(chuàng)造，進行專利的新穎性和創(chuàng)造性的判斷，明確專利戰(zhàn)略制定的目標，克服了企業(yè)專利申請策略制定能力不足的缺陷。

申請專利階段，因為有了戰(zhàn)略制定階段的充分交流，專利代理人（專利工程師）已經(jīng)掌握了發(fā)明創(chuàng)造的背景技術(shù)甚至掌握了發(fā)明創(chuàng)造要解決的技術(shù)問題，在申請階段，研發(fā)人員與專利代理人（專利工程師）交流的主要目的是分析、提取技術(shù)方案的必要技術(shù)特征，同時啟發(fā)、引導(dǎo)研發(fā)人進一步挖掘、開拓、創(chuàng)造其它可能的技術(shù)方案，在原有的發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)的基礎(chǔ)上，進行二次創(chuàng)造，以擴大發(fā)明創(chuàng)造的排他性。

并對發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案進行分類，將哪些技術(shù)方案設(shè)定為防守型專利申請，哪些技術(shù)方案設(shè)定為進攻型專利申請，在資金允許的情況下甚至還可以設(shè)置迷惑型專利，迷惑型專利可以理解為為了不讓競爭對手清楚地掌握企業(yè)技術(shù)發(fā)展的動向，故意將企業(yè)并不需要的技術(shù)申請專利，以迷惑競爭對手，迷惑型專利不是為了授權(quán)，也不怕被駁回或無效，而是出于技術(shù)競爭的需要，例如準備不太成熟的專利申請甚至可以是虛假專利申請，迷惑型專利或有真有假、或虛虛實實，旨在提供虛假情報，使競爭對手誤認為企業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域已居領(lǐng)先地位，從而放棄該技術(shù)領(lǐng)域的研制計劃或投資，或者申請一些與本企業(yè)研究方向無關(guān)或者相反的專利，轉(zhuǎn)移競爭對手的視線或注意力，迷惑對手，造成判斷以及開發(fā)決策失誤。

專利代理人（專利工程師）參與專利目標的制定、專利文件的撰寫、申請文件的申報、申請文件的答復(fù)的過程，在有了前期的參與工作之后，其申請文件的實質(zhì)審查階段，專利工程師（代理代理人）能夠較清晰界定本申請與對比文件的區(qū)別技術(shù)特征，從而獲得最有效的專利保護范圍，甚至于在后續(xù)的專利運用過程中，例如涉及到專利維權(quán)事務(wù)，專利代理人都可以較準確地做出有益于企業(yè)的決策。

2.2培養(yǎng)專業(yè)的專利工程師

在企業(yè)與代理機構(gòu)合作的情況下，需要提高企業(yè)內(nèi)部專利工程師的審核能力，專利工程師不能只是簡單的找出專利申請文件的形式錯誤，更重要的是找出申請文件的實質(zhì)形式錯誤，不得不說，很多代理機構(gòu)內(nèi)，專利代理人未經(jīng)過嚴格的培訓(xùn)就直接進行申請文件的撰寫，此種現(xiàn)象在國內(nèi)普遍存在，如何識別一個申請文件的質(zhì)量呢？這就需要專利工程師具有“火眼金睛”的能力，企業(yè)內(nèi)部的專利工程師至少應(yīng)具備識別必要技術(shù)特征和非必要技術(shù)特征的能力，這個能力關(guān)系到整個申請文件的保護范圍。如何獲得此種能力呢？方法有很多，例如閱讀已有授權(quán)的發(fā)明專利的文件，從背景技術(shù)開始閱讀，然后針對背景技術(shù)思考獨立權(quán)利要求記載的技術(shù)方案，培養(yǎng)一種專利思維模式，有條件的情況下，企業(yè)甚至可以將專利工程師派遣送至長期合作的代理機構(gòu)進行學(xué)習(xí)和深造。當然，如果能夠聘請到有專利代理經(jīng)驗的專利代理人或?qū)彶閱T擔任工程師就更好了。

2.3加強對合同的審核

在制定合作開發(fā)合同或者委托開發(fā)合同時，除了邀請法律專業(yè)人士參與之外，最好也邀請專利工程師的參與，尤其是對研發(fā)成果的歸屬問題進行合同條款限定，避免研發(fā)成果被合法竊取。

三、結(jié)語

在全新的知識經(jīng)濟時代，企業(yè)之間的競爭也變得更加激烈，這些競爭歸根到底就是核心技術(shù)的競爭，也是知識的競爭，我國的企業(yè)應(yīng)該提供技術(shù)開發(fā)能力、知識產(chǎn)權(quán)充分的理解和運用能力，不斷完善企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，培養(yǎng)知識產(chǎn)權(quán)人才，另外借鑒國外企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)保護的先進方略，才能在市場上占據(jù)一席之地，為企業(yè)贏得先機，賺取利潤，在經(jīng)濟全球化的國際競爭中不斷發(fā)展壯大。

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來源：IPRdaily

作者：宮美玲品源知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily 彭瑩