專利行政訴訟的方向性失誤-努力證明創(chuàng)造性

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原標(biāo)題： 專利天下：專利行政訴訟的方向性失誤-努力證明創(chuàng)造性

有一句話，叫做“方向比努力更重要”。方向錯了，再怎么努力也是白費勁；方向偏了，再怎么努力也是“事倍功半”。

在專利業(yè)務(wù)中，“方向也比努力重要”。由于專利業(yè)務(wù)涉及程序多，包括在專利審查程序、復(fù)審程序、無效宣告程序、專利權(quán)評價報告復(fù)議程序、專利侵權(quán)一審程序、專利侵權(quán)二審程序、專利侵權(quán)再審程序、專利行政訴訟一審程序、專利行政訴訟二審程序、專利行政訴訟再審程序。每個程序有其要解決的重點問題，針對要解決的重點問題不同，律師及當(dāng)事人努力的方向當(dāng)然也要有所區(qū)別了。

專利侵權(quán)訴訟基本流程圖

在相應(yīng)的階段，如果努力的方向偏離該階段的重點問題，輕者“事倍功半”，重者“南轅北轍”。

【案例一：專利行政訴訟關(guān)注創(chuàng)造性】

在一件專利行政訴訟案件中，在專利權(quán)人委托專利天下處理之前，專利權(quán)人（也是發(fā)明人）對專利法及專利涉及的技術(shù)研究了很久很久；針對無效宣告程序中涉及的證據(jù)，專利權(quán)人提供給專利天下的一份長達28頁的分析文件；在該分析文件中，專利權(quán)人圍繞專利新穎性和創(chuàng)造性問題，從各個方面進行了詳細分析。

專利天下對著專利權(quán)人，只能呵呵了。

在專利行政訴訟中，雖然解決的是專利復(fù)審委員會對涉及專利創(chuàng)造性的問題；但專利行政訴訟中，審理法院才不管無效程序中提出的12份證據(jù)，更不關(guān)心12份證據(jù)涉及的具體技術(shù)及技術(shù)細節(jié)；從某種意義上講，審理法院對于涉及專利是否具有創(chuàng)造性，是否符合專利法的規(guī)定也并不關(guān)心。

法院只關(guān)心一件事：就是“無效決定書是否合法”。

如果律師或者專利權(quán)人還沉醉于無效宣告程序中新穎性或創(chuàng)造性問題，至少屬于“事倍功半”的情形；不僅該翻案的未翻案，不該翻案的當(dāng)然也不會翻案。 

這個案例告訴我們，了解專利業(yè)務(wù)中每個程序中的重點問題，針對該重點問題進行努力，才能解決問題，達到“事半功倍”。

【案例二：有觀點無支撐】

在某一專利無效案件中，專利權(quán)保護的主題為一種設(shè)備，該設(shè)備擁有一件動力部件，兩個執(zhí)行部件，一個動力部件驅(qū)動兩個執(zhí)行部件。而對比文件中公開的技術(shù)方案中，有兩個動力部件，二個執(zhí)行部件，兩個動力部件分別與兩個執(zhí)行部件一一對應(yīng)并驅(qū)動執(zhí)行部件進行工作；根據(jù)此案無效宣告決定，最終基于不具有創(chuàng)造性宣告該專利全部無效。

通過查看該無效宣告決定書，專利權(quán)方可能從直覺上認為本專利與對比文件不同，其具體理由也僅從兩個方面分析：一是從最終功能效果上，論述二者不同，二是從具體產(chǎn)品上分析二者的區(qū)別。殊不知，這兩個方面均與技術(shù)方案的創(chuàng)造性無關(guān)。專利權(quán)方的努力也屬于“事倍功半”。

專利天下認為：如果能從技術(shù)方案本身展開論述，并基于技術(shù)方案的技術(shù)特征上分析二者的區(qū)別，結(jié)果還是不一定的！

如上所述，在專利業(yè)務(wù)中，專利權(quán)創(chuàng)造性是一個核心且關(guān)鍵的問題。而創(chuàng)造性問題的關(guān)鍵在于“非顯而易見性”。不可否認，“非顯而易見性”是一個主觀性問題，雖然專利審查指南明確規(guī)定以“三步法”為主要的判斷方式，還規(guī)定了一系列的輔助判斷方法，但也無法使“非顯而易見性”更加主觀。因此，在涉及“非顯而易見性”判斷時，僅僅提出“非顯而易見”或“顯而易見”，雙方僅爭論“是”與“否”的問題，并不能解決問題，也無法改變裁判者的“先入之見”。

真正的業(yè)務(wù)高手可不能僅僅提出“是”或“否”的觀點，還要針對“是”或“否”找出支撐，甚至要通過“鋪墊”、“烘托”、“突破口”或其他方式改變裁判者的“先入之見”；在專利業(yè)務(wù)中，還有一個特殊之外，就是專利涉及的問題很多屬于技術(shù)問題，而裁判者并不屬于本領(lǐng)域的技術(shù)人員，讓裁判者明白本領(lǐng)域技術(shù)人員“自然而然”的常識本身就是一個難題，因此，讓裁判者理解技術(shù)也是業(yè)務(wù)高手要考慮的重要問題。

最后，小編想說的是，專利業(yè)務(wù)不同階段，正確的方向比努力更重要！

僅供參考！

來源：專利天下

作者：李兆嶺

編輯：IPRdaily 趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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