一名專利律師眼中的專利權(quán)評價報告

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來源：IPRdaily

作者：左殿勇 廣東普羅米修律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：專利律師眼中的專利權(quán)評價報告

我國專利申請量已經(jīng)連續(xù)5年居世界首位，我國法院每年審理的專利侵權(quán)案的數(shù)量也名列世界前茅。另外，隨著知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)化的深入，以專利權(quán)為重要組成部分的技術(shù)轉(zhuǎn)讓活動正在快速發(fā)展，這其中都大量涉及我國的實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)。因此，客觀科學(xué)地評價專利權(quán)就是知識產(chǎn)權(quán)工作人員不得不面對的重要問題，而專利權(quán)評價報告可以作為評價專利權(quán)的初步證據(jù)。

我國的專利權(quán)評價報告制度（實用新型檢索報告制度）與我國實用新型專利制度以及外觀設(shè)計專利制度密不可分，按照中國專利法規(guī)定，實用新型和外觀設(shè)計專利申請經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，即可獲得授權(quán)。這一規(guī)定有利于節(jié)約專利行政資源，也與我國科技發(fā)展水平相適應(yīng)。但也造成了相當(dāng)比例不符合專利法規(guī)定授權(quán)條件的實用新型和外觀設(shè)計專利申請被授予專利權(quán)。專利權(quán)評價報告制度在于彌補這方面的不足，一方面可提高社會公眾對實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)公示性的信賴，另一方面也有利于幫助司法機關(guān)和行政機關(guān)處理專利侵權(quán)糾紛案件。

按照2001年《專利法》第57條的規(guī)定，專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報告。另外，與上述專利法配套的《專利法實施細(xì)則》第55條和第56條對實用新型專利檢索報告的請求和作出方式進行了具體規(guī)定。這是中國實用新型檢索報告制度的法律依據(jù)，也是后來專利權(quán)評價報告制度的起源。按照2001年的《專利法》的規(guī)定，檢索報告只針對實用新型專利，而同樣未經(jīng)實質(zhì)審查的外觀設(shè)計專利并不在此列。而且，專利檢索報告通常僅對實用新型專利是否具有新穎性和創(chuàng)造性進行評價，對其是否符合專利法實施細(xì)則所列舉的其他可作為宣告實用新型專利權(quán)無效的規(guī)定則不予評價。

2009年的《專利法》第61條的規(guī)定，專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型專利或者外觀設(shè)計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人出具由國務(wù)院專利行政部門對相關(guān)實用新型或者外觀設(shè)計進行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報告，作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。按照上述規(guī)定，2009年《專利法》將專利專利權(quán)評價報告的范圍延伸至外觀設(shè)計專利，并且，幾乎所有可用于宣告實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)無效的理由（除專利法第20條第1款規(guī)定的保密審查制度之外），例如說明書是否公開充分，權(quán)利要求是否清楚，是否缺少必要技術(shù)特征，修改是否超范圍等等都可被納入專利權(quán)評價報告的評價范圍，基本相當(dāng)于要對涉案專利進行一次實質(zhì)審查。

按照《專利法實施細(xì)則》第56條第1款的規(guī)定，授予實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)的決定公告后，專利法第六十條規(guī)定的專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以請求國務(wù)院專利行政部門作出專利權(quán)評價報告。2010年的《專利審查指南》第5部分第10章對此作出了更為細(xì)致的規(guī)定。

1、專利權(quán)評價報告的請求主體

按照上述規(guī)定，專利權(quán)人當(dāng)然可以提起專利權(quán)評價報告的請求程序，并且當(dāng)專利權(quán)人為多個時，部分專利權(quán)人也可以啟動請求程序。另外，有權(quán)提起請求程序的利害關(guān)系人則包括獨占許可合同的被許可人，還包括由專利權(quán)人授予起訴權(quán)的排他許可以及普通許可的被許可人。但按照現(xiàn)行法律規(guī)定，作為專利侵權(quán)訴訟的被告方是無權(quán)提起專利權(quán)評價報告的請求程序的，社會公眾更無權(quán)提起。

在沒有評價報告的情況下，被控侵權(quán)方或者社會公眾如果想了解相關(guān)專利權(quán)的穩(wěn)定性，只能自行或者委托專利檢索機構(gòu)進行檢索分析。

2、專利權(quán)評價報告針對的客體

權(quán)利人只能針對已經(jīng)授權(quán)的實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)提起專利權(quán)評價報告的請求，即使該專利已經(jīng)終止或者被放棄。

但對已被專利復(fù)審委員會宣告全部無效的實用新型專利或者外觀設(shè)計專利提起專利權(quán)評價報告的請求，則視為未提出。另外，對被專利復(fù)審委員會宣告部分無效的實用新型專利或者外觀設(shè)計專利提起專利權(quán)評價報告的請求，仍然可以得到受理。

3、專利權(quán)評價報告的做出和更正

專利法實施細(xì)則規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局在收到專利權(quán)評價報告請求后兩個月內(nèi)作出專利權(quán)評價報告，該時間的起算點從收到合格的專利權(quán)評價報告請求書和繳足請求費的時間中較晚的時間作為起算時間，以專利權(quán)評價報告的正式發(fā)文日作為評價報告的作出時間。這期間，審查員會對涉案專利進行詳細(xì)的檢索分析，并填寫專利權(quán)評價報告。

權(quán)利人或利害關(guān)系人如認(rèn)為專利權(quán)評價報告有錯誤，或者其所得出的相關(guān)結(jié)論對自己不利，可以在收到專利權(quán)評價報告后兩個月內(nèi)請求國家知識產(chǎn)權(quán)局予以更正，可更正的錯誤包括明顯的適用法律錯誤和明顯的事實認(rèn)定錯誤等。有時，權(quán)利人及其啟動更正程序是非常必要的，因為如果評價報告對權(quán)利要求技術(shù)特征的解釋錯誤，以致讓法官認(rèn)為權(quán)利要求的技術(shù)特征和被控產(chǎn)品的不同，則會做出錯誤的侵權(quán)判定，損害權(quán)利人的利益。

更正程序需要以意見陳述的方式做出，這有點類似于發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查程序，但又有很大不同，因為在發(fā)明專利的實質(zhì)審查程序中，申請人可以修改權(quán)利要求書和說明書，更正程序則不允許權(quán)利人對專利文件做出任何修改，甚至連專利無效程序中那種簡單的刪除和合并權(quán)利要求的修改都不允許。

4、專利權(quán)評價報告的查詢

專利權(quán)評價報告制度很大程度上是為了提高社會公眾對專利權(quán)公示性的信賴，因此，允許公眾登錄中國專利查詢系統(tǒng)進行查閱。

按照國家知識產(chǎn)權(quán)局《施行修改后的專利法的過渡辦法》第2條的規(guī)定，修改前的專利法的規(guī)定適用于申請日在2009年10月1日前 的專利申請以及根據(jù)該專利申請授予的專利權(quán)；修改后的專利法的規(guī)定適用于申請日在2009年10月1日以后的專利申請以及根據(jù)該專利申請授予的專利權(quán)。

再根據(jù)《施行修改后的專利法實施細(xì)則的過渡辦法》第2條的規(guī)定，修改前的專利法實施細(xì)則的規(guī)定適用于申請日在2010年2月1日前的專利申請以及根據(jù)該專利申請授予的專利權(quán)；修改后的專利法實施細(xì)則的規(guī)定適用于申請日在2010年2月1日以后的專利申請以及根據(jù)該專利申請授予的專利權(quán)。

由于《專利法》和《專利法實施細(xì)則》存在上述時間差，對于申請日在2009年10月1日至2010年2月1日之間的實用新型和外觀設(shè)計專利，權(quán)利人請求國家知識產(chǎn)權(quán)局做出的《專利權(quán)評價報告》，公眾無法通過中國專利查詢系統(tǒng)進行查閱。但對于申請日在2010年2月1日之后的實用新型和外觀設(shè)計，權(quán)利人請求國家知識產(chǎn)權(quán)局做出的《專利權(quán)評價報告》任何公眾均可通過中國專利查詢系統(tǒng)進行查閱。

另外，對于申請日在2009年10月1日之前的實用新型專利，因為需要適用舊專利法，權(quán)利人只能請求做出實用新型專利檢索報告，公眾也不能通過中國專利查詢系統(tǒng)查閱該檢索報告。

對于申請日在2009年10月1日之前的外觀設(shè)計專利，由于舊專利法缺少相關(guān)法律規(guī)定，權(quán)利人不能請求做出專利檢索報告或者專利評價報告。

1、專利權(quán)評價報告的積極作用

不可否認(rèn)，專利權(quán)評價報告對公眾認(rèn)識實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)穩(wěn)定性的提供了很好的依據(jù)，其發(fā)揮的作用也越來越廣泛。例如，當(dāng)權(quán)利人申請實用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)海關(guān)備案時，按照中華人民共和國海關(guān)關(guān)于《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》的實施辦法第7條的規(guī)定，權(quán)利人應(yīng)當(dāng)提供專利權(quán)評價報告。當(dāng)權(quán)利人向?qū)＠姓块T申請?zhí)幚韺嵱眯滦秃屯庥^設(shè)計專利侵權(quán)糾紛時，按照《專利行政執(zhí)法辦法》第9條的規(guī)定，專利行政部門也可以要求權(quán)利人提供專利權(quán)評價報告。另外，如今的知識產(chǎn)權(quán)糾紛還呈現(xiàn)線上化的趨勢，權(quán)利人如果通過阿里巴巴、天貓、京東等電商平臺投訴實用新型或外觀設(shè)計專利侵權(quán)，電商平臺通常也將評價報告作為一個受理投訴的必要條件。

更重要的是，專利權(quán)評價報告也為司法機關(guān)也提供了極大的便利，如果專利權(quán)評價報告認(rèn)為涉案專利權(quán)穩(wěn)定，即使被告在答辯期之內(nèi)提起了無效宣告程序，法院也不傾向于中止案件的審理，除非被告發(fā)現(xiàn)了明顯的可以動搖涉案專利權(quán)的證據(jù)。而且，有經(jīng)驗的法官根據(jù)專利權(quán)評價報告還能相對客觀地確定涉案實用新型專利的發(fā)明點，和本領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)的狀況，以及涉案外觀設(shè)計專利相對于現(xiàn)有設(shè)計做出貢獻的設(shè)計特征，外觀設(shè)計的設(shè)計空間等，從而做出合理的侵權(quán)判定。另外，如果有專利權(quán)評價報告認(rèn)為涉案專利權(quán)穩(wěn)定，在侵權(quán)成立的情況下，法官在確定賠償數(shù)額時，也往往更加有利于權(quán)利人。

2、對專利權(quán)評價報告的結(jié)論“不可全信”

首先，即使專利權(quán)評價報告認(rèn)定涉案專利權(quán)穩(wěn)定，也不代表專利權(quán)就一定有效。

因為專利檢索不能窮盡所有客觀存在的證據(jù)，專利權(quán)評價報告的結(jié)論也只是建立在審查員所確定的檢索要素基礎(chǔ)之上的，窮盡所有客觀存在證據(jù)的檢索也是不可能的。雖然國家知識產(chǎn)權(quán)局有著豐富的檢索資源，但檢索范圍也基本僅限于出版物公開的現(xiàn)有技術(shù)，基本不對使用公開的現(xiàn)有技術(shù)和以其他方式公開的現(xiàn)有技術(shù)進行檢索。而當(dāng)涉及專利訴訟時，被告方通常會用盡洪荒之力搜集證據(jù)，由于他們從事相同的領(lǐng)域，可能比審查員還更了解現(xiàn)有技術(shù)。搜集證據(jù)的途徑也更加多樣，除了專利文獻期刊雜志等出版物所公開的現(xiàn)有技術(shù)外，他們可能還知道涉案專利產(chǎn)品在申請日之前的廣告和銷售情況，參展情況，相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站對新產(chǎn)品上市的報道情況等等，這些證據(jù)往往會給涉案專利權(quán)以致命的打擊。因此，對于很多專利權(quán)，雖然專利權(quán)評價報告未發(fā)現(xiàn)不符合授權(quán)條件的缺陷，但卻在專利無效程序中被宣告無效。

其次，即使專利權(quán)評價報告認(rèn)定涉案專利權(quán)不穩(wěn)定，也不代表專利權(quán)就一定能被宣告無效。

專利權(quán)評價報告程序不同于發(fā)明專利的實質(zhì)審查程序，在實質(zhì)審查程序中，申請人可以和審查員充分溝通交流，通過提供意見陳述和參考資料等方式幫助審查員理解現(xiàn)有技術(shù)，從而充分理解發(fā)明的技術(shù)背景，進而對發(fā)明的實質(zhì)性特點以及發(fā)明的有益效果做出更準(zhǔn)確的認(rèn)定。而在專利權(quán)評價報告程序中，由于請求人和權(quán)利人沒有充分溝通，就可能存在由于審查員認(rèn)定事實不清楚，而得出專利權(quán)不穩(wěn)定結(jié)論的情況。如果處理得當(dāng)，這種由于審查員認(rèn)定事實不清楚而得出的錯誤結(jié)論，有可能會被隨后發(fā)生的專利無效宣告程序予以糾正。

另外，值得一提的是，由于在專利權(quán)評價報告程序中，請求人沒有機會修改權(quán)利要求，但在專利無效程序中，專利權(quán)人可以刪除或合并的方式修改權(quán)利要求。因此，可以通過在無效程序中修改權(quán)利要求書，克服評價報告所指出的缺陷。例如，評價報告認(rèn)為，權(quán)利要求1所請求保護的技術(shù)方案A不具有創(chuàng)造性；權(quán)利要求2所請求保護的技術(shù)方案A+B不具有創(chuàng)造性；權(quán)利要求3所請求保護的技術(shù)方案A+C不具有創(chuàng)造性。進而得出全部權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。如果進入專利無效程序，請求人提供的對比文件和專利權(quán)評價報告相同，此時，專利權(quán)人就可以對權(quán)利要求進行修改，刪除原權(quán)利要求1，合并原權(quán)利要求2、3，得到A+B+C的技術(shù)方案。這是一個新的技術(shù)方案，在不存在其他缺陷的情況下，該新的技術(shù)方案就有可能被認(rèn)定為具有創(chuàng)造性，從而克服評價報告所指出的缺陷。

3、專利權(quán)評價報告只是評價專利權(quán)穩(wěn)定性的初步證據(jù)

《專利法》第三次修訂導(dǎo)讀這樣解釋，專利權(quán)評價報告既不是行政決定，也不是對專利權(quán)有效性的正式判斷，只是國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的關(guān)于實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)穩(wěn)定性的證據(jù)。專利權(quán)是否有效，只能由無效程序來確定。這一解釋是目前我所見到的對專利權(quán)評價報告所做出的最令人信服的說明。

實際上，客觀評價一項專利權(quán)是一件非常困難的工作，因為影響專利權(quán)價值既有技術(shù)因素，又有法律因素，還有市場因素等。專利權(quán)評價報告只能作為社會公眾對一項實用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)穩(wěn)定性的初步判斷。

來源：IPRdaily

作者：左殿勇 廣東普羅米修律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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