中國的職務發(fā)明制度的狀況以及代表性案例

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原標題：中國的職務發(fā)明制度的狀況以及代表性案例

我國《專利法》第六條確定了我國職務發(fā)明的歸屬原則。但追溯起來，專利法的規(guī)定并不是最早的。我國職務技術成果已經(jīng)形成了以合同法為核心，以“職責標準”為主。“資源標準”為輔，有條件的“約定優(yōu)先”的統(tǒng)一的立法體系。但是，并沒有具體的法規(guī)來明確職務發(fā)明制度。目前，國家知識產(chǎn)權局正在制定職務發(fā)明條例，將以此為基礎確定中國的職務發(fā)明制度。

職務發(fā)明條例的起草過程

職務發(fā)明的糾紛代表性案例

3M中國有限公司、張偉鋒與3M創(chuàng)新有限公司職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人獎勵、報酬糾紛案（2014）滬高民三（知）終字第120號。

原告請求判令：

1、確認兩被告共同侵犯了原告的職務發(fā)明報酬權；

2、兩被告共同支付原告2010年職務發(fā)明報酬200萬元，2011年、2012年職務發(fā)明報酬共計240萬元；

3、兩被告共同支付原告上述職務發(fā)明報酬延遲支付的同期銀行貸款利息暫計236，827.58元（自2011年1月4日至2013年10月15日止）；  

4、兩被告共同支付原告因本案支出的律師費及合理調(diào)查費用計1萬元

被告3M中國公司辯稱：    

1、3M中國公司不是涉案專利權人，故不是《專利法》規(guī)定的職務發(fā)明獎勵、報酬的支付義務主體；  

2、即使原告有權獲得職務發(fā)明獎勵、報酬，也應優(yōu)先適用“3M中國職務發(fā)明獎金計劃”；  

3、涉案專利主要發(fā)明創(chuàng)造在國外完成，原告沒有作出實質(zhì)性貢獻，故《專利法》及《中華人民共和國專利法實施細則》（以下稱《實施細則》）對本案不適用，應適用美國法律；

4、原告的獎勵、報酬主張沒有事實依據(jù)。因此，請求駁回原告的全部訴訟請求。

雙方爭議焦點：

A、關于本案是否適用中國法。

B、關于張偉鋒是否有權請求職務發(fā)明報酬，并且應該向3M中國公司請求，還是應該向3M創(chuàng)新有限公司請求。

C、關于職務發(fā)明報酬數(shù)額如何計算。

法院認為：

A 關于本案是否適用中國法。

發(fā)明創(chuàng)造的完成地，并非要求該發(fā)明的整體技術方案及其各個部分均在某地完成，其中部分技術貢獻的完成地，也應當認定為發(fā)明完成地之一。張偉鋒在參與涉案發(fā)明創(chuàng)造活動期間，一直在中國境內(nèi)工作，并且涉案發(fā)明在中國申請專利并獲得專利權，因此中國當然是發(fā)明完成地之一?，F(xiàn)張偉鋒就涉案發(fā)明提出職務發(fā)明報酬之訴訟請求，本案訴訟應當適用中國法。

B 關于張偉鋒是否有權請求職務發(fā)明報酬，并且應該向3M中國公司請求，還是應該向3M創(chuàng)新有限公司請求。

（一）3M公司、3M中國公司、3M創(chuàng)新公司系關聯(lián)企業(yè)，根據(jù)3M公司、3M中國公司、3M創(chuàng)新公司簽訂的《合同研究協(xié)議》、《知識產(chǎn)權協(xié)議》，上述三者對知識產(chǎn)權采取“中央集權”的管理模式，3M中國公司所獲取的知識產(chǎn)權，均應向3M創(chuàng)新公司轉(zhuǎn)移，如需使用則應獲得3M創(chuàng)新公司的許可。本案中3M中國公司本應享有該部分發(fā)明的專利申請權，但基于3M公司的知識產(chǎn)權管理模式，該專利申請權實際轉(zhuǎn)移至3M創(chuàng)新公司。3M公司所采取的“中央集權”的知識產(chǎn)權管理模式，是基于其關聯(lián)企業(yè)之間的協(xié)議產(chǎn)生，并不能否定發(fā)明人依據(jù)法律規(guī)定而享有的相關權利。

（二）本案中由于3M公司及其關聯(lián)企業(yè)之間的協(xié)議，涉案發(fā)明由3M創(chuàng)新公司申請并獲得專利權，但專利法關于對發(fā)明人給予報酬的規(guī)定，其立法本意是給予發(fā)明人應得的勞動報酬，該獲得報酬的合法權利不應由于跨國企業(yè)內(nèi)部的協(xié)議安排而受到損害，因此，即使3M中國公司并非涉案發(fā)明的專利權人，但其系張偉鋒的雇主，仍應當向張偉鋒支付職務發(fā)明報酬。

（三）本案中3M創(chuàng)新公司并非張偉鋒的雇主，3M創(chuàng)新公司由于3M公司關聯(lián)企業(yè)之間的協(xié)議而成為涉案發(fā)明專利權人。

綜上，本院認為，原審法院認定張偉鋒有權向3M中國公司主張職務發(fā)明報酬，但不支持張偉鋒要求3M創(chuàng)新公司支付職務發(fā)明報酬的主張。

C 關于職務發(fā)明報酬數(shù)額如何計算。

（一）從本案查明的張偉鋒參與起草3M中國公司發(fā)明獎勵政策、3M中國公司設立

“DialoguewithLOC”會議、張偉鋒向3M中國公司管理層人員發(fā)送郵件稱其參與討論了發(fā)明人補償條例等事實看，3M中國公司在制定“3M中國職務發(fā)明獎金計劃”過程中，已與員工進行過協(xié)商，該“3M中國職務發(fā)明獎金計劃”屬于《實施細則》所稱的規(guī)定職務發(fā)明報酬的單位規(guī)章制度。該“3M中國職務發(fā)明獎金計劃”明確其適用范圍為“發(fā)明創(chuàng)造時間在職員雇用期的、3M中國關聯(lián)公司雇用職員的職務發(fā)明”?！?M中國職務發(fā)明獎金計劃”實質(zhì)上是3M中國公司與其員工之間關于如何計算職務發(fā)明報酬的約定，此種約定就“3M中國職務發(fā)明獎金計劃”發(fā)布之前的職務發(fā)明的報酬如何計算作出安排，并不違法。

（二）張偉鋒所主張的職務發(fā)明報酬的計算方式中，其認為實施涉案發(fā)明專利制造產(chǎn)品的利潤率為50%，但并無證據(jù)支持，因此其計算方式并無依據(jù)?！?M中國職務發(fā)明獎金計劃”可以適用于涉案發(fā)明，既然當事各方對于職務發(fā)明報酬的計算發(fā)生糾紛，作為報酬支付方的3M中國公司本應在本案審理中提供具體的計算依據(jù)和計算過程，但是3M中國公司未提供其向張偉鋒支付的2010年職務發(fā)明報酬20，384.16元的計算過程，其中作為計算依據(jù)的各項數(shù)據(jù)如年銷售額、產(chǎn)品系數(shù)、專利分配系數(shù)、發(fā)明人分配系數(shù)等并不明確，因此該職務發(fā)明報酬數(shù)額的真實性、合法性均難以確認，亦難言于張偉鋒公平合理。本案中，3M中國公司將涉案發(fā)明的權利轉(zhuǎn)移給3M創(chuàng)新公司所獲得的對價、實施涉案發(fā)明專利所獲取的利潤、專利權人對外許可所收取的使用費等，均難以查明，在雙方關于職務發(fā)明報酬計算的主張均難以支持的情形下，法院綜合全案情況，酌情確定3M中國公司向張偉鋒支付20萬元職務發(fā)明報酬。

根據(jù)現(xiàn)有法律及糾紛案例，企業(yè)在職務發(fā)明相關條例的制定中應該注意什么

（1）《職務發(fā)明條例》草案中規(guī)定，“任何取消發(fā)明人根據(jù)本條例享有的權利或者對前述權利的享有或者行使附加不合理條件的約定或者規(guī)定無效?！彪m然該條例還沒有被通過，但是，大多數(shù)法院應該會接受這個觀點來判斷約定或規(guī)定是否有效。

（2）根據(jù)勞動合同法第四條的規(guī)定，用人單位應當將直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度和重大事項決定公示，或者告知勞動者。如果該員工手冊沒有公示或明確告知勞動者，員工手冊的條文在代表會通過后并不當然對所有員工有約束力。因此，如果在員工手冊中規(guī)定職務發(fā)明的獎勵報酬，需要按照該程序公示或告知。

（3）按照約定優(yōu)先原則，獎勵報酬的形式可以是多種多樣的，除了采取貨幣形式之外，還可以采取諸如股票、期權、提高職位、提升工資、帶薪休假等形式，只要能達到專利法規(guī)定的合理的原則要求即可。（4）在職務發(fā)明創(chuàng)造獎酬規(guī)定的實際執(zhí)行過程中，為了避免復雜的計算過程、較高的計算成本，建議采用采取一次性補償方式，補償?shù)木唧w總額按照研發(fā)領域的平均發(fā)明價值確定。

來源：三友知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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