馳名商標保護不只限于“跨類”

2016年12月30日，迪爾公司（Deere & Company, 美國）及其在華子公司約翰迪爾（中國）投資有限公司（下稱“迪爾中國公司”）在金杜知識產權訴訟團隊的協(xié)助下獲得一起商標侵權及不正當競爭糾紛的一審勝訴判決。本案中，北京知識產權法院認定迪爾公司第7和12類上的“JOHN DEERE”、第7類上的“約翰.迪爾”三件商標構成馳名商標，判令三被告停止商標侵權及不正當競爭行為、公開發(fā)表聲明消除不良影響，并全額支持了原告關于五百萬元懲罰性賠償和三十六萬余元合理支出的請求。在2017年1月10日北京知識產權法院兩周年新聞發(fā)布會中，本案被評為 “加大知識產權司法保護力度類”典型案例。

案情簡介

迪爾公司成立于1837年，是世界上最大的農業(yè)機械制造商之一。迪爾公司自1976年進入中國，于1997年在中國成立了第一家企業(yè)——約翰迪爾佳聯收獲機械有限公司，后于2000年全資設立迪爾中國公司。“JOHN DEERE”、“約翰迪爾”、“ 馳名商標保護不只限于“跨類” ”等注冊商標是迪爾公司的核心商業(yè)標識，被廣泛使用在第7類農業(yè)機械產品、第12類拖拉機等產品及第4類工業(yè)用油等農機零配件產品上。同時，迪爾公司還擁有工業(yè)用油等第4類商品上的“HY-GARD”、“PLUS-50”等注冊商標。

約翰迪爾（北京）農業(yè)機械有限公司等三被告的實際控制人相同，三被告實際控制人不僅在中國設立了多家以“約翰迪爾”為字號的仿冒企業(yè)，還在美國華盛頓州注冊了名為“美國約翰迪爾集團”的空殼公司（該公司已被美國聯邦法院判決永久禁止使用迪爾公司商標、字號）。本案三被告長期對外宣稱是“美國約翰迪爾集團”的中國子公司，并通過分工協(xié)作，在中國生產、銷售帶有與迪爾公司注冊商標相同或近似標識的工業(yè)用油等產品，并在第4類工業(yè)用油等商品上注冊了“佳聯迪爾”商標。除商標外，三被告還從企業(yè)名稱、域名、產品外觀設計等多方面實施對迪爾公司的仿冒，并通過虛假宣傳、詆毀商譽等手段實施不正當競爭，造成了惡劣影響。在本案訴訟期間，被告方甚至還利用其通過仿冒手段獲得的外觀設計專利對迪爾公司提起侵權訴訟，妄圖顛倒是非。為維護自身合法權益，迪爾公司、迪爾中國公司將三被告訴至北京知識產權法院，要求追究三被告商標侵權及不正當競爭行為的法律責任。

本案亮點

1. 明確了馳名商標保護不只限于跨類保護，即，普通注冊商標系對相同或類似商品上已注冊馳名商標的仿冒，構成商標侵權的，法院可直接受理并依照商標法第十三條進行裁判

法律給予馳名商標相較于普通注冊商標更強的保護，這一點集中體現在商標法第十三條的規(guī)定中。對商標法第十三條通常的理解是，該條規(guī)定對未注冊馳名商標視同普通注冊商標予以保護，對已注冊馳名商標給予跨類保護。實際上，商標法第十三條對馳名商標的保護不止于此，還延伸體現在《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱“馳名商標司法解釋”）第十一條的規(guī)定中，普通注冊商標之間的侵權糾紛本須首先向行政機關申請解決，法院不得直接受理此類糾紛[1]，但根據馳名商標司法解釋第十一條的規(guī)定，被告已注冊的商標違反商標法第十三條規(guī)定，復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，法院可以直接受理并進行裁判[2]。然而，僅從商標法十三條的文字看，該條針對已注冊商標與馳名商標之間的糾紛所給予的是“跨類保護”，對于馳名商標遭受到來自相同或類似商品上的注冊商標的仿冒時，是否也可以適用商標法十三條進行處理，換言之，是否商標法第十三條提供給已注冊馳名商標的保護只限于“跨類”這一種情形？法律條文本身和司法解釋并未對此作出窮盡式規(guī)定。這是本案判決著重討論和回答的法律適用問題。

本案判決認為，商標法第十三條是從商標注冊角度對于馳名商標的跨類保護予以規(guī)定，該規(guī)定旨在給予馳名商標較之于普通注冊商標更強的保護。雖然該款未對在相同或者類似商品上復制、摹仿或翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標的情形予以明確規(guī)定，但探究該條款的立法原意并考慮法律的當然解釋方法，在相同或類似商品上復制、摹仿或者翻譯他人已經注冊的馳名商標的情形，相對于在不相同或不類似商品上更有適用商標法第十三條規(guī)定的利益。最高人民法院作出的（2011）知行字第15號行政裁定中亦明確，商標法第十三條第二款適用于不相同或不類似商品申請注冊的商標，當然適用于類似商品申請注冊的商標。同理，依據馳名商標司法解釋第十一條的規(guī)定，既然法院可以直接審理在不相同或不類似商品上的馳名商標與普通注冊商標之間的糾紛，那么，在相同或類似商品上的馳名商標與普通注冊商標發(fā)生糾紛時，法院基于對馳名商標的強保護更有適用該條進行審理的必要。由此可見，商標法第十三條對于已注冊馳名商標的保護并不應僅限于“跨類”這一種情形，對于相同或類似商品上已注冊馳名商標與普通注冊商標之間的沖突，法院可以依據馳名商標司法解釋第十一條的規(guī)定適用商標法第十三條進行處理。

基于上述理由，在確認被告“佳聯迪爾”注冊商標核定使用的第4類工業(yè)用油等商品與原告第206346號“JOHN DEERE”、第7879578號“約翰.迪爾”馳名商標核準的第7類農業(yè)機械等商品以及第206347號“JOHN DEERE”馳名商標核準使用的第12類拖拉機等商品構成類似的前提下，本案判決認定被告使用的“佳聯迪爾”注冊商標構成對原告“JOHN DEERE”、“約翰.迪爾”馳名商標的復制、摹仿或翻譯，構成商標侵權，應當予以禁止使用。

2. 體現了加大知識產權保護力度的司法政策，一案中全面認定多項侵權行為，認定三件馳名商標，適用懲罰性賠償，并對被告舉證妨礙行為予以訓誡

(1) 全面認定多項侵權行為

本案是一起“全方位、多層次、立體式”的惡意侵權案件。三被告及其實際控制人所實施的侵權行為涉及商標、域名、字號等方面，并且還通過虛假宣傳、詆毀商譽等方式進行不正當競爭。經審理，法院在本案中認定了被告包括商標侵權和不正當競爭在內的多項侵權行為，全面維護了原告的合法權益。

(2) 一案認定三件馳名商標

為充分保護原告知識產權，法院在本案中同時認定迪爾公司三件商標構成馳名商標。為證明涉案三件商標已達到馳名程度，原告提供了大量證據，涉及產品銷售合同、發(fā)票，廣告宣傳合同、發(fā)票，財務審計報告，所獲榮譽獎狀證書、媒體報道等多方面證據。法院經審查認為，在案證據足以證明原告第7類農業(yè)機械等商品上的第206346號“JOHN DEERE”商標及第7879578號“約翰.迪爾”商標、第12類拖拉機等商品上的第206347號“JOHN DEERE”商標構成馳名商標。

(3) 適用懲罰性賠償，對被告舉證妨礙行為予以訓誡

本案是北京知識產權法院結合具體案情，依據商標法第六十三條關于侵權賠償數額的舉證責任分配規(guī)則和認定原則，作出懲罰性賠償的又一典型案例。本案中，原告主張按照被告侵權獲利確定賠償數額，并適用懲罰性賠償，提出了五百萬元的損害賠償數額。為此，本案合議庭給予雙方充分的舉證機會。原告一方通過所能利用的證據收集渠道盡力充分舉證，提交了所主張賠償數額的基本數據依據和計算邏輯。但被告在審理過程中一直對與侵權行為相關的賬簿、資料拒絕提交，法官依據商標法第六十三條多次向被告釋明舉證責任，但被告在案件審理終結前依然未予提交。法院認為，被告持有并隱匿對其不利的銷售證據，構成舉證妨礙，考慮到三被告實施的侵權行為方式多樣，涉及的侵權商標眾多，且屬商標、不正當競爭全方位侵權，特別是在被行政處罰后依然繼續(xù)侵權，情節(jié)嚴重且主觀惡意明顯，在合理驗證并調整了原告的計算方式后，法院全額支持了原告五百萬元的損害賠償請求以及三十六萬余元的合理支出請求，并在判決書中對被告的舉證妨害行為予以訓誡。

審理本案的是北京知識產權法院張玲玲法官團隊。因案情涉及的侵權行為復雜多樣、證據量非常之大，本案合議庭組織雙方當事人進行了多次質證，在審理過程中給予雙方當事人充分的舉證和陳述機會，耐心、細致地梳理證據、查明事實。一審判決書長達70余頁，事實查明部分詳盡，對相關法律問題的分析精當。本案一審判決對長期以來一直令社會各界深惡痛絕的惡性仿冒侵權行為給予了有力打擊，體現了我國司法機關“堅決加大知識產權保護力度”的決心，提振了市場上合法經營者的士氣和信心。

注：

1 《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款規(guī)定：“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理?！?該司法解釋自2008年3月1日起施行。

2 《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規(guī)定，復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，人民法院應當根據原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標，但被告的注冊商標有下列情形之一的，人民法院對原告的請求不予支持：（一）已經超過商標法第四十一條第二款規(guī)定的請求撤銷期限的；（二）被告提出注冊申請時，原告的商標并不馳名的?！?該司法解釋自2009年5月1日起施行。

來源：“金杜說法”微信平臺

作者：金杜律師事務所黨喆賀詩佳

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

馳名商標保護不只限于“跨類”

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