知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)的8條策略與28條訴訟建議

原標(biāo)題：袁真富 知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)的8條策略與28條訴訟建議

互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代，社會(huì)創(chuàng)新活力競(jìng)相迸發(fā)，新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮。與此同時(shí)，社會(huì)創(chuàng)新主體也面臨著權(quán)利侵害、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此，創(chuàng)新企業(yè)如何有效制止權(quán)利侵害行為成為知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域共同關(guān)注的熱點(diǎn)問題。以搜狗與百度輸入法專利侵權(quán)糾紛一案為例，搜狗先后以百度侵犯其8項(xiàng)和9項(xiàng)輸入法專利為由向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、上海市高級(jí)人民法院提起訴訟，隨后，百度反訴搜狗侵害10項(xiàng)輸入法專利。目前，專利復(fù)審委員會(huì)已判定搜狗大部分涉案專利有效，而相關(guān)訴訟程序仍在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。在這場(chǎng)輸入法大戰(zhàn)中，搜狗和百度孰勝孰敗很難定論，但雙方在訴訟過(guò)程中所表現(xiàn)出的“迅速反應(yīng)、積極應(yīng)對(duì)”的策略安排，值得所有創(chuàng)新企業(yè)學(xué)習(xí)。

在3月25日舉辦的“技術(shù)創(chuàng)新背景下探尋知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益保護(hù)的有效途徑研討會(huì)”上，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院副院長(zhǎng)袁真富教授圍繞知識(shí)產(chǎn)權(quán)企業(yè)的“維權(quán)策略”和“訴訟建議”發(fā)表了主題演講，向創(chuàng)新企業(yè)提出了8項(xiàng)維權(quán)策略和28項(xiàng)訴訟建議，引起與會(huì)者的強(qiáng)烈反響。現(xiàn)將上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院副院長(zhǎng)袁真富教授在會(huì)上的發(fā)言內(nèi)容整理如下。

一、以終為始：面向訴訟維權(quán)的策略安排

為了構(gòu)建一個(gè)執(zhí)行有力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)工具，做到從高質(zhì)量技術(shù)到高質(zhì)量專利，再到高價(jià)值專利，企業(yè)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行前瞻性的策略安排。當(dāng)然，這需要綜合考量成本支出、工作繁復(fù)度以及競(jìng)爭(zhēng)必要性等因素。

1. IP的全覆蓋

知識(shí)產(chǎn)權(quán)全覆蓋的目標(biāo)，是使企業(yè)擁有更加豐富的維權(quán)武器。比如，同一個(gè)產(chǎn)品可以從發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)等角度進(jìn)行全方面的專利覆蓋；商標(biāo)注冊(cè)要做到覆蓋更多的標(biāo)識(shí)等。

2. IP的確定性

知識(shí)產(chǎn)權(quán)確定性的目標(biāo)，是使企業(yè)維權(quán)的權(quán)利基礎(chǔ)更加確定。現(xiàn)在企業(yè)在維權(quán)時(shí)多用反法第二條、第五條來(lái)打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但是實(shí)踐表明，反法案件的審理難度遠(yuǎn)高于商標(biāo)侵權(quán)和著作權(quán)侵權(quán)案件。如果能夠把請(qǐng)求反法保護(hù)的標(biāo)識(shí)、形狀等對(duì)象，用權(quán)利基礎(chǔ)更確定的注冊(cè)商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)專利等保護(hù)起來(lái)，可能維權(quán)更容易，預(yù)期更明確。

3. IP的穩(wěn)定性

知識(shí)產(chǎn)權(quán)穩(wěn)定性的目標(biāo)，是使企業(yè)維權(quán)的基礎(chǔ)更加牢固。比如，在撰寫專利時(shí)要考慮專利無(wú)效的可能與應(yīng)對(duì)，要考慮獨(dú)立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求的架構(gòu)。

4. 侵權(quán)的可視化

侵權(quán)可視化的目標(biāo)，是使企業(yè)維權(quán)舉證更容易。比如，在申請(qǐng)專利時(shí)，就需要權(quán)利人考慮：第一，將來(lái)誰(shuí)會(huì)使用此項(xiàng)專利？第二，如何發(fā)現(xiàn)他人正在侵權(quán)使用？第三，對(duì)侵權(quán)事實(shí)能不能取證、舉證？

5. IP保護(hù)的交叉性

知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的交叉性，其目標(biāo)是使企業(yè)維權(quán)的選擇更加多元化。比如，企業(yè)在商標(biāo)設(shè)計(jì)之初，應(yīng)當(dāng)考慮多項(xiàng)權(quán)利重疊保護(hù)，例如圖形化的商標(biāo)標(biāo)識(shí)可以同時(shí)獲得商標(biāo)權(quán)和版權(quán)的保護(hù)；而獨(dú)特性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)可以申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利，也可以作為反法中的特有包裝、裝潢保護(hù)。通過(guò)交叉性的權(quán)利保護(hù)，可以提供更多的維權(quán)選擇。

6. 權(quán)利的可規(guī)避性

知識(shí)產(chǎn)權(quán)的可規(guī)避性防御，目標(biāo)是使得侵權(quán)者逃避侵權(quán)更加艱難。專利侵權(quán)訴訟最容易觸發(fā)回避設(shè)計(jì)，由于專利權(quán)利要求書寫欠妥當(dāng)，更易出現(xiàn)這種權(quán)利規(guī)避的現(xiàn)象，最后導(dǎo)致可能維權(quán)成功了，但并不能有效遏制被告的業(yè)務(wù)發(fā)展。

7. 權(quán)利的延伸性

權(quán)利的延伸性目標(biāo)，是使企業(yè)維權(quán)空間更廣闊。沈劍鋒講過(guò)一個(gè)觀點(diǎn)，當(dāng)今的知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是單個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，更多的是產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈的競(jìng)爭(zhēng)。在這個(gè)背景下，維權(quán)訴訟的眼界應(yīng)當(dāng)突破直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。比如，供應(yīng)鏈的專利布局，專利“向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸”，將上游供應(yīng)商與下游客戶的一些產(chǎn)品或技術(shù)納入到自己的權(quán)利覆蓋之下，當(dāng)專利戰(zhàn)爆發(fā)時(shí)，你可以通過(guò)打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的供應(yīng)商來(lái)打擊它。

8. 360度出擊

360度出擊的目標(biāo)，是使企業(yè)維權(quán)視野更加開闊。當(dāng)前打假維權(quán)之路還是比較艱難，侵權(quán)有點(diǎn)“道高一尺，魔高一丈”的感覺，這就需要在維權(quán)時(shí)360度出擊。比如，不限于用自己的IP進(jìn)行維權(quán)，可以聯(lián)合友商的IP的進(jìn)行維權(quán)，還可以分?jǐn)偝杀?；此外，維權(quán)也不局限于IP，東方知識(shí)產(chǎn)權(quán)俱樂部的同仁劉永剛編過(guò)一個(gè)順口溜——“工商質(zhì)監(jiān)食藥監(jiān)，廣告環(huán)評(píng)偷逃稅，拈花飛葉皆可傷人”，在維權(quán)時(shí)都可以考慮運(yùn)用。

二、決戰(zhàn)訴訟：基于提高賠償?shù)脑V訟建議

有一段時(shí)間，出現(xiàn)許多指責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)判賠過(guò)低的聲音。如果讓法官來(lái)解釋一下判賠為何低？理由肯定會(huì)很多?？偨Y(jié)起來(lái)，首先，是你的權(quán)利不行。你的權(quán)利基礎(chǔ)是外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，不是發(fā)明專利權(quán)，當(dāng)然賠得低；其次，是你的被告不行。你告的是經(jīng)銷商，不是制造商，當(dāng)然賠得低；然后，是你的證據(jù)不行。你賠償證據(jù)都不提供，當(dāng)然賠得低；最后，是你自己不行。你這個(gè)原告是搞商業(yè)維權(quán)的，當(dāng)然賠得低……當(dāng)然，最主要的原因還是：支持高額賠償?shù)淖C據(jù)呢？

北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院宿遲院長(zhǎng)曾說(shuō)過(guò)，“用足司法措施，提高判賠數(shù)額”、“寧可判得侵權(quán)人鬼哭狼嚎，也不該讓權(quán)利人怨聲載道”、“知識(shí)產(chǎn)權(quán)的價(jià)值是司法定價(jià)”等。但要提高法院判賠的賠償數(shù)額，不僅是證據(jù)問題，還需要策略考量。對(duì)于如何提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的訴訟賠償，筆者結(jié)合自身所學(xué)和工作經(jīng)驗(yàn)提出28條建議，供大家參考。

1. 選擇更強(qiáng)大的權(quán)利基礎(chǔ)。

中南大學(xué)法學(xué)院劉強(qiáng)教授等分析了1993-2013年的1600多件專利民事侵權(quán)訴訟案件，分析結(jié)果顯示：發(fā)明專利案件的平均判賠金額為24萬(wàn)多元，實(shí)用新型專利案件的平均判賠金額為12萬(wàn)多元，外觀設(shè)計(jì)專利案件的平均判賠金額為6萬(wàn)多元。因此，在有選擇的情況下，可以優(yōu)先考慮用發(fā)明專利去訴訟（當(dāng)然，并不是絕對(duì)的）?；蛘哌x擇更有知名度的商標(biāo)去訴訟，選擇經(jīng)濟(jì)效益更高的權(quán)利去訴訟。

2. 證明被告有實(shí)力且“多金”。

除了注冊(cè)資金狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)規(guī)模，也可以翻閱各種報(bào)道或公司年報(bào)等信息，查找可以證明或間接證明被告實(shí)力或賺錢能力的證據(jù)。

3. 證明涉案產(chǎn)品的價(jià)值較大。

包括自己和被告的涉案產(chǎn)品的銷售價(jià)格、銷售狀況、市場(chǎng)價(jià)值等。

4. 選擇高額判賠頻率較高的管轄法院。

數(shù)據(jù)表明，北京、上海、廣州、杭州等地法院承接了全國(guó)多數(shù)專利案件，且高額賠償?shù)闹R(shí)產(chǎn)權(quán)案件也往往出現(xiàn)這些法院，主要原因在于——審判水平較高、敢于賠償，敢于“亮劍”。

5. 避免到被告所在地法院“客場(chǎng)”作戰(zhàn)。

這里不是要指責(zé)法院的地方保護(hù)主義傾向，但是，法院對(duì)本地的被告企業(yè)“下手太狠”，畢竟存在一些可以理解的顧慮。

6. 請(qǐng)求法院責(zé)令被告提供財(cái)務(wù)方面的賬簿、資料等。

2014年施行的《商標(biāo)法》已經(jīng)明確提供了這方面的法律支持。

7. 申請(qǐng)法院證據(jù)保全，雖然這并不容易。

不過(guò)，萬(wàn)一法院接受了你的申請(qǐng)呢，萬(wàn)一被告還野蠻地抗拒證據(jù)保全呢，這時(shí)被告可能會(huì)吃賠償?shù)奶潯?br/>

8. 盡力證明被告侵權(quán)的惡意。

可以通過(guò)侵權(quán)行為的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間、重復(fù)侵權(quán)等來(lái)證明。

9. 如果發(fā)出侵權(quán)警告后被告仍在持續(xù)侵權(quán)，簽署和解協(xié)議后再次侵權(quán)，這也是被告惡意侵權(quán)的最好證明。

此外，證明被告以侵權(quán)為業(yè)也是一個(gè)好辦法。比如，被告申請(qǐng)注冊(cè)或使用了大量的傍名牌的商標(biāo)。

10. 起訴制造商通常會(huì)比只起訴銷售商獲得更多的賠償。

銷售商只對(duì)其銷售范圍內(nèi)的侵權(quán)產(chǎn)品承擔(dān)賠償責(zé)任，顯然不會(huì)對(duì)制造商的其他渠道的侵權(quán)產(chǎn)品銷售承擔(dān)責(zé)任，但制造商要對(duì)所有的侵權(quán)產(chǎn)品銷售承擔(dān)賠償責(zé)任。

11. 盡力調(diào)取客觀可靠的證明被告侵權(quán)規(guī)模的證據(jù)，尤其是侵權(quán)的持續(xù)時(shí)間、侵權(quán)產(chǎn)品銷售數(shù)量、侵權(quán)地域范圍、門店數(shù)量等。比如，申請(qǐng)調(diào)取海關(guān)關(guān)于涉案商品進(jìn)出口的數(shù)據(jù)。

12. 可以在不同時(shí)間段、不同銷售區(qū)域、不同銷售渠道公證取證，“多點(diǎn)開花”，有利于證明被告的侵權(quán)規(guī)模。

13. 通過(guò)同業(yè)經(jīng)營(yíng)的上市公司年報(bào)等渠道，調(diào)查涉案產(chǎn)品的行業(yè)平均利潤(rùn)率，在有銷量數(shù)量等證據(jù)支撐的情形下，可以為計(jì)算賠償額提供重要支持。

14. 訴前與訴中取證，持續(xù)監(jiān)控侵權(quán)活動(dòng)。

如果被告在被訴后，仍然在大規(guī)模從事侵權(quán)活動(dòng)，有必要向法院提交證據(jù)，要求給予更嚴(yán)厲的賠償“懲罰”。

15. 申請(qǐng)鑒定侵權(quán)行為給權(quán)利人造成的損失，這在商業(yè)秘密刑事犯罪案件中經(jīng)常使用，該刑事案件中的鑒定結(jié)論有可能在民事訴訟中被法院直接采用。

16. 提出合理的許可費(fèi)參照。

對(duì)于確實(shí)存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可的權(quán)利人，既要簽署規(guī)范的許可協(xié)議，并體現(xiàn)許可的使用費(fèi)或其支付方式，還要保留與使用費(fèi)支付相關(guān)的匯款憑證、往來(lái)郵件等。

17. 在以往的和解協(xié)議中埋下高額賠償?shù)姆N子。

在就第一次侵權(quán)行為簽署和解協(xié)議時(shí)，為防止重復(fù)侵權(quán)或繼續(xù)侵權(quán)，可以約定較高數(shù)額的損害賠償數(shù)額，以提高對(duì)方侵權(quán)成本，起到侵權(quán)威懾作用，也能提高日后訴訟的獲賠金額。

18. 尋找被告自我宣傳甚至是自吹自擂的證據(jù)。

比如被告官網(wǎng)上宣傳的涉案產(chǎn)品產(chǎn)量或銷量、銷售區(qū)域、銷售門店數(shù)量等。

19. 調(diào)取被告的審計(jì)報(bào)告或會(huì)計(jì)報(bào)告、招股說(shuō)明書等；或被告向主管部門申報(bào)的資料，比如申報(bào)著名商標(biāo)、認(rèn)定馳名商標(biāo)、申請(qǐng)專利獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)資料，或者稅務(wù)方面的資料。

20. 挖掘第三方機(jī)構(gòu)與賠償有關(guān)的數(shù)據(jù)或信息。

比如，查詢相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或調(diào)查公司公布的涉及被告的市場(chǎng)占有率等數(shù)據(jù)。

21. 先通過(guò)工商部門等機(jī)關(guān)的行政執(zhí)法，甚至公安部門的刑事偵查，查處獲得一定數(shù)量的侵權(quán)產(chǎn)品，甚至財(cái)務(wù)資料，為后續(xù)的民事賠償提供支持。

22. 如果讓被告感到有刑事犯罪的風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)讓對(duì)方有興趣與你討論和解的問題，并獲得更高的和解金額。

23. 發(fā)掘被告在其他訴訟中，尤其是作為原告起訴他人侵權(quán)時(shí)提交的各類證據(jù)資料。當(dāng)然，也包括被告在相關(guān)刑事等訴訟中被法院認(rèn)可的相關(guān)證據(jù)。

24. 多項(xiàng)權(quán)利共同出擊，最好選擇不同的戰(zhàn)場(chǎng)。

如果一個(gè)侵權(quán)產(chǎn)品存在多個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，可以考慮多管齊下，當(dāng)然最好在不同的法院起訴不同的侵權(quán)行為。

25. 針對(duì)被告不同系列、不同規(guī)格、不同型號(hào)的產(chǎn)品，分別提出多個(gè)侵權(quán)案件，這些案件判賠的金額累積起來(lái)，通常會(huì)比以一個(gè)案件起訴所判賠的金額更高。

26. 向法院提供維權(quán)所支出的合理開支，以及消除侵權(quán)影響的合理開支等。

如果公證保全較多、律師費(fèi)用較高、搜證支出較大等等，也會(huì)影響最終的賠償額。

27. 避免自己的案件被法院“認(rèn)定”為商業(yè)性維權(quán)。

如果法院認(rèn)為你是“商業(yè)性”維權(quán)訴訟，并且你的舉證又不負(fù)責(zé)任，很有可能會(huì)“打壓”你的賠償請(qǐng)求。

28. 向法院提供高額判決先例，尤其是案情相似的案件。

目前法院正在推行“案例指導(dǎo)制度”或“先例判決指導(dǎo)制度”，雖然“先例”對(duì)案件定性可能更有指導(dǎo)或借鑒意義，但應(yīng)該也能夠增強(qiáng)法院判決高額賠償?shù)男判摹?br/>

本文根據(jù)發(fā)言整理而成，以饗讀者。


來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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