保密審查中如何確定發(fā)明創(chuàng)造在中國(guó)完成

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作者：李丙林超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：保密審查中如何確定發(fā)明創(chuàng)造在中國(guó)完成

近期專利復(fù)審委員會(huì)就一件請(qǐng)求宣告專利權(quán)無效案件進(jìn)行了公開審理。涉案專利號(hào)為201110089122.9，發(fā)明名稱為“電動(dòng)獨(dú)輪車”。

在本次無效宣告請(qǐng)求提出之前，曾先后有不同請(qǐng)求人針對(duì)涉案專利權(quán)提出過八次無效宣告請(qǐng)求，此次口頭審理又涉及三個(gè)請(qǐng)求人提出的無效宣告請(qǐng)求，加之與該案相關(guān)的美國(guó)專利US8807250B2在美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法院華盛頓西區(qū)法院進(jìn)行訴訟，因此本次口頭審理引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。

另外，本次無效宣告請(qǐng)求中提出了一個(gè)新穎的無效理由，即涉案專利違反了專利法第20條第1款有關(guān)保密審查的規(guī)定。該理由是專利法設(shè)立該條款以來第一次作為無效理由提出，對(duì)該條款的法律理解和適用等均存在許多值得探討之處，對(duì)該無效宣告請(qǐng)求的審理和決定勢(shì)必在業(yè)界產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。專利法第20條第1款規(guī)定：任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。專利法第20條第4款規(guī)定，對(duì)違反本條第1款規(guī)定向外國(guó)申請(qǐng)專利的發(fā)明或者實(shí)用新型，在中國(guó)申請(qǐng)專利的，不授予專利權(quán)。

正確適用專利法第20條第1款的關(guān)鍵問題之一就是：如何確定一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造是在中國(guó)完成的。此問題看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際判斷中卻復(fù)雜得多。一般來說，可按以下辦法確定一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的完成地：直接舉證法、承諾法、推定法。

直接舉證法就是通過證據(jù)證明一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造是在哪里完成的。證據(jù)可以是與發(fā)明創(chuàng)造完成所有的相關(guān)資料，資料可以來自申請(qǐng)人、發(fā)明人和代理人。申請(qǐng)人提供的資料可以包括研發(fā)立項(xiàng)資料、研發(fā)進(jìn)度報(bào)告、會(huì)議資料、實(shí)驗(yàn)資料、購買物品清單、項(xiàng)目組的信息等；發(fā)明人可以提供的資料包括：檢索資料、實(shí)驗(yàn)記錄、研發(fā)過程中的記錄、工作日記、工作報(bào)告、會(huì)議記錄等。發(fā)明人提供的資料理論上也可以由申請(qǐng)人提供；代理人可以提供的資料包括技術(shù)交底資料、與發(fā)明人或申請(qǐng)人溝通的資料、會(huì)談?dòng)涗?、申?qǐng)文件的中間文件等。如果這些資料的真實(shí)性能夠得到確認(rèn)，將是直接或者通過證據(jù)鏈證明發(fā)明創(chuàng)造的完成地最有力的方式。直接舉證法雖然最直接，可信度最高，但是證據(jù)收集成本非常高，鑒別這些證據(jù)的成本也非常高，大陸法系的國(guó)家一般不直接使用直接舉證法，通常只有英美法系國(guó)家會(huì)在訴訟或行政程序中采用，英美法系國(guó)家在申請(qǐng)過程中也不用。

由于直接舉證法成本太高，可以采用類似有些國(guó)家都采用要求發(fā)明人做出承諾的方法，這就是承諾法。承諾法是一種變通的方法，現(xiàn)實(shí)中可能還沒有國(guó)家正式施行，這里僅僅是個(gè)設(shè)想和建議。承諾法是要求發(fā)明人承諾其發(fā)明人資格的真實(shí)性并明確說明其發(fā)明創(chuàng)造的完成地，可以類似于有些國(guó)家施行的發(fā)明人真實(shí)性承諾。發(fā)明人真實(shí)性承諾要求申請(qǐng)人在提交專利申請(qǐng)時(shí)提交一個(gè)發(fā)明人的宣誓書，其內(nèi)容大致包括：“作為下述申請(qǐng)的發(fā)明人，我在此聲明，本聲明涉及下述某申請(qǐng)，我認(rèn)為我是所述申請(qǐng)或所述申請(qǐng)中的所要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造的初始發(fā)明人，我在此確認(rèn)我已得知本聲明中的任何故意的虛假陳述根據(jù)某國(guó)法律某條款要承擔(dān)不利后果?！毙臅鳛榘l(fā)明人真實(shí)性的承諾，雖然沒有舉證，但根據(jù)發(fā)明人的承諾在實(shí)際判斷中依然可以據(jù)此進(jìn)行認(rèn)定。如果有相反證據(jù)證明發(fā)明人存在虛假陳述的情況，就可以對(duì)發(fā)明人和申請(qǐng)人做出懲罰。因此我們可以考慮將來中國(guó)下次修改審查指南或者專利法實(shí)施細(xì)則時(shí)，可從程序上規(guī)定申請(qǐng)人或發(fā)明人對(duì)發(fā)明創(chuàng)造作出必要的承諾。只要在前述發(fā)明人的宣誓書中加入類似“所述申請(qǐng)?jiān)谀车赝瓿傻摹奔纯伞Ｈ绻X得每件申請(qǐng)都單獨(dú)簽署一個(gè)承諾書過于繁瑣，可以考慮下面的建議。

推定法，也叫默認(rèn)法，是世界上絕大多數(shù)國(guó)家采用的方法。即如果與發(fā)明創(chuàng)造相關(guān)的專利申請(qǐng)?jiān)谔峤粫r(shí)的申請(qǐng)人和發(fā)明人都是某個(gè)國(guó)家的公民，例如中國(guó)公民，且沒有要求任何外國(guó)優(yōu)先權(quán)，就可以推定或默認(rèn)該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造是在中國(guó)完成的，有相反證據(jù)的除外。實(shí)際上，中國(guó)現(xiàn)在每年三百多萬件專利申請(qǐng)都應(yīng)該是采取推定法對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的完成地進(jìn)行確認(rèn)的。雖然推定法在實(shí)際工作中被廣泛使用，但目前可能并沒有任何國(guó)家的法律文件以文字方式確認(rèn)這種對(duì)發(fā)明創(chuàng)造完成地進(jìn)行推定的原則或精神。因此我們可以考慮將來中國(guó)下次修改審查指南或者專利法實(shí)施細(xì)則時(shí)，從程序上以文字的方式對(duì)推定法的原則或精神進(jìn)行規(guī)定。

當(dāng)然，推定法也可以與部分證據(jù)相結(jié)合，增強(qiáng)其證明力。例如，中國(guó)的費(fèi)用減緩只針對(duì)中國(guó)企業(yè)或個(gè)人在中國(guó)完成的，如果歷史文檔中存在費(fèi)用減緩的請(qǐng)求和官文，就可以佐證該發(fā)明創(chuàng)造是在中國(guó)完成的。另外，其他國(guó)家的專利法中也有類似中國(guó)專利法第二十條的保密審查的規(guī)定。例如美國(guó)專利法第180-190條就有不少涉及保密審查的規(guī)定，其中就規(guī)定了在美國(guó)完成的發(fā)明創(chuàng)造向外國(guó)申請(qǐng)專利需要得到外國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可，否則將面臨懲罰，這樣，如果對(duì)應(yīng)的美國(guó)專利沒有外國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可的請(qǐng)求和批準(zhǔn)的文件，結(jié)合中國(guó)的推定和美國(guó)沒有外國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可的事實(shí)，可以更好地證明一件專利的完成地是在中國(guó)。

有些情況下需要證明一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造不是在某地完成的，應(yīng)該如何做呢？這屬于對(duì)否定事項(xiàng)的證明，理論上毫無瑕疵地進(jìn)行否定性證明是很困難的，甚至是不可能的。就前述涉案專利而言，由于其是以中國(guó)申請(qǐng)人和發(fā)明人的名義向中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局提交的中國(guó)專利申請(qǐng)，并且沒有要求外國(guó)優(yōu)先權(quán)。如果提出了向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查請(qǐng)求，在后續(xù)程序中要想證明發(fā)明創(chuàng)造的完成地不是在中國(guó)，基本是不可能的；如果要求了外國(guó)優(yōu)先權(quán)，并且提供了該國(guó)的外國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可證明，兩者結(jié)合對(duì)于說明該申請(qǐng)?jiān)谕鈬?guó)完成的主張是有一定證明力的。如果沒有任何證據(jù)來爭(zhēng)辯該申請(qǐng)是在外國(guó)完成的，就難以令人信服了。

事實(shí)上，毫無瑕疵地證明一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的完成地是哪里或者不是哪里都不容易。最高人民法院在2001年12月21日公布的《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第73條規(guī)定：“雙方當(dāng)事人對(duì)同一事實(shí)分別舉出相反的證據(jù)，但都沒有足夠的依據(jù)否定對(duì)方證據(jù)的，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件情況，判斷一方提供證據(jù)的證明力是否明顯大于另一方提供證據(jù)的證明力，并對(duì)證明力較大的證據(jù)予以確認(rèn)”。因此，民事行為并不要求毫無瑕疵地證明，只要一方所舉證據(jù)能夠證明其主張具有高度蓋然性，該主張就很可能被法院所接受。

由于水平有限，上述觀點(diǎn)難免有失偏頗，歡迎批評(píng)指正，共同探討。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李丙林超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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