在遇到專利侵權(quán)之訴訟時(shí)，被訴侵權(quán)方有哪些應(yīng)對(duì)呢？

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作者：陳劍聰

原標(biāo)題：專利感想之侵權(quán)之訴的抗與辯

2017年3月份，因認(rèn)為摩拜公司在其產(chǎn)品摩拜單車上使用的智能鎖侵犯其兩件發(fā)明專利的專利權(quán)，深圳市呤云科技有限公司分別向法院和行政管理部門提起了專利侵權(quán)侵權(quán)訴訟和行政處理請(qǐng)求，要求摩拜公司停止侵權(quán)行為，并進(jìn)行賠償。前幾日，有著“共享單車第一股”美譽(yù)的“常州永安公共自行車系統(tǒng)股份有限公司”也陷入專利侵權(quán)訴訟。

在遇到專利侵權(quán)之訴時(shí)，被訴侵權(quán)方有哪些應(yīng)對(duì)呢？翻開(kāi)專利法，筆者逐條逐款尋找并歸類分析。

I.司法程序的抗辯：

一.專利法第11條

“發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品。”

1.非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的抗辯

該條款即是專利權(quán)效力，專利權(quán)所產(chǎn)生的約束力。專利權(quán)人正式基于此專利權(quán)效力具有的排他性展開(kāi)的專利侵權(quán)之訴。

以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的是行為構(gòu)成侵犯專利權(quán)的一個(gè)必要構(gòu)件。換言之，以非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)施專利的行為，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

然而該抗辯卻是很多企業(yè)用不上的抗辯，這是因?yàn)槠髽I(yè)一般都是以營(yíng)利為目的而進(jìn)行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)對(duì)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的的抗辯的主張一般都不會(huì)得到支持。

如果行為不以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的，其對(duì)專利權(quán)人的產(chǎn)業(yè)利益幾乎無(wú)影響，因?yàn)橐矡o(wú)須排他或禁止的必要。例如國(guó)家機(jī)關(guān)、公立學(xué)校、社會(huì)團(tuán)體的行為一般不具有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的的性質(zhì)，例如個(gè)人的私人使用行為等。

二.專利法第59條

“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容?！?br/>

2.不落入保護(hù)范圍抗辯

不落入保護(hù)范圍抗辯，即為不侵權(quán)抗辯，即是如果待判定的對(duì)象（產(chǎn)品或方法）不落入授權(quán)文本權(quán)利要求書的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，則為不侵權(quán)。這里面就涉及了很多判定的步驟，例如授權(quán)文本的權(quán)利要求的保護(hù)范圍的解釋和確定，待判定對(duì)象的構(gòu)成分析，然后利用全面覆蓋原則比較分析，還進(jìn)一步包括等同原則、禁止反悔原則的是否適用等等。

不落入保護(hù)范圍可以適用于任何領(lǐng)域里的侵權(quán)之訴的抗辯。

三、專利法第62條

“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)?！?br/>

3.現(xiàn)有技術(shù)抗辯/現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯

現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯，是針對(duì)外觀設(shè)計(jì)的抗辯。以現(xiàn)有技術(shù)為例說(shuō)明，現(xiàn)有技術(shù)在專利法第22條第5款里是指，申請(qǐng)日以前在國(guó)內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。現(xiàn)有技術(shù)抗辯比較的基礎(chǔ)是被控產(chǎn)品與引證的公知技術(shù)，例如申請(qǐng)日以前的公知文獻(xiàn)之間的比較。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯的目的不在于否定原告專利的新穎性，也不在于評(píng)價(jià)原告專利保護(hù)范圍的大小，也與原告專利權(quán)的效力或禁止權(quán)的大小無(wú)關(guān)，其目的是在被告使用現(xiàn)有技術(shù)的自由在侵權(quán)訴訟中得以簡(jiǎn)便及時(shí)地實(shí)現(xiàn)。

因此，現(xiàn)有技術(shù)抗辯并不是對(duì)抗對(duì)抗原告專利的有效性，而在于證明行為的合法性，免除侵權(quán)責(zé)任，恢復(fù)使用現(xiàn)有技術(shù)的自由。

如果現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，則被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)，不用承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任，即不支持原告的訴訟請(qǐng)求。但原告的專利權(quán)依舊存在，不受影響。

四.專利法第68條

“侵犯專利權(quán)的訴訟時(shí)效為二年，自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥謾?quán)行為之日起計(jì)算?！?br/>

4.訴訟時(shí)效抗辯

該條款設(shè)置的目的是防止專利權(quán)人以消極的態(tài)度對(duì)待自己的專利，從而損害被控侵權(quán)人和社會(huì)公眾的利益。其是為了督促專利權(quán)人積極、及時(shí)地行使自己的權(quán)利，否則，就要承擔(dān)不利的法律后果。

五.專利法第69條

“ 有下列情形之一的，不視為侵犯專利權(quán)：

(一)專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個(gè)人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的;

(二)在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的;

(三)臨時(shí)通過(guò)中國(guó)領(lǐng)陸、領(lǐng)水、領(lǐng)空的外國(guó)運(yùn)輸工具，依照其所屬國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照互惠原則，為運(yùn)輸工具自身需要而在其裝置和設(shè)備中使用有關(guān)專利的;

(四)專為科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)而使用有關(guān)專利的;

(五)為提供行政審批所需要的信息，制造、使用、進(jìn)口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的，以及專門為其制造、進(jìn)口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的?！?br/>

該法條中的5個(gè)條款對(duì)應(yīng)涉及5個(gè)侵權(quán)抗辯，依次分別是：

5.權(quán)利用盡抗辯

第（一）種情形是權(quán)利用盡抗辯，權(quán)利用盡抗辯所考慮的目的是保證商品的自由流通，維護(hù)正常的市場(chǎng)順序?；趯＠麢?quán)人在第一次出售專利產(chǎn)品時(shí)，已經(jīng)得到了相應(yīng)的回報(bào)，對(duì)于售出的專利產(chǎn)品，專利權(quán)人的專利權(quán)已經(jīng)行使窮盡。如果將專利權(quán)人的專有權(quán)延及售出產(chǎn)品，必然會(huì)妨礙商品的正常流通，不利于市場(chǎng)的正常運(yùn)行。因此，權(quán)利用盡抗辯是在專利權(quán)人利益得到回報(bào)的基礎(chǔ)上，對(duì)專利權(quán)的一種限制。

因此，權(quán)利用盡抗辯的核心應(yīng)該是專利產(chǎn)品合法的進(jìn)入市場(chǎng)并被售出后，專利權(quán)人的專利權(quán)不再及于該被售出的產(chǎn)品。因此，其針對(duì)的對(duì)象應(yīng)該是已被售出后的專利產(chǎn)品。

在很多被控侵權(quán)的企業(yè)中，其生產(chǎn)或銷售或使用的往往是自己的而非是專利權(quán)人的產(chǎn)品，被訴侵權(quán)方難以用權(quán)利用盡抗辯。

6.先用權(quán)抗辯

第（二）種情形是先用權(quán)抗辯；先用權(quán)是對(duì)先申請(qǐng)?jiān)瓌t的一種限制，或者是先申請(qǐng)制度的一種必要的補(bǔ)救性措施。先用權(quán)僅僅是一種對(duì)抗侵權(quán)指控的抗辯權(quán)。

先用權(quán)的限制主要在于“原有范圍”的限制，這對(duì)于致力于規(guī)?；l(fā)展的企業(yè)是不利的。先用權(quán)抗辯似乎并不能根本解決問(wèn)題，而被限制在了原有范圍，例如專利申請(qǐng)日前原有的產(chǎn)量或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模。

7.臨時(shí)過(guò)境抗辯

第（三）種情形是臨時(shí)過(guò)境抗辯制度，臨時(shí)過(guò)境抗辯制度的目的在于維護(hù)國(guó)際運(yùn)輸?shù)挠行蜻\(yùn)行與世界自由貿(mào)易的正常發(fā)展。臨時(shí)過(guò)境抗辯適用于《巴黎公約》的成員國(guó)之間，并增加互惠條件的要求，擴(kuò)大了成員國(guó)的范圍。臨時(shí)過(guò)境抗辯制度是國(guó)與國(guó)之間針對(duì)的是臨時(shí)過(guò)境時(shí)交通運(yùn)輸工具是否可以視為不侵權(quán)的抗辯。

因此，在國(guó)內(nèi)的企業(yè)與企業(yè)之間是不適用該條款的。

8.科研及實(shí)驗(yàn)?zāi)康目罐q

第（四）種情形是科研及實(shí)驗(yàn)?zāi)康目罐q ，科研及實(shí)驗(yàn)?zāi)康目罐q實(shí)質(zhì)是侵犯專利權(quán)的法定例外。其目的在于，促進(jìn)創(chuàng)新，保證社會(huì)公共利益，有利于提高社會(huì)科學(xué)技術(shù)水平的整體利益。在為科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)而實(shí)施有關(guān)專利的前提下，再設(shè)置許可要求難免妨礙他人的研究開(kāi)發(fā)和科技進(jìn)步。

9.Bolar例外

第（五）種情形是醫(yī)藥行政審批抗辯，醫(yī)藥行政審批抗辯是對(duì)美國(guó)“Bolar例外”條款的法律移植?！癇olar例外” 是指在某項(xiàng)醫(yī)藥專利權(quán)屆滿之前，在需要為行政審批獲取臨床信息的場(chǎng)合下，允許醫(yī)藥防治商不經(jīng)權(quán)利人同意即可對(duì)專利醫(yī)藥開(kāi)展臨床試驗(yàn)和研究工作。該條款設(shè)置的目的在于，克服醫(yī)藥上市審批制度對(duì)仿制藥品和醫(yī)療器械在專利權(quán)期限屆滿后上市造成的延遲，從而避免因?yàn)樽兿嘌娱L(zhǎng)專利保護(hù)期而對(duì)公共健康造成影響。

這是特定的醫(yī)藥領(lǐng)域，以及特定的專利權(quán)屆滿的時(shí)間所做的醫(yī)藥行政審批抗辯。

六.專利法第70條

“為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來(lái)源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任?！?br/>

10.合法來(lái)源抗辯

這一免責(zé)條款的主要目的之一在于保護(hù)交易安全。從有利于市場(chǎng)流通的角度看，要求所有銷售者及使用者對(duì)于其所銷售及使用的產(chǎn)品均具有技術(shù)上的認(rèn)知，必然會(huì)導(dǎo)致對(duì)整個(gè)商品流通秩序造成巨大影響，顯然既不合理又不可行。據(jù)此，在一定情況下免除賠償責(zé)任，以從根本上保證交易安全。

然而這一免責(zé)條款的適用以侵權(quán)為前提。銷售者或者使用者不僅需要證明其產(chǎn)品的來(lái)源，同時(shí)還需證明這一來(lái)源的合法性，后者才是這一免責(zé)條款的關(guān)鍵。而對(duì)于制造商而言，由于其是產(chǎn)品的直接來(lái)源，是產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的最初來(lái)源，因此相比于流通環(huán)節(jié)末端的銷售者或者使用者有著更高的注意義務(wù)，很可能并不適用該條款。

II.行政程序的對(duì)抗

（一）.無(wú)效宣告請(qǐng)求的對(duì)抗

（1）.專利法第45條　

自國(guó)務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無(wú)效。

（2）.專利法第47條

宣告無(wú)效的專利權(quán)視為自始即不存在。

正是有了專利法第45條賦予的無(wú)效宣告請(qǐng)求的權(quán)利和第47條對(duì)宣告無(wú)效的專利權(quán)的效力，才使得在侵權(quán)之訴時(shí)，每一個(gè)被訴侵權(quán)的個(gè)人或企業(yè)都能提起無(wú)效宣告程序，去審視涉案專利權(quán)是否穩(wěn)定。一個(gè)不穩(wěn)定的專利權(quán)一旦被宣告無(wú)效并生效后，專利權(quán)自始即不存在，侵權(quán)也就無(wú)從談起。

司法程序抗辯的特點(diǎn)：

司法程序的侵權(quán)抗辯是一種被動(dòng)的抗辯權(quán)，其主要在于防御，而不是攻擊；有侵權(quán)之訴，方有抗辯之說(shuō)，先有請(qǐng)求方訴被訴侵權(quán)方侵權(quán)，后有被訴侵權(quán)方抗辯不侵權(quán)或例外或免責(zé)；多種抗辯可以組合使用；被訴侵權(quán)方的抗辯以對(duì)方的侵權(quán)之訴存在而存在，消亡而消亡。其是對(duì)侵權(quán)本身是否成立是否例外是否免責(zé)等進(jìn)行抗辯，而不涉及專利權(quán)本身是否有效和穩(wěn)定。

在上述的10個(gè)司法程序的抗辯中，又以不落入保護(hù)范圍抗辯、現(xiàn)有技術(shù)抗辯較為常見(jiàn)。

無(wú)效程序?qū)沟奶攸c(diǎn)：

行程程序的無(wú)效宣告請(qǐng)求的對(duì)抗是一種主動(dòng)的對(duì)抗權(quán)，其主要在于主動(dòng)出擊，而不是防御；侵權(quán)之訴是起因的一種，也是常見(jiàn)的一種可導(dǎo)致無(wú)效宣告程序的提起；無(wú)效宣告程序可以多次以不同的理由和事實(shí)提起，不因?qū)Ψ降那謾?quán)之訴存在而存在，消亡而消亡；其是對(duì)專利權(quán)本身是否有效和穩(wěn)定進(jìn)行，涉及的是專利權(quán)本身的保護(hù)范圍和其有效性，而不審查是否有侵權(quán)存在，侵權(quán)是否成立。

以下面的表1作為本文的總結(jié)。由于經(jīng)驗(yàn)有限，難免有遺漏或不嚴(yán)謹(jǐn)之處，僅當(dāng)作個(gè)人感想之言。

表1