一則「外觀設(shè)計專利糾紛」所引發(fā)的“翻案式”分析思考！

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：高玉光 知識產(chǎn)權(quán)律師

原標題：一則外觀設(shè)計專利糾紛的“翻案式”分析

案情簡介：中山市南區(qū)佳藝工藝家具廠（以下簡稱佳藝家具廠）是名稱為“三抽柜（蛋形）”的外觀設(shè)計專利（即本案專利）獨占許可使用權(quán)人。本案專利產(chǎn)品是一款“三抽屜”橢圓形柜子，由柜頂、柜體和柜腳三個部分組成，詳見附件一（圖15-1）。中山市君豪家具有限公司（以下簡稱君豪公司）生產(chǎn)、銷售了具有三個抽屜的橢圓形柜子，詳見附件一（圖15-2）。

圖15-1 、15-2

圖15-3

2010年9月6日，佳藝家具廠提起訴訟，請求判令君豪公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

廣東省中山市中級人民法院一審認為，本案專利與被訴侵權(quán)產(chǎn)品均是有三個抽屜的橢圓形柜子，二者在柜頂、柜體和柜腳三個部分的外觀形狀相似，但在柜體表面花狀圖案、圖案的表現(xiàn)形式以及外觀形狀與圖形結(jié)合方面存在的差異使二者的整體視覺效果不同，因此被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利不相似，君豪公司生產(chǎn)、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為不構(gòu)成侵權(quán)。故判決駁回佳藝家具廠的訴訟請求。佳藝家具廠不服，提起上訴。

廣東省高級人民法院二審認為，四方形三抽柜和八邊形裝飾框與“蛋形”圓柱體柜體按照特定方式結(jié)合、布局，是本案專利最顯著的設(shè)計特征，在君豪公司未舉證證明本案專利產(chǎn)品的形狀為該類產(chǎn)品慣常設(shè)計的情況下，該特征對于整體視覺效果的影響更大，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備該特征。被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利在裝飾圖案的方面的差異僅為局部的、細微的差異。因此，應(yīng)當(dāng)認定被訴侵權(quán)設(shè)計與本案專利設(shè)計構(gòu)成近似。遂判決撤銷一審判決，判令君豪公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。君豪公司不服，向最高人民法院申請再審。

最高人民法院于2011年11月22日裁定駁回了君豪公司的再審申請。

最高人民法院認為，外觀設(shè)計專利區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征對于外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有顯著影響，被訴侵權(quán)產(chǎn)品和本案專利產(chǎn)品的外觀設(shè)計在柜體的整體形狀、柜體各組成部分的形狀以及布局方式上的基本相同相比其他設(shè)計特征對于外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響，在被訴侵權(quán)設(shè)計采用了涉案外觀設(shè)計專利的設(shè)計特征的前提下，裝飾圖案的簡單替換不會影響兩者整體視覺效果的近似。

一、專利產(chǎn)品與被訴產(chǎn)品的比較

專利產(chǎn)品特征：從主視圖看，柜體有三個抽屜上下依次排列，抽屜均呈長方形，中間有一個圓形拉手，每兩個抽屜之間有一條狀間隔，正面有一只類似百合花狀圖案貫通三個抽屜。從俯視圖看，柜頂呈橢圓狀，邊緣有圍欄式的突起，使柜頂呈一個盆狀，盆中央是一支與主視圖類似的百合花狀圖案。從左視圖看，柜體上設(shè)置有一個長條形八角裝飾塊，其內(nèi)有一支類似百合花形狀圖案。右視圖與左視圖對稱。從后視圖看，柜體左右兩側(cè)各有一條飾條，中間位置為空白。從仰視圖看，柜腳外形也呈橢圓形，在橢圓形中對稱分布四只T形腳座。

被訴產(chǎn)品特征：也是一款三抽屜柜子，由柜頂、柜體和柜腳三個部分組成。

二者相同點在于：柜體正面有3個抽屜上下依次排列，抽屜均呈長方形，中間有一個圓形拉手，每兩個抽屜之間有一條狀間隔，柜頂呈橢圓狀，邊緣有圍欄式突起，使柜頂呈一個盆狀，側(cè)面有長條形八角裝飾塊，裝飾塊內(nèi)有花型圖案，背面形狀和柜腳形狀相同。

二者不同點在于：1、圖案不同及圖案所占面積不同，被訴產(chǎn)品的正面圖案是三簇分開的牡丹花，所占面積較大；被訴產(chǎn)品的側(cè)面圖案是一簇牡丹花，所占面積較小。2、被訴產(chǎn)品柜頂形狀即橢圓形長短軸比值不同。3、柜頂有無圖案的差別。

二、現(xiàn)有設(shè)計狀況及設(shè)計空間

關(guān)于本案專利申請日前的現(xiàn)有設(shè)計狀況請參見附件二（圖15-3）。抽屜柜子的基本功能是用抽屜盛放物品，在滿足該功能性前提下，柜子的外形主要起裝飾性作用，可以設(shè)計成長方體形、圓柱形、橢圓柱形、半圓體形、梯形甚至是三角形等，即柜子的外觀設(shè)計空間很大。對于設(shè)計空間很大的產(chǎn)品領(lǐng)域而言，由于設(shè)計者的創(chuàng)作自由度較高，該產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的外觀設(shè)計必然形式多樣、風(fēng)格迥異、異彩紛呈，該外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者就不容易注意到比較細小的設(shè)計差別。

相反，在設(shè)計空間很小的領(lǐng)域，由于創(chuàng)作自由度較小，該產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的外觀設(shè)計必然存在較多的相同或相似之處，該外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者通常會注意到不同設(shè)計之間的細小區(qū)別。被訴產(chǎn)品與本案專利的整體及部分形狀及各部分布局都相近似，裝飾圖案的簡單替換屬于細小的設(shè)計差別，被訴產(chǎn)品疑似構(gòu)成侵權(quán)。

三、設(shè)計特征分析

但是，就本案來說，如附件二所示：現(xiàn)有設(shè)計1、現(xiàn)有設(shè)計2及現(xiàn)有設(shè)計3都是橢圓柱形的柜體設(shè)計，抽屜的形狀都是四方形，抽屜中間有一個圓形拉手；現(xiàn)有設(shè)計5展示了側(cè)面有長條形八角裝飾塊。

最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條：下列情形，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響：(二)授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。

如前所述，橢圓形的柜體、四方形的抽屜及其中間的圓形拉手及側(cè)面長條形八角裝飾塊等已經(jīng)被在先設(shè)計所披露，故其不屬于本案專利的授權(quán)性設(shè)計特征，對該外觀設(shè)計的整體視覺效果不具有顯著影響。則本案專利的授權(quán)性設(shè)計特征為：柜體前面、側(cè)面及頂部的百合花形狀圖案，抽屜之間的條狀間隔，柜頂邊緣的圍欄狀突起，對稱分布的四只T形腳座。

針對本案專利的上述特征，被訴產(chǎn)品的規(guī)避性設(shè)計特征為：柜體前面、側(cè)面的花卉圖案不同，柜頂無圖案。被訴產(chǎn)品的借鑒性設(shè)計特征為：抽屜之間的條狀間隔，柜頂邊緣的圍欄狀突起，對稱分布的四只T形腳座。

根據(jù)“整體觀察、綜合判斷”的侵權(quán)判定原則，被訴產(chǎn)品的上述規(guī)避性設(shè)計特征對整體視覺效果更具有顯著影響；對其借鑒性設(shè)計特征而言，條狀間隔相對于圖案屬于非顯著部位，柜頂邊緣的突起及四只腳座屬于正常使用時不易觀察到的部位，故其對被訴產(chǎn)品的整體效果不具有顯著影響。被訴產(chǎn)品應(yīng)該沒有落入本案專利的保護范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。

另外，《專利法》第二十三條第二款規(guī)定：“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別”。根據(jù)《專利審查指南2010》規(guī)定，所述組合包括拼合和替換，是指將兩項或者兩項以上設(shè)計或者設(shè)計特征拼合成一項外觀設(shè)計，或者將一項外觀設(shè)計的設(shè)計特征用其他設(shè)計特征替換。前述現(xiàn)有設(shè)計1或現(xiàn)有設(shè)計2或現(xiàn)有設(shè)計3的柜體設(shè)計、抽屜形狀、拉手形狀，與現(xiàn)有設(shè)計5的側(cè)面八角裝飾塊及現(xiàn)有設(shè)計6的條狀間隔等設(shè)計特征相拼合，然后對柜頂邊緣及柜腳做微小改變，而圖案屬于公知常識范圍內(nèi)不同花卉的簡單替換，上述拼合及微調(diào)自然會得到本案專利的外觀設(shè)計；而本案專利與上述設(shè)計特征的組合相比，不是必然產(chǎn)生了獨特的視覺效果，可以說不具有明顯區(qū)別。

綜上，最高人民法院對本案的裁決可能缺少從一般消費者的知識水平和認知能力角度進行判斷，缺少將本案專利區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征及其對于外觀設(shè)計的整體視覺效果作更為細致的分析，缺少將本案專利與現(xiàn)有設(shè)計或現(xiàn)有設(shè)計特征的組合進行對比，最終得出構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論確有值得商榷之處。

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：高玉光  知識產(chǎn)權(quán)律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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