那些「商標(biāo)改變性使用」中不容忽視的因素

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作者：田君露  蘭臺(tái)知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：那些商標(biāo)改變性使用中不容忽視的因素

現(xiàn)實(shí)生活中，商標(biāo)權(quán)人改變注冊商標(biāo)形式的現(xiàn)象比比皆是。

大多數(shù)情況下，是由于商標(biāo)權(quán)人在主觀上缺乏正確的認(rèn)識(shí)所導(dǎo)致的，很多人都認(rèn)為只要其享有商標(biāo)權(quán)利，便可以任意改變商標(biāo)的形式進(jìn)行使用，無須就改變后的商標(biāo)重新提出注冊申請。另外，也存在一些客觀上的原因，商標(biāo)權(quán)人在使用中也很難保證其使用的商標(biāo)與注冊申請的商標(biāo)一模一樣，不可避免的存在一些細(xì)微差別。

那么，究竟應(yīng)該怎樣來對待改變性使用商標(biāo)的行為，知名度對于商標(biāo)改變性使用的定性是否有所影響，商標(biāo)改變性使用在法條適用中又該如何選擇，這些都成為商標(biāo)審查實(shí)務(wù)及司法實(shí)踐不得不面對的問題。以下，我們將就上述問題一一述之：

商標(biāo)改變性使用中“顯著性”的因素

商標(biāo)的改變性使用，是指商標(biāo)注冊人或其被許可人在實(shí)際使用并標(biāo)注注冊標(biāo)記時(shí)，在保持其注冊商標(biāo)基本特征的前提下，擅自改動(dòng)其注冊商標(biāo)的文字、字母、數(shù)字、圖形、立體形狀、顏色組合等標(biāo)志的行為。諸如將文字商標(biāo)作字體改變的，將文字圖形組合商標(biāo)中文字或圖形部分單獨(dú)使用的，均屬于商標(biāo)的改變性使用。

根據(jù)我國《商標(biāo)法》第二十四條“注冊商標(biāo)需要改變其標(biāo)志的，應(yīng)當(dāng)重新提出注冊申請。”，以及第四十九條“商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)的過程中，自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他注冊事項(xiàng)的，由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)?！笨梢?，我國商標(biāo)法禁止擅自改變注冊商標(biāo)的行為。

然而，在商標(biāo)的實(shí)際使用中，有些商標(biāo)的改動(dòng)確屬難以避免的客觀事實(shí)，如果一味的將其認(rèn)定為違法行為，也著實(shí)有些不合實(shí)際。

就此，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》[法發(fā)（2012）12號(hào)]中第二十條規(guī)定：“實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用”。因此，在商標(biāo)的改變性使用中，是否改變商標(biāo)的“顯著性”成為關(guān)鍵。

比如，在馬奇公司、阿里斯頓中國公司（二審被上訴人）訴嘉興阿里斯頓公司（二審上訴人）侵害商標(biāo)權(quán)與不正當(dāng)競爭糾紛一案二審中，馬奇公司與阿里斯頓中國公司主張認(rèn)定馳名商標(biāo)的是第1255550號(hào)商標(biāo)，而實(shí)際使用的是其沒有主張的第G706059號(hào)商標(biāo)，并存在多個(gè)商標(biāo)共同使用的實(shí)際狀況，就此，嘉興阿里斯頓公司認(rèn)為，由于被上訴人的不規(guī)范使用行為，導(dǎo)致其每個(gè)商標(biāo)的市場聲譽(yù)都不夠充分，都無法達(dá)到馳名狀態(tài)。

但是，江蘇省高院認(rèn)為，被上訴人所使用的標(biāo)識(shí)均由中文“阿里斯頓”、英文“ARISTON”加屋形圖案三部分組成，且排列組合方式完全相同，各標(biāo)識(shí)的差異屬于細(xì)微差異，不影響中文“阿里斯頓”、英文“ARISTON”和屋形圖形三部分構(gòu)成商標(biāo)的顯著識(shí)別部分，因此認(rèn)定被上訴人使用商標(biāo)的方式，視為對注冊商標(biāo)的使用。

商標(biāo)改變性使用中“知名度”的因素

通常來講，商標(biāo)的顯著性與知名度成正相關(guān)關(guān)系，即商標(biāo)的知名度與影響力越大，則商標(biāo)的顯著性越高，更容易為消費(fèi)者所識(shí)別。而商標(biāo)的改變性使用能否被認(rèn)定為注冊商標(biāo)的使用，主要判定標(biāo)準(zhǔn)在于是否改變了商標(biāo)的顯著特征，那么商標(biāo)的知名度對于此判斷標(biāo)準(zhǔn)是否有所影響？

對于一個(gè)被改變后使用的商標(biāo)，在經(jīng)過持續(xù)、大量地使用后使該商標(biāo)具有了一定的知名度，從而獲得顯著性的情況下，是否可以認(rèn)為，其改變性使用的行為未改變原注冊商標(biāo)的顯著特征，從而更傾向于判定其仍然構(gòu)成原注冊商標(biāo)的使用呢？

答案顯然是否定的。因?yàn)?，如果按照這種邏輯，那么對于一些已具有較高知名度的商標(biāo)，無論其怎樣進(jìn)行不規(guī)范的使用，只要改變后的商標(biāo)能夠起到識(shí)別商品來源作用，則就可以認(rèn)定其仍然構(gòu)成原注冊商標(biāo)的使用，這明顯違背了商標(biāo)法的立法本意。

比如，在“LAFITE”商標(biāo)撤銷行政糾紛案中，商評委和法院都傾向于認(rèn)定，因拉菲酒莊的“LAFITE”及“拉菲”商標(biāo)經(jīng)過大量宣傳，具有一定的知名度，故可以將之視為是對“LAFITE”的一種非規(guī)范的使用，從而將對未注冊的“拉菲”的使用也認(rèn)定為對原注冊商標(biāo)“LAFITE”的使用，這顯然有失偏頗。

如果知名度能夠強(qiáng)有力的影響商標(biāo)改變性使用的判定，那么，就會(huì)在一定程度上鼓勵(lì)商標(biāo)的不規(guī)范使用，使商標(biāo)權(quán)人產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，認(rèn)為只要能夠使商標(biāo)具有一定的知名度，就可以隨意改變商標(biāo)的形式，這顯然是不正確的。

商標(biāo)改變性使用中對法條適用的選擇

雖然我國商標(biāo)法禁止商標(biāo)的改變性使用，但是，現(xiàn)實(shí)中商標(biāo)的改變性使用卻比比皆是。那么，就產(chǎn)生了這樣一個(gè)問題，在商標(biāo)審查過程中，對于與改變性使用商標(biāo)構(gòu)成近似的在后商標(biāo)，究竟是應(yīng)該適用商標(biāo)法第三十條，判定與原注冊商標(biāo)構(gòu)成相同或近似；還是適用第三十二條，判定以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)呢？

我們認(rèn)為，對于這個(gè)問題，應(yīng)該具體問題具體分析。首先，對于未改變商標(biāo)顯著特征的細(xì)微性改動(dòng)，由于其仍被視為對注冊商標(biāo)的使用，因此仍然應(yīng)該適用商標(biāo)法第三十條，以原注冊商標(biāo)為在先的權(quán)利基礎(chǔ)。

其次，如果注冊商標(biāo)所有人的改變性使用行為，影響到了原注冊商標(biāo)的顯著性，那么這兩者就不再是同一商標(biāo)，而是不同的兩個(gè)商標(biāo)，注冊商標(biāo)所有人所使用的商標(biāo)實(shí)際上并不是原注冊商標(biāo)而是一個(gè)未注冊商標(biāo)?；诖?，再適用商標(biāo)法第三十條就顯得不合時(shí)宜，而更應(yīng)該轉(zhuǎn)而適用商標(biāo)法第三十二條，以在先使用并有一定影響的商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)。

例如，在“蒙羊康盛及圖”商標(biāo)無效宣告評審案件中，商評委就錯(cuò)誤的適用了法條的順位，其認(rèn)為，未注冊的“蒙羊”經(jīng)過使用已具有較高知名度，將對“蒙羊”的使用視為對“蒙羊及雙飛燕圖形”商標(biāo)的使用，從而錯(cuò)誤的適用了《商標(biāo)法》第三十條的規(guī)定，將“蒙羊康盛及圖”與“蒙羊及雙飛燕圖形”商標(biāo)認(rèn)定為構(gòu)成近似。

商標(biāo)改變性使用看似無足輕重，實(shí)則不然，一旦改變了原注冊商標(biāo)的顯著特征，實(shí)則使用的是一個(gè)新的未注冊商標(biāo)。一方面，原注冊商標(biāo)長期不使用有被提起撤銷的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，面對他人的侵權(quán)行為，在商標(biāo)維權(quán)中才發(fā)現(xiàn)，自己只能以未注冊商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)，不免有些尷尬。

在商標(biāo)評審與司法實(shí)踐中，由于對商標(biāo)改變性使用中“顯著性”要素、“知名度”要素、法條適用順位的理解不到位，裁判者往往更容易偏向一些大企業(yè)，這樣對于合法經(jīng)營的小企業(yè)來講，未免有失不公。我們認(rèn)為，裁判者更應(yīng)當(dāng)秉持中立的態(tài)度，讓市場的歸市場，讓法律的歸法律。

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作者：田君露  蘭臺(tái)知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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