「企業(yè)名稱」不同使用情況影響商標侵權(quán)或不正當競爭的判定

#本文由作者授權(quán)發(fā)布，文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉俊清  蘭臺知產(chǎn)團隊律師

原標題：使用對商標侵權(quán)和不正當競爭區(qū)分構(gòu)成之影響—對“伊頓”商標侵權(quán)案的評述

備受關(guān)注的伊頓國際學校訴北京伊頓國際幼兒園有限公司侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案已終審判決。二審法院推翻了一審法院的判決結(jié)果，改判被告停止商標侵權(quán)，并全額支持了關(guān)于商標侵權(quán)部分的經(jīng)濟損失。從全部駁回到改判全額支持，造成如此大反差的原因究竟何在？請見下文分解！

備受關(guān)注的伊頓國際學校訴北京伊頓國際幼兒園有限公司侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案，在北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出二審判決。二審法院撤銷了一審法院駁回原告全部訴請的判決，改判被告停止商標侵權(quán)，并全額支持了關(guān)于商標侵權(quán)部分的經(jīng)濟損失。

二審階段，在上訴人并未提交新的實質(zhì)性證據(jù)的情況下，從全部駁回到改判全額支持，造成如此大反差的原因究竟何在？筆者以為，根本問題在于，涉及企業(yè)字號的商標侵權(quán)和不正當競爭案件，對于商標使用產(chǎn)生裁判標準影響，沒有形成統(tǒng)一的認識。

因此，筆者擬對使用產(chǎn)生的商標侵權(quán)或不正當競爭構(gòu)成進行分析，以期對司法裁判給予一定的啟示。

商標侵權(quán)與不正當競爭的法律依據(jù)

因企業(yè)名稱而產(chǎn)生侵權(quán)案件，既涉及侵害商標權(quán)，也涉及不正當競爭。

商標法第五十八條規(guī)定，將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導公眾，構(gòu)成不正當競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理。

問題是哪種情況是不正當競爭，哪種情況屬于侵權(quán)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認，構(gòu)成 “給他人注冊商標專用權(quán)造成其他損害的行為”。

《最高人民法院關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務大局若干問題的意見》也對商標侵權(quán)和不正當競爭進行了明確的區(qū)分：“企業(yè)名稱因突出使用而侵犯在先注冊商標專用權(quán)的，依法按照商標侵權(quán)行為處理；企業(yè)名稱未突出使用但其使用足以產(chǎn)生市場混淆、違反公平競爭的，依法按照不正當競爭處理?！?br/>

由此可見，判斷構(gòu)成商標侵權(quán)還是構(gòu)成不正當競爭，關(guān)鍵在于判斷是否構(gòu)成突出使用。

在本案中，一審判決書在認定被告對于“伊頓”的使用構(gòu)成商業(yè)性使用的前提下，并未認定構(gòu)成商標侵權(quán)。并且，未對被告“伊頓”字號的使用是否足以產(chǎn)生市場混淆進行判斷，而是直接認定不構(gòu)成不正當競爭。未對是否構(gòu)成突出性使用進行判斷，又將商標侵權(quán)與不正當競爭混為一談，顯然有失妥當。

使用情況對商標侵權(quán)構(gòu)成的分析

如前所述，突出使用會構(gòu)成商標侵權(quán)，關(guān)鍵在于如何對構(gòu)成突出性使用進行判斷。實際上，所謂突出使用是將企業(yè)字號進行了商標性使用。

《商標實施條例》第三條中規(guī)定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中?！?br/>

而新修改的《商標法》增加商標使用的定義，并對將實施條例第三條修改為商標法的第四十八條：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！?

可以看出，新修改的商標法特意增加了“用于識別商品來源的行為”的語句，表明了立法者的深意。其實，該條作為商標使用的定義，體現(xiàn)為二個層次：一是定義前半部分，即“將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”，強調(diào)商標使用的形式；二是后半部分，即“用于識別商品來源的行為”，強調(diào)商標使用的實質(zhì)和目的。商標使用的實質(zhì)和目的是第一性，商標使用的形式是第二性，第二性是為第一性所服務，如果商標使用的形式在于用于識別商品來源，即構(gòu)成商標使用。

也就是說，商標使用的形式要構(gòu)成商標使用，根本要看這種使用是否發(fā)揮了識別商品或服務來源的作用。

本案涉案商標的類別為41類和43類，服務商標的使用往往更多的體現(xiàn)在宣傳當中。被告脫離其企業(yè)名稱，單獨使用“伊頓”的行為，顯然已經(jīng)不再僅僅是對于市場經(jīng)營主體的體現(xiàn)，同樣產(chǎn)生了標明服務來源的作用，構(gòu)成突出使用。

一審法院因被告明確標識其商標，涉案商標顯著性低，已經(jīng)使用背景等理由，認定被告對“伊頓”的使用行為不會與原告構(gòu)成混淆，存在法律適用錯誤，二審法院對此進行了糾正。

使用情況對構(gòu)成不正當競爭分析

案件另一個問題在于，如何判斷是否對公眾造成欺騙和誤解，構(gòu)成混淆，從而構(gòu)成不正當競爭，從商標使用角度，需要考慮以下幾個方面因素：

第一，標識的使用產(chǎn)生知名度與顯著性。標識的知名度與顯著性，是構(gòu)成混淆的重要考量標準。如“錢柜”案中，法院認可其因廣泛的使用而具有較高的知名度，為相關(guān)公眾所知悉，從而認定被告的行為構(gòu)成不正當競爭。本案中，原告提供了商標使用的證據(jù)，但是這些證據(jù)均為被告企業(yè)名稱注冊之后所形成。因此，難以成為構(gòu)成不正當競爭的知名度證據(jù)。

第二，使用人的“惡意” ?；煜呐袛嘁紤]當事人意思。比如，在 “奇樂兒”案企業(yè)名稱不正當競爭案中，法院就因為被告主觀上具有惡意競爭的故意，違反誠實信用原則，而構(gòu)成不正當競爭。本案中，在原告不能提供其商標在被告企業(yè)注冊前被使用的證據(jù)時，被告將“伊頓”注冊為企業(yè)字號是否具有“惡意”成為判斷是否構(gòu)成侵權(quán)的關(guān)鍵。比如，如果雙方進行了接觸，可以推定被控侵權(quán)方知曉注冊情況，具有惡意。本案中，雖然權(quán)利人提交了此類證據(jù)，但并沒有被法院認定為有效證據(jù)。

第三，標識使用的歷史與現(xiàn)狀。標識使用的歷史與現(xiàn)狀也是判斷是否構(gòu)成混淆的因素。通常經(jīng)過長時間的使用，不同的主體之間會形成相對獨立的市場和消費群體，構(gòu)成混淆的可能也就相對較小。本案的一審法院就考慮了這一因素，從而認定不構(gòu)成不正當競爭 。

對商標使用理論的深刻理解，是企業(yè)名稱不當使用案件精細化裁判的必然要求。對于司法裁判者而言，只有回歸商標使用的內(nèi)涵，深刻理解商標使用理論，才能作出精準的判斷。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉俊清  蘭臺知產(chǎn)團隊律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

點擊下方“活動推薦”報名參與

“2017GIPC 全球知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會”

活動推薦（點擊圖片或者文字查看詳情）

「G40兩岸知識產(chǎn)權(quán)領袖閉門峰會」「全球知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會」即將震撼出擊

2017金牌知識產(chǎn)權(quán)分析評議師挑戰(zhàn)賽報名開啟！等你來戰(zhàn)！(附報名通道)

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務、政府機構(gòu)、律所、事務所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/”