「商標許可使用」十項風(fēng)險防范知識

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原標題：商標許可使用風(fēng)險防范知多少

2017年9月8日，最高人民法院公開宣判，廣藥集團與加多寶公司對涉案“紅罐王老吉涼茶”包裝裝潢權(quán)益的形成均作出了重要貢獻，在遵循誠實信用原則和尊重消費者認知并不損害他人合法權(quán)益的前提下，共同享有“紅罐王老吉涼茶”包裝裝潢的權(quán)益。近年來，加多寶與王老吉紛爭不斷，商標之爭始于1997年，“王老吉”商標的持有者廣藥集團與加多寶的母公司香港鴻道集團簽訂了商標使用許可協(xié)議。2000年和2003年香港鴻道集團賄賂時任廣藥集團總經(jīng)理李益民簽署了兩次補充協(xié)議，將加多寶使用“王老吉”商標期限延長到2020年。

2011年，廣藥集團向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會遞交了仲裁申請，請求宣告兩個補充協(xié)議無效，最終法院維持了仲裁委做出的商標許可補充協(xié)議無效的裁定，至此，加多寶公司將不能再使用“王老吉”商標。由加多寶與王老吉的商標紛爭，筆者想到，商標許可在使許可人與被許可人雙方獲利的同時，也存在著諸多風(fēng)險，因此，有必要在許可前對各種風(fēng)險進行預(yù)估和防控，以避免或減少未來的紛爭。本文將就商標許可的風(fēng)險防范問題跟大家分享一下。

商標許可是指注冊商標權(quán)利人將自己的商標許可給他人使用，從而獲得一定收益的行為。《商標法》及《商標法實施條例》并未對商標許可的種類進行劃分，《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》將商標許可使用的種類劃分為三類，即獨占使用許可、排他使用許可、普通使用許可。

• 獨占使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定不得使用該注冊商標。該許可使用方式除了獨占被許可人，其他人包括注冊人自己均不能使用該注冊商標。同時，當商標被侵權(quán)時，被許可使用人可以以自己的名義獨立提起商標侵權(quán)訴訟。

  
  

• 排他使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定可以使用該注冊商標但不得另行許可他人使用該注冊商標。排他使用許可與獨占使用許可相比較，雖然都是僅許可一個被許可人使用，但不同的是，排他使用許可的商標注冊人自己是可以使用的。如果出現(xiàn)商標侵權(quán)行為，被許可使用人可以和商標注冊人共同提起商標侵權(quán)訴訟，當商標注冊人不起訴或者怠于起訴時，被許可使用人可以單獨提起訴訟。

  
  

• 普通使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊商標，并可自行使用該注冊商標和許可他人使用其注冊商標。該許可使用方式是目前比較普遍的許可方式，如各種加盟連鎖店的品牌許可通常都是普通許可的方式。普通許可使用方式下，當出現(xiàn)商標侵權(quán)行為時，被許可人只有在商標注冊人明確授權(quán)的情況下，才有權(quán)利提起商標侵權(quán)訴訟。
  

商標許可使用可以使許可人獲得經(jīng)濟收益、實現(xiàn)品牌迅速擴張和價值增值，同時也可以防控他人提出三年不使用撤銷的風(fēng)險。對于被許可人來說，使用現(xiàn)成的商標，借助現(xiàn)有商標已經(jīng)具有的商譽等可以實現(xiàn)穩(wěn)定的獲利。但在這些優(yōu)勢的背后也潛藏了各種風(fēng)險，因此，有效的防控風(fēng)險、避免和減少糾紛的產(chǎn)生，對于許可人和被許可人都是非常有必要的。

對于許可人來說，應(yīng)著重從如下幾方面來防控風(fēng)險：

1、首先要謹慎選擇合作伙伴，注重商標使用許可合同被許可人資格的審查。

被許可人主體資格存在問題，將會因合同主體不適格而導(dǎo)致合同無效或者無法履行，被許可人產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，將會直接波及許可人，造成被許可商標信譽的降低和價值的減損。因此，在授予許可使用權(quán)之前，許可人首先需要對被許可人的資質(zhì)進行審查，有些行業(yè)，按照國家相關(guān)規(guī)定需要取得批準文件的，應(yīng)讓被許可人提供。例如，使用人用藥品、醫(yī)用營養(yǎng)食品、醫(yī)用營養(yǎng)飲料和嬰兒食品商標的，被許可人需提供衛(wèi)生行政管理部門的證明文件；使用卷煙、雪茄煙和有包裝的煙絲的商標的，被許可人需提供國家煙草主管部門批準生產(chǎn)的證明文件等。如果被許可人不符合相關(guān)規(guī)定，則許可人需要謹慎簽署許可合同。其次，許可人還需要對被許可人生產(chǎn)能力、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等進行考察、測試，選擇生產(chǎn)能力較好、經(jīng)營管理水平較高且履約能力較強的企業(yè)作為被許可人，達不到與自己產(chǎn)品相同質(zhì)量標準的不能授予許可證。

2、做好許可期間的質(zhì)量監(jiān)控。

商標法第四十三條規(guī)定，許可人應(yīng)當監(jiān)督被許可人使用其注冊商標的商品質(zhì)量。質(zhì)量監(jiān)控既是許可人的法定義務(wù)，同時也是對許可人權(quán)益的保護。首先，需要在合同中明確約定質(zhì)量標準，避免采取“按照甲方要求的質(zhì)量標準”等籠統(tǒng)規(guī)定，明確細化標準，以防止合同履行中出現(xiàn)糾紛；其次，在許可合同中關(guān)于監(jiān)督檢查辦法也應(yīng)予以明確約定，以防止質(zhì)量監(jiān)督權(quán)利的落空。質(zhì)量監(jiān)督控制的方式可以包括定期不定期的派技術(shù)人員進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、巡視等或定期不定期的抽查、抽檢產(chǎn)品等；最后，質(zhì)量監(jiān)督要貫穿在整個合同期限內(nèi)，在對被許可人的生產(chǎn)過程、工藝制作、產(chǎn)品檢驗和管理等方面實施監(jiān)督的過程中，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量狀況，許可人應(yīng)采取果斷措施，必要時應(yīng)及時終止商標使用許可合同，收回商標使用許可權(quán)，以防止給品牌造成不利影響。

3、禁止被許可人注冊和使用與被許可商標近似的商標，防止品牌淡化。

商標許可使用中，被許可人有可能會出于自身利益的考慮，培養(yǎng)自有品牌，這是允許的。但如果被許可人注冊或使用的是與被許可商標近似的商標，或?qū)⒈辉S可商標的一部分與自己的商標組合后使用和注冊，這將會使消費者認為該商標與被許可商標之間存在一定關(guān)聯(lián)關(guān)系。當許可關(guān)系解除后，這種混淆和誤認將給許可人品牌造成不利的影響。為避免這種風(fēng)險，建議許可人在合同中確定：①未經(jīng)許可人同意，被許可人不得將其他具有顯著性的文字或圖形與被許可商標進行組合使用和注冊；②未經(jīng)許可人同意，被許可人不得使用和注冊與被許可商標近似的商標；③未經(jīng)許可人同意，被許可人不得將許可事項中涉及的產(chǎn)品名稱、許可人企業(yè)商號、包裝設(shè)計和廣告用語等申請為商標。

4、禁止被許可人登記與許可人商號相同或者含有許可人商號的企業(yè)名稱。

實踐中，許可人與被許可人為便于品牌合作推廣，許可人同意被許可人登記與許可人商號相同或者含有許可人商號的企業(yè)名稱。但在許可關(guān)系終止后，雖然被許可人不再使用被許可商標，但仍可以繼續(xù)使用與許可人商號相同或高度近似的企業(yè)名稱，這種情況也會導(dǎo)致消費者的混淆和誤認。因此，為避免這種情況，建議許可人在合同中明確約定被許可人禁止登記與許可人相同或者包含被許可人商號的企業(yè)名稱，如果確實合作所需，需要做企業(yè)名稱的關(guān)聯(lián)性登記，也應(yīng)在合同中明確約定，在許可關(guān)系結(jié)束后規(guī)定的期限內(nèi)，被許可人應(yīng)及時辦理變更企業(yè)名稱登記。

以上是關(guān)于許可人應(yīng)注意的風(fēng)險防范，對于被許可人來說，商標使用許可同樣也需要做好風(fēng)險防范，具體包括如下幾個方面：

5、在簽署許可使用合同前，被許可人需要對許可人、許可商標的情況做詳細調(diào)查，防控因許可主體或者被許可商標的瑕疵導(dǎo)致許可合同無法履行。

A.審核被許可商標是否是注冊商標，且權(quán)利穩(wěn)定。如果被許可商標是申請中的商標，則該商標后續(xù)存在被駁回無法獲權(quán)的風(fēng)險，這種情況最好不要簽署許可合同。即使是獲得注冊的商標，仍應(yīng)調(diào)查該商標是否有被他人提出三年不使用撤銷或者提出無效宣告申請等程序。如存在上述程序，說明該商標權(quán)利不夠穩(wěn)定，可能涉及商標權(quán)屬糾紛，被許可人應(yīng)向許可人核實情況，審慎簽署合同，如非要簽署許可合同則需要在合同中明確約定因被許可商標權(quán)屬糾紛給被許可人造成的損失應(yīng)由許可人承擔相應(yīng)的違約責任。B,審核許可人是否是被許可商標的唯一所有人，被許可商標如有共同所有人，許可事項則需要獲得全部共有人的同意。C.審核被許可商標的效力，是否為中國境內(nèi)注冊商標，如果涉及出口，則要審核被許可商標在出口國是否已經(jīng)注冊。

6、通過合同條款約定，保證許可使用期間被許可商標權(quán)利的穩(wěn)定性。

許可使用期間被許可商標權(quán)利的穩(wěn)定性是對被許可人權(quán)益的重要保障，因此，被許可人應(yīng)通過合同條款做如下約定或限制：①許可使用期間許可人不得將被許可商標轉(zhuǎn)讓給他人，或者在允許轉(zhuǎn)讓的情況下，需保證新的受讓人繼續(xù)履行原許可合同條款。②許可人應(yīng)及時辦理被許可商標的續(xù)展，以保證被許可商標權(quán)利的延續(xù)性。③在許可使用期間，被許可商標被他方提出三年不使用撤銷或者無效申請等，許可人應(yīng)及時參與行政程序并積極進行答辯。如因許可人怠于行使權(quán)利導(dǎo)致被許可商標權(quán)利無效，許可人應(yīng)承擔違約責任。④在被許可商標遭遇侵權(quán)時，許可人應(yīng)及時維權(quán)。

7、通過合同條款約定，保障被許可人使用權(quán)益。

為保障被許可人在許可使用期間內(nèi)的使用權(quán)益，被許可人應(yīng)做相應(yīng)的限制性約定：①如果簽署的是獨家許可或者獨占許可，則要求許可人在合同中約定在同一區(qū)域只有被許可人一家，不允許有其他第三方被許可使用。②如果被許可商標存在相關(guān)的商業(yè)標記，如聯(lián)合商標、防御商標、域名等，為了商標的有效使用，可以要求許可人將相關(guān)商業(yè)標記一起授權(quán)使用，或者要求許可人不得將相關(guān)商業(yè)標記轉(zhuǎn)讓或許可給不同的商業(yè)主體。

8、許可使用中應(yīng)同時開展對自己品牌的培育。

許可使用只是權(quán)益之計，長久看，被許可人仍要培育自己的商標。商標注冊成本很低，商標的價值是源于商標使用過程中投入的大量的廣告宣傳等。很多情況下被許可使用人對商標的知名度作出了巨大的貢獻，但由于商標專用權(quán)只由商標注冊人享有，因此，當使用權(quán)到期后，被許可使用人除了通過商標許可使用取得的利益之外，針對商標本身就再也不享有任何權(quán)利，“王老吉”商標案例很恰當?shù)姆磻?yīng)了這一法律風(fēng)險。加多寶在許可使用期間的大量廣告宣傳投入使“王老吉”商標知名度和價值大增，但最終因不能再使用“王老吉”商標，也是為他人做嫁衣裳。因此，被許可人需要著力對自己品牌的建立和培育。一方面，被許可人需要注冊自己的商標，但注意不要注冊與被許可人近似的商標，以免發(fā)生紛爭。另一方面，可以將自己的商標與被許可商標一起使用在產(chǎn)品包裝上，但注意不是和被許可商標組合使用，而是分別標注，以示區(qū)分為兩個不同的商標，通過被許可商標產(chǎn)品銷售推廣逐步提高自己品牌的知名度，以為后續(xù)許可使用終止后自己品牌獨立的使用和發(fā)展做好準備。

9、及時辦理許可備案。

商標法第四十三條規(guī)定，許可他人使用其注冊商標的，許可人應(yīng)當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人。目前商標局辦理商標許可的流程進一步簡化，即不再需要提供許可合同備案，也不需要在許可合同簽署之日起3個月內(nèi)向商標局備案。雖然備案不是許可合同生效的必要要件，但如果不及時備案，許可使用合同的效力范圍會受到限制，只在許可人和被許可人之間有效，不能對抗善意第三人。在許可人將商標許可給多家的情況下，不備案的被許可人將不能對抗辦理許可備案的被許可人和其他善意第三人。因此，為保障使用權(quán)益，被許可人應(yīng)在許可合同中明確約定，許可人在許可合同簽署后的規(guī)定期限內(nèi)向商標局提交許可備案申請。

10、合同應(yīng)約定許可終止后續(xù)事項處理的過渡期。

商標許可合同結(jié)束后，被許可使用方會有剩余未銷售的貨物、剩余的商標標識以及印有商標標識的外包裝物、宣傳資料等，如直接禁止銷售和使用，將會造成被許可人的較大損失和財產(chǎn)的浪費。因此，被許可人在簽署合同時，應(yīng)對上述后續(xù)事項處理進行約定，可以約定處理后續(xù)事項的過渡期，在過渡期內(nèi)被許可人仍可以銷售剩余產(chǎn)品，同時也可以約定由許可人回購的方式處理后續(xù)事項。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：佟燕燕  北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責任公司

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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