#文章僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:黃燕 超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司
原標(biāo)題:淺談馬庫什權(quán)利要求新穎性判定
馬庫什權(quán)利要求是一種比較特殊的權(quán)利要求,其采用列舉出可選擇要素或可選擇項的方式來撰寫權(quán)利要求,目的在于解決化學(xué)領(lǐng)域中的多個取代基彼此之間不具有共同上位概念的問題。實踐中,馬庫什權(quán)利要求通常出現(xiàn)在通式化合物和制藥領(lǐng)域的專利申請文件中。
關(guān)鍵詞:馬庫什權(quán)利要求、新穎性、修改方式
我國《專利審查指南》將馬庫什權(quán)利要求定義為:限定多個并列的可選擇要素的權(quán)利要求?;凇秾@麑彶橹改稀返囊?guī)定可以看出,這些化合物屬于多個并列的化合物。
我們可以簡單地將馬庫什權(quán)利要求中的通式理解為虛擬的上位概念,而大量的具體化合物理解為具體的下位概念。在基于“下位概念的公開使采用上位概率限定的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛦适路f性;反之,上位概念的公開并不影響采用下位概念限定的發(fā)明或者實用新型的新穎性”這一判定原則下,判定馬庫什權(quán)利要求涉及的化合物。
接下來,我們結(jié)合一個具體案例進(jìn)行分析:
>>>>案情簡介
2012年3月20日,專利復(fù)審委員會作出的第40895號復(fù)審請求審查決定涉及發(fā)明名稱為“鹵代肟衍生物和其作為潛在的酸的用途”的200480004559.6號PCT發(fā)明專利申請。
實質(zhì)審查階段,原審查部分以本專利申請不具備新穎性作出了駁回決定。其基于的主要理由是:
駁回決定所針對的權(quán)利要求1為馬庫什類型的權(quán)利要求,其要求保護(hù)一種通式I或II的化合物(具體結(jié)構(gòu)式略),通式I或II的化合物各涉及4個取代基,每個取代基限定了大量的并列選擇項,駁回決定中認(rèn)為,對比文件1公開了一種通式V和VI所示化合物(具體結(jié)構(gòu)式略),上述化合物的主體結(jié)構(gòu)以及取代基的位置均與通式I或II的化合物相同,并且通式V和VI中各個取代基的選擇項與通式I或II中相應(yīng)的取代基的選擇項部分相同,由此認(rèn)為權(quán)利要求1所請求保護(hù)的技術(shù)方案相對于對比文件1不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。
原審查部門在前置審查中認(rèn)為駁回決定中評述的權(quán)利要求1不具有新穎性并不是評述其中具體化合物的新穎性,而是評述權(quán)利要求1中一個馬庫什通式化合物的新穎性,故堅持駁回決定。
而專利復(fù)審委員會認(rèn)為:對于化學(xué)通式定義的化合物權(quán)利要求而言,如果對比文件中公開的化學(xué)通式包含了一個較寬的化合物范圍,本領(lǐng)域技術(shù)人員僅根據(jù)該通式以及通式中取代基的選擇的內(nèi)容并不能直接得出落入所述權(quán)利要求保護(hù)范圍的具體化合物,即使對比文件通式中取代基進(jìn)行的選擇與權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)的具體化合物相同,也不能因此認(rèn)為該權(quán)利要求的通式化合物已被該對比文件公開,即對比文件給出的信息尚不足以影響所述權(quán)利要求的新穎性。
雖然對比文件1公開的通式V和VI所示化合物的主體結(jié)構(gòu)以及取代基的位置均與本申請權(quán)利要求1中的通式I或II的化合物相同,并且通式V和VI中各個取代基的選擇項與通式I或II中相應(yīng)的取代基的選擇項部分相同,然而由于該V和VI均由多個具有多種含義的可變?nèi)〈x而成,其包括了一個很大的保護(hù)范圍,而對比文件1所引用用來評述的部分既沒有針對上述落入本申請權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)的化合物給出具體的化學(xué)名稱、分子式(或結(jié)構(gòu)式),也沒有針對其提供具體的理化參數(shù)或制備方法,本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)對比文件1公開的內(nèi)容并不能直接得出落入本申請權(quán)利要求1保護(hù)范圍內(nèi)的具體化合物,即不能據(jù)此認(rèn)為對比文件1公開了所述具體化合物,從而否定權(quán)利要求1的新穎性。其次,實質(zhì)審查過程中也沒有對對比文件1全文尤其是實施例部分的內(nèi)容進(jìn)行分析,以找出能夠落入本申請權(quán)利要求1通式保護(hù)范圍內(nèi)的具體化合物(包括化學(xué)名稱、分子式或結(jié)構(gòu)式、理化參數(shù)或制備方法)、或者與本申請權(quán)利要求1中通式結(jié)構(gòu)最接近的具體化合物,而只是給出了對比文件1中涉及通式限定的權(quán)利要求書,該部分內(nèi)容不滿足審查指南中關(guān)于通式化合物新穎性中關(guān)于“提到”的要求,因此即使對比文件1中的通式與本申請權(quán)利要求1中的通式的取代基選項存在部分重合,仍不能據(jù)此評述本申請權(quán)利要求1的新穎性。
>>>>案例評析
本案例涉及馬庫什類型產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性判斷。對于馬庫什類權(quán)利要求也即包含通式的權(quán)利要求,審查指南第二部分第十章第5.1節(jié)關(guān)于化合物的新穎性規(guī)定:“通式不能破壞該通式中一個具體化合物的新穎性?!贝送猓瑢τ趯Ρ任募薪o出的具體化合物的形式,審查指南在該部分中指出:“專利申請要求保護(hù)一種化合物的,如果在一份對比文件里已經(jīng)提到該化合物,即推定該化合物不具備新穎性”,“這里所謂的‘提到’的含義是:明確定義或者說明了該化合物的化學(xué)名稱、分子式(或結(jié)構(gòu)式)、理化參數(shù)或制備方法”。因此,對于權(quán)利要求所要求保護(hù)的通式類化合物而言,只要對比文件中明確定義或者說明了某具體化合物的化學(xué)名稱、分子式(或結(jié)構(gòu)式)、理化參數(shù)或制備方法,并且該具體化合物落入權(quán)利要求所要求保護(hù)的通式范圍內(nèi),那么該對比文件就提到了能夠破壞該權(quán)利要求新穎性的具體化合物。
本復(fù)審案在馬庫什權(quán)利要求的撰寫上為我們在日后撰寫帶來如下啟示:
(1)通式僅涉及化合物結(jié)構(gòu)式而不涉及其化學(xué)名稱、理化參數(shù)或制備方法時,無法確定該通式涵蓋的具體化合物,進(jìn)而無法視為“提到”具體化合物,因此無法用這樣的通式來評述具體化合物的新穎性。
(2)盡量在說明書的其它部分例如實施例中,給出了一個具體的化合物A(包括具體名稱或者分子式、結(jié)構(gòu)式的形式)?;蛘呔唧w的化合物的理化參數(shù)或用于鑒定該化合物用的其他參數(shù);或者公開了化合物A的制備方法,此時可推定公開了具體化合物A。
(3)從撰寫的角度講,在撰寫通式類權(quán)利要求時不宜隨意擴大其保護(hù)范圍,應(yīng)適當(dāng)概括出一個合理的保護(hù)范圍,有利于其在實質(zhì)審查申請中的授權(quán)前景以及授權(quán)之后的確權(quán)穩(wěn)定性。
在判斷馬庫什化合物是否具有新穎性時,首先考慮馬庫什權(quán)利要求所涵蓋的所有具體化合物是否具有新穎性。如果某一化合物已經(jīng)被對比文件所公開,則推定該化合物不具備新穎性;但申請人能證明在申請日之前該化合物無法制備的除外。
其次,考慮馬庫什化合物整體是否具有新穎性。如果馬庫什權(quán)利要求所涵蓋的所有具體化合物都具有新穎性,則該馬庫什化合物整體也具有新穎性;如果馬庫什權(quán)利要求所涵蓋的具體化合物中一部分不具備新穎性,則該馬庫什化合物整體也不具備新穎性;馬庫什權(quán)利要求所涵蓋的具體化合物彼此之間的新穎性不互相影響,一部分化合物不具有新穎性并不影響其他化合物的新穎性,因此允許申請人修改馬庫什權(quán)利要求,刪除其中不具新穎性的部分,從而使新的馬庫什化合物具有新穎性。
在刪除馬庫什權(quán)利要求并列可選項中的一項或幾項時,應(yīng)當(dāng)遵循的原則是:修改后的馬庫什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)是馬庫什權(quán)利要求;即:不能將原始申請文件中的馬庫什化合物修改未只剩一個變量,且該變量的可選項均是具體取代基;
如果修改后的馬庫什權(quán)利要求僅包含了數(shù)個具體化合物,則這些化合物應(yīng)當(dāng)全部在原始申請文件中有明確記載,否則不允許進(jìn)行這樣的修改。
參考資料:
1. 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會.第40895號復(fù)審決定書
2. 《審查指南》第二部分第十章8.1.1
3. 王春偉. 馬庫什權(quán)利要求的新穎性判定
4. 韋東. 淺談無效程序中馬庫什權(quán)利要求的修改
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:黃燕 超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”
「關(guān)于IPRdaily」
IPRdaily成立于2014年,是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺,致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人,用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶(國內(nèi)25萬+海外30萬);同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源,通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。
(英文官網(wǎng):iprdaily.com 中文官網(wǎng):iprdaily.cn)
本文來自IPRdaily.cn 中文網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:“http://jupyterflow.com/”
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧