涉及優(yōu)先權(quán)專利申請文件的撰寫

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作者：杜欣  超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標題：涉及優(yōu)先權(quán)的專利申請文件的撰寫

在專利代理實務(wù)過程中，會遇到一些已經(jīng)提交的專利申請需要應(yīng)申請人的要求或者一些實際需求要求優(yōu)先權(quán)，例如以下情況：

（1）申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi)，又依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約在中國就相同主題提出專利申請；

（2）在先申請僅闡述具體的技術(shù)方案，但缺乏相應(yīng)技術(shù)效果的數(shù)據(jù)（在先申請暫未實施，所以相應(yīng)技術(shù)效果暫時無法獲得）；

（3）在先申請的技術(shù)方案描述比較粗略，需進行細節(jié)補充（發(fā)明人只想到粗略的技術(shù)框架，暫未想到技術(shù)細節(jié)）；

（4）在先申請權(quán)利要求中僅限定了很具體的技術(shù)方案，專利保護范圍太窄。

《審查指南》6.2.2要求本國優(yōu)先權(quán)的6.2.2.1在先申請和要求優(yōu)先權(quán)的在后申請中規(guī)定：

在先申請和要求優(yōu)先權(quán)的在后申請應(yīng)當符合下列規(guī)定：

(1) 在先申請應(yīng)當是發(fā)明或者實用新型專利申請，不應(yīng)當是外觀設(shè)計專利申請，也不應(yīng)當是分案申請。

(2) 在先申請的主題沒有要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，或者雖然要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，但未享有優(yōu)先權(quán)。

(3) 該在先申請的主題，尚未授予專利權(quán)。

(4) 要求優(yōu)先權(quán)的在后申請是在其在先申請的申請日起十二個月內(nèi)提出的。

審查上述第(3) 項時，以要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請日為時間判斷基準。審查上述第(4) 項時，對于要求多項優(yōu)先權(quán)的，以最早的在先申請的申請日為時間判斷基準，即要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請日是在最早的在先申請的申請日起十二個月內(nèi)提出的。

在先申請不符合上述規(guī)定情形之一的，針對不符合規(guī)定的那項要求優(yōu)先權(quán)聲明，審查員應(yīng)當發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

審查優(yōu)先權(quán)時，如果發(fā)現(xiàn)專利局已經(jīng)對在先申請發(fā)出授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書，并且申請人已經(jīng)辦理了登記手續(xù)的，審查員應(yīng)當針對在后申請發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。初步審查中，審查員只審查在后申請與在先申請的主題是否明顯不相關(guān)，不審查在后申請與在先申請的實質(zhì)內(nèi)容是否一致。當其申請的主題明顯不相關(guān)時，審查員應(yīng)當發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

那么，在專利申請文件的撰寫過程中，代理人需要注意以下幾種情況的在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

（1）在后申請與在先申請中的一個或多個特征存在上、下位的關(guān)系；

在后申請要求保護的主題中，所采用的一個或多個特征與在先申請的說明書和權(quán)利要求書中記載的特征為上、下位關(guān)系，則在后申請所要求保護的主題不能享有優(yōu)先權(quán)。

例如：在先申請記載了一種下位的裝置，在后申請請求保護一種上位的系統(tǒng)，在后申請包含上位的系統(tǒng)的技術(shù)方案在在先申請中并沒有記載，盡管在先申請中記載了下位的技術(shù)方案且實際應(yīng)用中二者確實為上下位概念，但也不能夠基于在先申請直接和毫無疑義的確定上位的技術(shù)方案，在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

（2）慣用手段的直接置換

如果在后申請要求享受在先申請的優(yōu)先權(quán)，但在后申請中的一個或多個技術(shù)特征是在先申請中一個或多個技術(shù)特征的慣用手段的直接置換，則在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)；

例如：在先申請記載了一種包含紅外測距的裝置，在后申請請求保護一種包含超聲波測距的裝置，盡管紅外測距和超聲波測距屬于慣用手段的直接置換，但由于在先申請包含紅外測距的裝置不能夠直接和毫無疑義地確定在后申請的包涵超聲波測距的裝置，所以，在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

（3）數(shù)值范圍部分重疊

如果在后申請請求保護的技術(shù)方案中包含數(shù)值范圍，而該數(shù)值范圍與在先申請記載的數(shù)值范圍不完全相同，而是部分重疊，則在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

例如：在先申請中記載了一種結(jié)構(gòu)加工方法，為了加工具備某種特性的結(jié)構(gòu)，需要在壓力為1.5標準大氣壓～2標準大氣壓之間，而在后申請同樣請求保護一種結(jié)構(gòu)加工方法，該結(jié)構(gòu)需要在壓力為1.8標準大氣壓～2.5大氣壓之間，二者存在部分重疊，在后申請無法享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

（4）在后申請的技術(shù)方案增加了技術(shù)特征

在后申請要求保護的主題中有一個或者部分技術(shù)特征未記載于在先申請記載的方案，即在后申請要求保護的主題相對于在先申請記載的技術(shù)方案增加了技術(shù)特征，則在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

例如：在先申請記載了技術(shù)方案A和實施例a1、a2，在后申請記載了技術(shù)方案A和實施例a1、a3，a3相當于增加的技術(shù)特征，且a3并非根據(jù)公知常識能夠確定是A必須包括的技術(shù)特征，這時，a1可以享有優(yōu)先權(quán)，但是a3由于無法由a2直接且毫無疑義的確定，所以a3無法享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

另外，在實際操作的某些特殊情況下，在后申請與在先申請相比增加了技術(shù)特征，但其仍然可以享有在先申請的優(yōu)先權(quán)，例如：在先申請記載了一種用戶終端，但未記載用戶終端包括處理器這一技術(shù)特征；在后申請請求保護一種用戶終端，其中增加了包括處理器這一技術(shù)特征，其他不變，并且也未涉及處理器與用戶終端中其它技術(shù)特征之間的關(guān)系。

然而，由于本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接地、毫無疑義地確定用戶終端必定包括天線（因為沒有處理器用戶終端無法工作），所以在后申請中要求保護的用戶終端可以享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

另外，在實務(wù)操作過程中，靈活使用優(yōu)先權(quán)可以為代理工作和流程工作帶來很多便利，例如：

（1）遞交時某些圖片實質(zhì)性錯誤或提交時遺漏（這種情況實際操作中盡量避免）；

（2）申請階段因為某種失誤，導(dǎo)致專利申請被視為撤回（或者即將要被視為撤回）；

（3）已經(jīng)遞交一件發(fā)明或者實用新型，但是專利申請人想要改成一打二（發(fā)明和實用新型同報）；

（4）需要改變申請人信息；

（5）產(chǎn)品馬上要發(fā)布，沒有時間仔細撰寫。

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作者：杜欣  超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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