中美貿(mào)易戰(zhàn)下，中國(guó)企業(yè)如何有效應(yīng)對(duì)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)投訴風(fēng)波？

#本文僅代表作者觀點(diǎn)，文章不代表IPRdaily立場(chǎng)#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：顏思晨嘉權(quán)專利商標(biāo)事務(wù)所國(guó)際代理部

原標(biāo)題：中美貿(mào)易戰(zhàn)下中國(guó)企業(yè)如何有效應(yīng)對(duì)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)投訴風(fēng)波

眾所周知，近期爆發(fā)了中美貿(mào)易大戰(zhàn)，這使得中國(guó)企業(yè)在美國(guó)的商品交易變得極其艱難，尤其是沒有事先在美國(guó)布局知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)企業(yè)。中美貿(mào)易大戰(zhàn)中，美國(guó)除了明令對(duì)中國(guó)的一部分商品加收關(guān)稅，美國(guó)的許多企業(yè)均開始紛紛向中國(guó)企業(yè)打響知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)戰(zhàn)爭(zhēng)。在這場(chǎng)貿(mào)易風(fēng)波中，中國(guó)企業(yè)該如何有效地應(yīng)對(duì)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有者的投訴行為并進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)避貿(mào)易呢？

首先，簡(jiǎn)單向大家介紹一下美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的四種類型：專利、商業(yè)外觀、商標(biāo)和版權(quán)。

其中，專利包括發(fā)明專利（美國(guó)也稱實(shí)用專利）和外觀專利，美國(guó)的發(fā)明專利和外觀專利的申請(qǐng)和審查與中國(guó)的類似，只是美國(guó)外觀專利的保護(hù)期限是從授權(quán)日起算。

商業(yè)外觀可以是產(chǎn)品的顏色或者形狀，也可以是包裝的顏色或者形狀，它是一種特殊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)類型，因?yàn)闄?quán)利人可以通過使用該商業(yè)外觀即可獲得該商業(yè)外觀的權(quán)利。

商標(biāo)包括普通法商標(biāo)和注冊(cè)商標(biāo)，普通法商標(biāo)也是權(quán)利人可以通過使用該商標(biāo)即可獲得該商標(biāo)的權(quán)利，而注冊(cè)商標(biāo)需要在美國(guó)專利商標(biāo)局注冊(cè)成功后權(quán)利人才擁有注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利。但普通法商標(biāo)只能阻止權(quán)利人使用地的其他人使用其商標(biāo)，比如，權(quán)利人在加州使用了一商標(biāo)而獲得了該商標(biāo)的權(quán)利，那么其他人在紐約使用該商標(biāo)則不屬于侵犯行為。

版權(quán)的申請(qǐng)和審查也與中國(guó)的類似，并且版權(quán)侵權(quán)是中國(guó)企業(yè)在美國(guó)比較少遇到的一種知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)類型。值得注意的是，不管是哪種類型的美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，比如外觀專利或者商業(yè)外觀，又比如普通法商標(biāo)和注冊(cè)商標(biāo)，只要是判定為侵權(quán)，尤其是故意侵權(quán)，中國(guó)企業(yè)都會(huì)遭受到巨額的索賠。

以下以亞馬遜為例說明如何有效應(yīng)對(duì)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有者的投訴行為。

近期非常多的中國(guó)企業(yè)收到亞馬遜的侵權(quán)及停止侵權(quán)通知函，許多中國(guó)企業(yè)一開始并不理會(huì)，這就導(dǎo)致了亞馬遜直接下架該中國(guó)企業(yè)的相關(guān)商品。若該中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步收到其他商品的侵權(quán)及停止侵權(quán)通知函時(shí)仍然不理會(huì)，亞馬遜很大可能會(huì)將該企業(yè)列入黑名單，從此不再允許該企業(yè)的商品上架。

除非，亞馬遜客服收到了投訴者的撤銷投訴函，但不管是不是惡意投訴，這種情況通常不會(huì)發(fā)生。并且，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的訴訟中，一旦被判定為侵權(quán)，法官會(huì)認(rèn)定該侵權(quán)行為為故意侵權(quán)行為，賠償額會(huì)高達(dá)普通侵權(quán)行為的3倍。

因此，若中國(guó)企業(yè)收到侵權(quán)及停止侵權(quán)通知函，一定要慎重對(duì)待，最好是請(qǐng)中國(guó)/美國(guó)專利律師介入幫忙進(jìn)行專業(yè)的分析，因?yàn)橛锌赡苁峭惿唐分懈?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的惡意投訴，這時(shí)候中國(guó)企業(yè)驚嚇到一味用鈔票討好對(duì)方也不是一個(gè)明智之舉。

那么，收到侵權(quán)及停止侵權(quán)通知函時(shí)，我們中國(guó)企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)呢？

首先，我們需要去核查投訴者的公司名稱、聯(lián)系地址、郵件地址以及被投訴侵權(quán)的商品型號(hào)，確認(rèn)進(jìn)行投訴的公司是否真實(shí)存在、聯(lián)系地址及郵件地址是否真實(shí)有效？進(jìn)行投訴的公司是否有在賣同種類型的商品？

如果該投訴公司不存在或者沒有在售賣相關(guān)類型的商品。那么基本上可以斷定該投訴行為為惡意投訴行為，我們可以通過列舉足夠詳細(xì)的相關(guān)證據(jù)來說服亞馬遜客服從而讓我們的商品重新上架。

如果該投訴公司真實(shí)存在，并且也在售賣相關(guān)類型的商品。我們?nèi)匀恍枰ズ瞬樵撏对V行為是否為惡意投訴行為。這可以通過查詢?cè)撏对V公司是否有相關(guān)商品的專利權(quán)、商業(yè)外觀權(quán)、商標(biāo)權(quán)或者版權(quán)，如果都沒有，則該投訴行為為惡意投訴行為。同樣地，我們可以通過列舉足夠詳細(xì)的相關(guān)證據(jù)來說服亞馬遜客服從而讓我們的商品重新上架。如果該投訴公司在投訴信中提到了我們企業(yè)的哪款商品侵犯了他們公司的哪種知識(shí)產(chǎn)權(quán)，比如侵犯了哪個(gè)專利，這時(shí)我們就需要認(rèn)真的對(duì)這個(gè)專利進(jìn)行分析。

如果通過專業(yè)的侵權(quán)分析后，我們企業(yè)的商品的確落入了對(duì)方專利權(quán)的保護(hù)范圍，那么我們應(yīng)該停止銷售該商品并進(jìn)行非故意侵權(quán)的解釋。相反，如果通過專業(yè)的侵權(quán)分析后，我們企業(yè)的商品并沒有侵權(quán)，那么我們應(yīng)該對(duì)不侵權(quán)的理由及證據(jù)作出足夠詳細(xì)的說明，必要時(shí)出具法庭的侵權(quán)判定書，書寫成侵權(quán)意見書的形式并通過郵件發(fā)送給亞馬遜的客服從而說服他們讓我們的商品重新上架。

然而，亞馬遜的客服通常會(huì)忽視中國(guó)企業(yè)自己發(fā)出的非侵權(quán)意見書，他們會(huì)覺得不專業(yè)且不具有法律效力。因此，是否侵權(quán)的意見書最好是由律師來撰寫，并且最好是直接聯(lián)系到亞馬遜的律師團(tuán)隊(duì)。

另外，在收到侵權(quán)及停止侵權(quán)通知函后，若我們企業(yè)的商品的確落入了對(duì)方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)范圍，那么我們除了立即停止侵權(quán)行為，出于自身利益的考慮還應(yīng)該對(duì)涉案知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行進(jìn)一步分析。例如，我們是否可以進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)，例如換一種連接方式，例如換一種外觀，當(dāng)然這需要專業(yè)的律師幫忙分析替代后設(shè)計(jì)是否仍然落入對(duì)方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)范圍。如果換一種設(shè)計(jì)后，不再侵權(quán)了，則可以繼續(xù)銷售相關(guān)商品。

然而，很多時(shí)候，從成本和可行性的角度來考慮，替代的規(guī)避設(shè)計(jì)并不是那么容易實(shí)施，這個(gè)時(shí)候就要考慮對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，比如專利是否可以通過無效程序而被無效掉。如果可以無效掉，我們通常還是選擇進(jìn)行無效程序。

如果不能，我們還是應(yīng)該立即停止相關(guān)商品的生產(chǎn)及出售，并進(jìn)一步尋求是否可以通過付費(fèi)許可實(shí)施的方式來繼續(xù)生產(chǎn)或銷售我們的商品。這里需要特別指出的是，在美國(guó)，一旦判定為侵權(quán)行為，經(jīng)銷商同樣需要作出賠償，美國(guó)是沒有合法來源一說的。因此，即使我們?cè)诿绹?guó)分銷其他廠家生產(chǎn)的商品時(shí)，同樣需要對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)引起足夠高的重視。

不管是從亞馬遜還是eBay處，或者從我們公司的職業(yè)郵箱處，收到了侵權(quán)及停止侵權(quán)通知函，若我們的商品已經(jīng)大批量生產(chǎn)了，更甚者已經(jīng)在美國(guó)上市了，為了盡可能地降低損失，我們都應(yīng)該及時(shí)慎重對(duì)待。

一般，投訴者都會(huì)給一個(gè)期限，比如7個(gè)工作日，如果我們7個(gè)工作日內(nèi)沒有針對(duì)該侵權(quán)通知函進(jìn)行回復(fù)，那么上升到法庭訴訟案件時(shí)，一旦判定為侵權(quán)，該忽視行為就會(huì)被視為故意侵權(quán)的證據(jù)，賠償額將會(huì)高達(dá)非故意侵權(quán)的3倍。若我們的商品還沒有生產(chǎn)，只是進(jìn)行了廣告投放，這時(shí)收到了侵權(quán)及停止侵權(quán)通知函，那么在經(jīng)過專業(yè)的分析后如果沒有侵權(quán)則不用理會(huì)，如果發(fā)現(xiàn)的確存有侵權(quán)部分這時(shí)一般都可以很好地進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)。

另一種特殊的情況是國(guó)際展會(huì)。

在商品正式在美國(guó)上市之前，我們的企業(yè)會(huì)為待上市的商品尋求美國(guó)展覽的機(jī)會(huì)以尋找合適的經(jīng)銷商或者潛在的客戶。然而，競(jìng)爭(zhēng)者通常在得知該消息時(shí)，會(huì)向法院申請(qǐng)臨時(shí)禁制令并要求扣押展會(huì)上的相關(guān)商品，以作為后續(xù)侵權(quán)訴訟中的證據(jù)。如果商品被扣押作為證據(jù)，這種情況就極其糟糕了。因此，若在展會(huì)之前的廣告投放時(shí)間我們就已經(jīng)收到了侵權(quán)通知函，我們要抓緊時(shí)間并請(qǐng)專業(yè)律師介入進(jìn)行精準(zhǔn)分析，如果經(jīng)分析后的確落入了對(duì)方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)范圍，我們最好是不要出現(xiàn)在展會(huì)上，這樣相關(guān)的侵權(quán)法令是無法傳達(dá)到我們的手中的。

綜上所述，為了使我們的企業(yè)在中美貿(mào)易戰(zhàn)的局勢(shì)下免受知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)干擾，建議企業(yè)家們?cè)诋a(chǎn)品正式投產(chǎn)之前，委托專業(yè)的律師進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的專利、外觀、商標(biāo)、版權(quán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢索排查。進(jìn)一步，為了排查的精確性，需要告訴律師我們企業(yè)的目的市場(chǎng)是哪些國(guó)家以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些等。尤其需要注意地是，投產(chǎn)的產(chǎn)品一定要與委托律師進(jìn)行檢索排查的產(chǎn)品保持一致，如果需要更改一部分技術(shù)方案，則該技術(shù)方案需要咨詢律師是否可行。

以下總結(jié)了在美售賣商品的中國(guó)企業(yè)的常見問題。

1. 商業(yè)外觀和專利外觀有何區(qū)別？

答：商業(yè)外觀一經(jīng)使用即可獲得外觀權(quán)，專利外觀需要注冊(cè)。然而，商業(yè)外觀更難獲得，這也在于外觀的顯著性，以及該商業(yè)外觀的使用時(shí)間和投入到廣告的時(shí)間和廣告費(fèi)。基于不同的產(chǎn)品，形成商業(yè)外觀的時(shí)間不同。比如，蘋果的標(biāo)識(shí)。

2. 如果公司與第三方簽訂了保密協(xié)議，那么在訴訟中是否能把保密的技術(shù)告知對(duì)方律師？

答：需要取得第三方的同意，且對(duì)方律師有義務(wù)對(duì)該技術(shù)保密，即對(duì)方律師只能進(jìn)行事實(shí)認(rèn)定，不得將該技術(shù)透露給對(duì)方當(dāng)事人。

3. 商業(yè)外觀和外觀專利是否會(huì)沖突？

答：產(chǎn)品上市一年以內(nèi)提交外觀專利申請(qǐng)不會(huì)失去新穎性，且商業(yè)外觀和外觀專利是兩回事，即可以先擁有商業(yè)外觀并在一年以內(nèi)再注冊(cè)外觀專利。若產(chǎn)生侵權(quán)沖突，則以先使用/先注冊(cè)的為準(zhǔn)。

4. 專利權(quán)人可以通過公眾號(hào)就向亞馬遜進(jìn)行投訴，但是在不侵權(quán)的情況下，被投訴者卻要花幾個(gè)月時(shí)間才能讓商品重新上架，那么被投訴者的損失由誰來承擔(dān)？

答：被投訴者可以另案起訴，證明對(duì)方為惡意投訴并要求賠償。

5. 在美國(guó)有合法來源抗辯嗎？

答：美國(guó)沒有合法來源抗辯一說，一旦判定為侵權(quán)，經(jīng)銷商也屬于侵權(quán)者，也需要進(jìn)行賠償。有一種解決辦法是，經(jīng)銷商與生產(chǎn)商簽訂合同，合同內(nèi)容中說明如果經(jīng)銷的商品侵權(quán)則由生產(chǎn)商進(jìn)行賠償。但值得注意的是，經(jīng)銷商首先需要賠償權(quán)利人的損失，然后要求生產(chǎn)商賠償經(jīng)銷商的損失，或者經(jīng)銷商另案起訴生產(chǎn)商。

6. 如何證明商業(yè)外觀的優(yōu)先使用權(quán)？

答：要證明獨(dú)自使用了一段時(shí)間并產(chǎn)生影響，否則沒有該商業(yè)外觀的獨(dú)占權(quán)。

7. 如何判斷商業(yè)外觀顏色的近似性？

答：商業(yè)外觀和商標(biāo)一樣，若容易產(chǎn)生混淆，則沒有獨(dú)占性。

8. 申請(qǐng)臨時(shí)禁制令的條件是什么？

答：參加展會(huì)時(shí)，若只有在展會(huì)的情況下才能對(duì)參展產(chǎn)品進(jìn)行扣押，則法官一般都傾向于頒發(fā)臨時(shí)禁制令。

9. 為什么要聯(lián)系亞馬遜，而不直接找法院進(jìn)行是否侵權(quán)的判定？

答：亞馬遜里的律師非常有限，不會(huì)貿(mào)然進(jìn)行是否侵權(quán)的判定，所以一般對(duì)法院是否侵權(quán)的判定不太理會(huì)。并且侵權(quán)判定的訴訟在美國(guó)非常昂貴，所以一般還是聯(lián)系亞馬遜并且出具詳細(xì)的律師意見。

10. 有一個(gè)產(chǎn)品先使用了外觀，后申請(qǐng)的外觀專利由于沒有檢索到最后授權(quán)了，過了很久，先使用的那個(gè)外觀形成了商業(yè)外觀，那么這個(gè)糾紛怎么判定？

答：將外觀專利的授權(quán)日與商業(yè)外觀的使用日進(jìn)行對(duì)比，一般在先的日期將會(huì)贏得勝利。

11. 在中國(guó)，注冊(cè)商標(biāo)可以起訴先使用的商標(biāo)，而在美國(guó)卻是先使用的商標(biāo)可以起訴后注冊(cè)的商標(biāo)，那么在美國(guó)如果商標(biāo)權(quán)有沖突，該怎么判定？

答：在美國(guó)，如果商標(biāo)有沖突，誰先使用誰就會(huì)贏得勝利。

以上闡述了中國(guó)企業(yè)的常見知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，若看官們還有其他問題可以通過公眾號(hào)或者郵箱聯(lián)系嘉權(quán)專利事務(wù)所，會(huì)有專業(yè)的涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家為您解決疑惑。希望大家看了此文，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)事件有了大概的了解，也希望此文對(duì)大家以后的商品出口銷售能起到一定的幫助。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：顏思晨嘉權(quán)專利商標(biāo)事務(wù)所國(guó)際代理部

編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀

2017全球區(qū)塊鏈企業(yè)專利排行榜（前100名）