「禁止反悔原則」對技術(shù)特征解釋的適用！

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作者：張博  蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：禁止反悔原則對技術(shù)特征解釋的適用

所謂的禁止反悔原則，是專利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則，其含義是，專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、訴訟、再審程序）過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在專利侵權(quán)訴訟階段，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

禁止反悔原則來源于民法中的誠實(shí)信用原則和公平原則，與民法的許諾禁反言規(guī)則相類似，是民法領(lǐng)域里的公平原則在專利領(lǐng)域中的具體運(yùn)用。這是因?yàn)閷＠贫葟?qiáng)調(diào)平衡專利權(quán)和社會公眾利益，既要保護(hù)專利權(quán)人的利益，又不限制社會公眾對技術(shù)合理、合法使用，不阻礙整個(gè)社會科學(xué)技術(shù)的發(fā)展。該原則限制專利保護(hù)范圍不合理擴(kuò)張，其實(shí)質(zhì)在于防止專利權(quán)人采取“出爾反爾”的伎倆，先在專利授權(quán)階段對保護(hù)范圍進(jìn)行限制，后又在侵權(quán)訴訟時(shí)“過河拆橋”，企圖恢復(fù)保護(hù)范圍，從而兩頭得利。

現(xiàn)有諸多研究強(qiáng)調(diào)禁止反悔原則與等同侵權(quán)的關(guān)系，卻在技術(shù)特征的解釋適用上，存在一些分歧。在此，筆者結(jié)合自身的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對這一問題進(jìn)行探討。

禁止反悔原則對技術(shù)特征錯(cuò)誤陳述的適用

禁止反悔的適用對象是權(quán)利人的陳述。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第十三條的規(guī)定：“權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。”

問題在于，如果專利權(quán)人在確權(quán)階段的陳述存在錯(cuò)誤，禁止反悔原則應(yīng)如何適用該錯(cuò)誤的陳述？這就需要區(qū)分兩種情形，做不同的處理。

一種是專利權(quán)人對現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征理解錯(cuò)誤，而審查機(jī)關(guān)予以了明確否認(rèn)。對此，不應(yīng)將此錯(cuò)誤理解納入到專利保護(hù)范圍中。比如，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（二）第十三條 權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該修改或者陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。

當(dāng)然，這種否認(rèn)必須是明示的，而不能夠是以默示的形式。對此，曹某某等訴重慶力帆汽車銷售有限公司等侵犯發(fā)明專利一案中，二審法院認(rèn)為，專利權(quán)人主張對授權(quán)和維持專利權(quán)有效起決定性作用的技術(shù)特征才適用禁止反悔，其意指對于專利申請人、專利權(quán)人的限縮性修改或者陳述沒有被授權(quán)確權(quán)行政機(jī)關(guān)所采納，即對專利權(quán)的授予或者維持專利權(quán)有效沒有產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性作用，故不應(yīng)適用禁止反悔，不產(chǎn)生技術(shù)方案放棄的后果。“明確否定”應(yīng)當(dāng)是指授權(quán)確權(quán)機(jī)構(gòu)以明示的方式明確作出“不予采信的”的否定性意思表示，而不能是推定其具有否定性的意思表示。[1]

另一種是審查機(jī)關(guān)并未否認(rèn)對現(xiàn)有技術(shù)做作的錯(cuò)誤理解，反而為此授予專利權(quán)的情形。那么，在侵權(quán)階段，適用禁止反悔原則時(shí)，應(yīng)如何理解該現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征呢？

對此，筆者認(rèn)為，在侵權(quán)階段，由于專利權(quán)人放棄了該現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案，法院應(yīng)糾正現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征的解釋錯(cuò)誤，或者也按專利權(quán)人的錯(cuò)誤解釋來解釋現(xiàn)有技術(shù)。上述方式均可以將被控侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案解釋為與現(xiàn)有技術(shù)相同或等同的技術(shù)方案，排除出專利權(quán)保護(hù)范圍，從而防止現(xiàn)有技術(shù)不落入專利保護(hù)范圍，而被控侵權(quán)產(chǎn)品因與現(xiàn)有技術(shù)相等同，出現(xiàn)落入保護(hù)范圍的怪現(xiàn)象，進(jìn)而違背禁止反悔的立法目的，造成專利權(quán)人“兩頭得利”。

禁止反悔原則對技術(shù)特征解釋的順位適用

對于權(quán)利要求的解釋，其目的就是為了確認(rèn)專利的保護(hù)范圍，且基本上貫穿整專利的授權(quán)確權(quán)的各個(gè)階段。而權(quán)利要求的解釋在依據(jù)順位卻有很大差異。

權(quán)利要求進(jìn)行解釋，在目前所具有兩種觀點(diǎn)，即語境論和時(shí)機(jī)論。

所謂時(shí)機(jī)論，是指對專利權(quán)利要求的解釋應(yīng)該嚴(yán)格把握解釋時(shí)機(jī)，以權(quán)利要求本身的含義不清楚或者沒有明確的唯一含義為前提，亦即當(dāng)權(quán)利要求本身的文字含義清楚時(shí)，不能采用說明書和附圖等內(nèi)部證據(jù)對權(quán)利要求進(jìn)行解釋，只有權(quán)利要求本身的含義不清楚、沒有明確含義時(shí)，才能運(yùn)用權(quán)利要求書、說明書及附圖等對權(quán)利要求進(jìn)行解釋。[2]

而語境論將理解、使用說明書中的定義置于權(quán)利要求解釋的第一順位，只有說明書中未做解釋且無法推導(dǎo)出唯一結(jié)論時(shí)，才會引入本領(lǐng)域通常的解釋。[3]比如，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，第二條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定專利法第五十九條第一款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容?！?br/>

問題在于，對權(quán)利要求技術(shù)特征的解釋，禁止反悔中權(quán)利人陳述應(yīng)適用何種順位？對此，同樣要區(qū)分兩種情形，具體而言：

一是確權(quán)階段中不存在禁止反悔情形，權(quán)利人陳述對技術(shù)特征的解釋可以被明確否定。比如，在精工愛普生與國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會等發(fā)明專利無效行政糾紛案（墨盒案）中，對半導(dǎo)體存儲裝置與存儲裝置兩者是否是一回事的認(rèn)定大相徑庭。權(quán)利人曾在審查過程中將半導(dǎo)體存儲裝置與存儲裝置解釋為相同的概念。最高院排除了權(quán)利人曾經(jīng)作出兩者是一回事的自認(rèn)的事實(shí)，認(rèn)為存儲裝置不等于半導(dǎo)體存儲裝置，存儲裝置是半導(dǎo)體存儲裝置的上位概念。如前所述，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（二）第十三條也規(guī)定了明確否認(rèn)的情形。

二是在侵權(quán)階段，由于存在禁止反悔，權(quán)利人陳述就處于優(yōu)先適用的地位。比如，北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南》第十三條規(guī)定“解釋權(quán)利要求，可以使用專利說明書及附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案以及生效法律文書所記載的內(nèi)容。以上述方法仍不能明確權(quán)利要求含義的，可以結(jié)合工具書、教科書等公知文獻(xiàn)及所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員的通常理解進(jìn)行解釋?！?br/>

從該條來看，專利審查檔案只是作為“內(nèi)部證據(jù)”優(yōu)先于公知常識和本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解。然而，由于禁止反悔原則強(qiáng)調(diào)專利權(quán)人的“自我劃界”，應(yīng)處于最優(yōu)先適用的地位，一旦存在放棄現(xiàn)有技術(shù)情形，則不應(yīng)再放入專利權(quán)保護(hù)范圍之內(nèi)。

綜上所述，我們可以得出結(jié)論，如果專利權(quán)人在確權(quán)階段的陳述存在錯(cuò)誤，在禁止反悔原則的適用上，應(yīng)分兩種情況，即專利權(quán)人對現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征理解錯(cuò)誤，而審查機(jī)關(guān)予以了明確否認(rèn)的情形，和審查機(jī)關(guān)并未明確否認(rèn)對現(xiàn)有技術(shù)做作的錯(cuò)誤理解，反而為此授予專利權(quán)的情形。并且，禁止反悔中權(quán)利人陳述應(yīng)適用的順位，也應(yīng)做以區(qū)分，即區(qū)分確權(quán)階段中不存在禁止反悔原則的適用這一情形，以及在侵權(quán)階段，由于存在禁止反悔原則的適用空間，權(quán)利人陳述處于優(yōu)先適用的地位的情形。

注釋：

[1]曹某某等訴重慶力帆汽車銷售有限公司等侵發(fā)明專利一案，江蘇高院二審民事判決，（2016）蘇民終161號

[2]劉慶輝：《專利授權(quán)程序中的權(quán)利要求解釋》，知產(chǎn)力維信公眾號

[3]劉俊清：《權(quán)利要求語境論解釋方法對專利保護(hù)邊界的影響》，蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)公眾號http://mp.weixin.qq.com/s/87zq-wzHk6ss7pHnRDrFAg

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作者：張博  蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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