為何外觀設(shè)計(jì)不保護(hù)“使用”？

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作者：鄧超法學(xué)博士

供稿：IP法微信公眾號

原標(biāo)題：為何外觀設(shè)計(jì)不保護(hù)使用？

對于不太熟悉專利法的人而言，一個(gè)經(jīng)常會(huì)遇到的問題是：為何對于發(fā)明、實(shí)用新型而言，其實(shí)施包括“使用”；而對于外觀設(shè)計(jì)而言，其實(shí)施卻不包括“使用”？換言之，為何專利法規(guī)定使用發(fā)明、實(shí)用新型構(gòu)成侵權(quán)，而使用外觀設(shè)計(jì)不構(gòu)成侵權(quán)？其背后的原因在哪里？

首先，發(fā)明、實(shí)用新型指向的客體是“技術(shù)方案”，也就是一個(gè)能夠解決技術(shù)問題的具體想法。對于想法而言，其最重要的實(shí)施形態(tài)就是“使用”。針對專利產(chǎn)品，專利法例舉了其實(shí)施形態(tài)包括制造、進(jìn)口、銷售、許諾銷售、以及最重要的“使用”；針對專利方法，由于方法的無形性，專利法例舉了其唯一的實(shí)施形態(tài)，即，“使用”（同時(shí)延及該專利方法直接獲得的產(chǎn)品）。這一問題是如此的顯而易見，以至于似乎不必進(jìn)一步贅言。

但我認(rèn)為還是有必要多說幾句。包括專利法在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)法的立法目的都不僅僅是保護(hù)權(quán)利人的利益，而是通過試圖在保護(hù)權(quán)利人的利益同時(shí)促進(jìn)該權(quán)利由社會(huì)公眾適當(dāng)使用這二者之間取得微妙的平衡，從而提升整個(gè)社會(huì)的福祉。因此，專利法一方面給予專利權(quán)人充分的保護(hù)，另一方面規(guī)定了不視為侵權(quán)的例外、疾病的診斷和治療方法不可專利等條文，一定程度上保護(hù)社會(huì)公眾的利益。

作為利益平衡的一個(gè)舉措，立法者在規(guī)定專利權(quán)的實(shí)施形態(tài)時(shí)，增加了一個(gè)限制，即，“生產(chǎn)經(jīng)營目的”。換言之，在非生產(chǎn)經(jīng)營目的的情況下，即使實(shí)施了專利產(chǎn)品或?qū)＠椒ǎ膊粯?gòu)成侵權(quán)。非生產(chǎn)經(jīng)營目的的最常見情況就是私人用途，終端用戶在使用專利產(chǎn)品或?qū)＠椒〞r(shí)，由于不是出于生產(chǎn)經(jīng)營目的，一般不會(huì)構(gòu)成專利侵權(quán)。在實(shí)踐曾經(jīng)發(fā)生過的案例中，法院認(rèn)為博物院使用含有侵權(quán)產(chǎn)品的建筑物，并非為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用，因此，博物院不侵犯權(quán)利人的專利權(quán)（參見（2006）滬二中民五（知）初字第186號）。當(dāng)然這一判決也有些爭議，且實(shí)踐中以“非生產(chǎn)經(jīng)營目的”抗辯的案例鳳毛麟角。

立法者當(dāng)然可以規(guī)定使用外觀設(shè)計(jì)專利構(gòu)成侵權(quán)，但是考慮到權(quán)利人與社會(huì)公眾的利益平衡，立法者選擇了現(xiàn)行的、更為合理的規(guī)定，尤其是考慮到外觀設(shè)計(jì)指向的客體是“富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)”，并且是一個(gè)介于版權(quán)（例如根據(jù)“思想表達(dá)二分法”，版權(quán)不保護(hù)功能）與專利權(quán)（典型地保護(hù)功能）之間的知識產(chǎn)權(quán)（外觀設(shè)計(jì)不排斥功能性設(shè)計(jì)，但也不保護(hù)功能性設(shè)計(jì)，例如外觀設(shè)計(jì)要排除由功能唯一、限定的形狀）。

外觀設(shè)計(jì)保護(hù)具有美感的設(shè)計(jì)，這意味著外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的主要用途是私人用途。如果外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的實(shí)施形態(tài)包括“使用”，那么等于禁止終端用戶使用具有美感的工業(yè)產(chǎn)品，反而不利于整個(gè)社會(huì)福祉的提升。另外，外觀設(shè)計(jì)不保護(hù)功能，這意味著其一般不會(huì)被用于生產(chǎn)經(jīng)營目的。例如，生產(chǎn)商往往會(huì)根據(jù)商業(yè)可行性而選擇功能性最好，即，在生產(chǎn)效率、成本等方面最佳的設(shè)備，而非最美觀的設(shè)備來制造專利產(chǎn)品或運(yùn)行專利方法。

回到實(shí)際情況中，上述理解可以幫助更深刻地認(rèn)識一些問題。

在《專利侵權(quán)解釋》出臺前，實(shí)踐中對于一些行為的認(rèn)定曾經(jīng)存在過爭議。比如將具有外觀設(shè)計(jì)權(quán)的桌腿用于制造桌子的行為，到底是屬于制造外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的行為從而構(gòu)成侵權(quán)，還是僅僅是使用外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的行為而不構(gòu)成侵權(quán)？由上述理解（即，使用外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品不侵權(quán)是因?yàn)槭褂玫氖钱a(chǎn)品的美感而非功能，且沒有以生產(chǎn)經(jīng)營為目的使用）可以推理出：

如果這樣制造的桌子供自己使用，那么該利用外觀設(shè)計(jì)桌腿的行為利用了外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的美感但不是生產(chǎn)經(jīng)營目的，不構(gòu)成侵權(quán)；

但如果這樣制造的桌子用于銷售，那么該行為利用了外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的美感且具有生產(chǎn)經(jīng)營目的，構(gòu)成侵權(quán)。在該情況下，使用外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品被視為銷售，銷售行為將使用行為和制造行為吸收。

同時(shí)，在該桌腿被更大的外桌腿完全包裹的情況下，那么該桌腿可能只是發(fā)揮了內(nèi)部支撐作用而沒有體現(xiàn)其美學(xué)作用（無法被觀看到），因此，即使此時(shí)被用于生產(chǎn)經(jīng)營目的也不構(gòu)成侵權(quán)，因?yàn)橥庥^設(shè)計(jì)不保護(hù)功能。

這正是《專利侵權(quán)解釋》12條2款的一個(gè)通俗解釋。通常容易被忽略的是，該條規(guī)定需要同時(shí)滿足“制造”并“銷售”的要件才會(huì)使使用外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品部件的行為構(gòu)成侵權(quán)。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條：將侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并銷售的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為，但侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品在該另一產(chǎn)品中僅具有技術(shù)功能的除外。

綜上，使用外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品不侵權(quán)是立法者在衡量專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益后，作出的一個(gè)合理的規(guī)定。

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作者：鄧超法學(xué)博士

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