從「SFC商標(biāo)案」看，「未注冊(cè)有影響商標(biāo)」的保護(hù)

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作者：袁博  同濟(jì)大學(xué)

原標(biāo)題：從“SFC商標(biāo)案”看“未注冊(cè)有影響商標(biāo)”的保護(hù)

所謂“未注冊(cè)商標(biāo)”，是指未經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)，但是已經(jīng)在市場(chǎng)上實(shí)際使用，具備顯著性，并可以引導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)知商品來(lái)源的商業(yè)標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)行《商標(biāo)法》第三條規(guī)定，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)人享有商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，受法律保護(hù)。換言之，只有“注冊(cè)商標(biāo)”才能受到《商標(biāo)法》全面、系統(tǒng)的保護(hù)；《商標(biāo)法》雖然并不排斥對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，但是相對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)，在保護(hù)范圍、保護(hù)強(qiáng)度上都相對(duì)減弱。

盡管如此，事實(shí)上市場(chǎng)上存在著大量的未注冊(cè)商標(biāo)，這是為什么呢？原因是復(fù)雜的：有的是因?yàn)樾∑髽I(yè)對(duì)商標(biāo)保護(hù)的必要性缺乏應(yīng)有認(rèn)識(shí)；有的是因?yàn)槠髽I(yè)不了解商標(biāo)注冊(cè)流程，誤認(rèn)為商標(biāo)注冊(cè)需要花費(fèi)較大成本；有的是因?yàn)槠髽I(yè)忙于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有時(shí)間和精力進(jìn)行品牌維護(hù)；有的是因?yàn)槠髽I(yè)并不打算長(zhǎng)期使用某個(gè)固定的商標(biāo)，而是不定期的地推出新的子品牌，不愿意在同一個(gè)商標(biāo)上投資過(guò)多。正是因?yàn)檫@一原因，當(dāng)某個(gè)企業(yè)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)被他人注冊(cè)時(shí)，反而存在著被起訴侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

例如，2014年，春回大地公司提出“SFC”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)，該商標(biāo)核定使用服務(wù)項(xiàng)目為第41類(lèi)（錄像帶發(fā)行、娛樂(lè)、配音等）。2016年，春回大地公司發(fā)現(xiàn)上影公司未經(jīng)其許可在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用“SFC”標(biāo)識(shí)，遂以商標(biāo)侵權(quán)為由訴至法院。上影公司辯稱(chēng)，“SFC”系其英文企業(yè)名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，在涉案商標(biāo)申請(qǐng)日前，上影公司已將“SFC”作為企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)及商標(biāo)進(jìn)行使用，具有一定影響且持續(xù)至今。一審法院認(rèn)為，上影公司在涉案商標(biāo)申請(qǐng)日前，已經(jīng)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中大量使用了“SFC”商標(biāo)，且經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大，具有了較高的知名度，為相關(guān)公眾所知悉。據(jù)此，一審法院判決駁回原告訴請(qǐng)。一審判決后，春回大地公司提起上訴。二審法院判決駁回上訴，維持原判。[1]

該案中，上影公司之所以得以勝訴，原因在于現(xiàn)行《商標(biāo)法》的第五十九條第三款規(guī)定，“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”。不難看出，盡管商標(biāo)法以“注冊(cè)在先”為商標(biāo)保護(hù)的原則，但是為了尊重那些“使用在先”并積累了一定商譽(yù)的商標(biāo)，仍為其預(yù)留了繼續(xù)使用的空間，從而實(shí)現(xiàn)商標(biāo)注冊(cè)人和在先使用人之間動(dòng)態(tài)的利益平衡。但是，這一使用豁免不是沒(méi)有條件的。

首先，必須證明商標(biāo)達(dá)到“一定影響”，即在某一區(qū)域內(nèi)為相關(guān)領(lǐng)域的消費(fèi)者所熟知，但不要求達(dá)到“馳名”的程度；

其次，盡管可以繼續(xù)使用，但是限于原商標(biāo)使用范圍，并且要應(yīng)注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人的要求附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。從“在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用”，可以看出商標(biāo)法對(duì)于在先使用商標(biāo)的限制，從另一個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，也可以看出商標(biāo)法對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的某種“隱性懲罰”。由此可見(jiàn)，及早注冊(cè)商標(biāo)，仍然是企業(yè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)策略。

值得一提的是，如果企業(yè)在先使用的商標(biāo)不足以達(dá)到“有一定影響”，又得知其商標(biāo)被他人在同類(lèi)商品或服務(wù)項(xiàng)目上被注冊(cè)時(shí)，應(yīng)該怎么辦呢？對(duì)此，企業(yè)可以嘗試從《著作權(quán)法》中獲得幫助?！渡虡?biāo)法》第三十二條規(guī)定，“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”，而著作權(quán)正是一種典型的“在先權(quán)利”。

因此，對(duì)于那些缺乏足夠知名度的未注冊(cè)商標(biāo)而言，如果企業(yè)能證明商標(biāo)圖文組合設(shè)計(jì)系自己原創(chuàng)并具備足夠的獨(dú)創(chuàng)性，就可以主張未注冊(cè)商標(biāo)同時(shí)還構(gòu)成作品，從而通過(guò)著作權(quán)來(lái)阻止其他企業(yè)在商品或者服務(wù)上使用。這種方法，就是近年來(lái)出現(xiàn)的一種新的商標(biāo)保護(hù)策略——“商標(biāo)版權(quán)化”。此類(lèi)維權(quán)方法在很多案件中得到了行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)的認(rèn)可。

但是，如前文所述，對(duì)于企業(yè)而言，最為妥善的維權(quán)方法，仍然是早日將自己經(jīng)營(yíng)的品牌申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，這樣才能獲得更為周全的保護(hù)。

注釋?zhuān)?br/>

[1]陳穎穎、劉靜：“電影票上使用“SFC”侵權(quán)了？法院：上影公司在先善意使用”，載“上海知產(chǎn)法院”微信公眾號(hào)。

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作者：袁博  同濟(jì)大學(xué)

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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