專利權的司法保護：全面覆蓋和等同原則

#本文由作者授權發(fā)表，未經作者許可，禁止轉載，文章不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：鄧超  法學博士

供稿： IP法微信公眾號

原標題：專利權的司法保護：全面覆蓋和等同原則

本文根據專利法及相關的司法解釋，簡述專利權司法保護中的兩個重要原則：全面覆蓋原則和等同原則。

1、全面覆蓋原則，也稱全部技術特征原則，是判定（直接）專利侵權的基本原則。

該原則要求被訴侵權技術方案只有在落入涉案權利要求的全部技術特征時才構成侵權。換言之，在判定侵權時，涉案專利的權利要求記載的所有技術特征都需要考慮，只有在極特殊的情況下，才不考慮權利要求中的一些特征。

相關規(guī)定有：《侵權解釋一》7條，被訴侵權技術方案在落入涉案權利要求的全部技術特征時才構成侵權；缺少涉案專利的技術特征、或者有技術特征不構成相同或等同時，不構成侵權；《侵權解釋二》5條，獨立權利要求的前序部分、特征部分；從屬權利要求的引用部分、限定部分均有限定作用；《侵權解釋二》10條，權利要求中用制備方法界定產品的，被訴侵權產品的制備方法不同時，不構成侵權；《侵權解釋二》7條，封閉式權利要求除了不可避免的雜質外，有其他技術特征的不侵權。

《侵權解釋一》7條是全面覆蓋原則的基礎性定義，其規(guī)定被訴侵權技術方案需要與涉案專利權利要求的所有技術特征分別構成相同或者等同才落入專利權的范圍，而不問被訴侵權技術方案是否包括涉案專利權利要求不具有的技術特征。這一規(guī)定以現在的眼光看是理所當然的，但是早期對于專利侵權的判定曾經采用過多余指定原則。多余指定原則起源于德國，在專利制度的早期被廣泛適用。由于早起專利代理水平不高，權利要求中經常記載一些非必要技術特征。因此，在早期的司法實踐中，法院通過根據發(fā)明目的來確定非必要的技術特征，在侵權判斷時忽略非必要的技術特征，從而對權利人提供更充分的保護。但是在2005年，最高院在大連新益建材訴大連仁達新型墻體建材廠（【2005民三提字第1號】）案的判決中廢除了多余指定原則。隨著社會的發(fā)展和人們對專利權認識的不斷深入，權利要求的劃界作用越來越受到重視。而多余指定原則給專利權保護范圍帶來了很大的不確定性。權利要求劃分了社會公眾可以自由使用的技術與專利權人獨占的專利技術的分界，廢除多余指定原則，采用全面覆蓋原則是必然的。

《侵權解釋二》5條規(guī)定了獨立權利要求的前序部分、特征部分；從屬權利要求的引用部分、限定部分均具有限定作用；《侵權解釋二》10條規(guī)定了產品權利要求限定了制備方法時，該制備方法具有限定作用。獨立權利要求的前序部分、產品權利要求的制備方法是否需要記載在權利要求中，如果記載的話記載多少內容是在專利撰寫階段應該解決的問題。但無論權利人是否認為其記載在權利要求中的特征都是必要技術特征，根據全面覆蓋原則，這些技術特征在侵權比對時均需要考慮。專利權人需要注意這一點，在撰寫專利文件時對于記載在權利要求中的內容要仔細推敲。

《侵權解釋二》7條1款規(guī)定了封閉式權利要求的侵權判定規(guī)則。不同于開放式權利要求，封閉式權利要求除了權利要求中記載的技術特征之外，不能出現其他的技術特征（除了不可避免的雜質外）。《專利審查指南》II.II-3.3和II.X-4.2.1引入了封閉式權利要求的概念，其形式為“由……組成”、“組成為”，而不包含該權利要求所述以外的結構組分或方法步驟。雖然封閉式權利要求這一概念僅僅在法律效力較低的《專利審查指南》中有規(guī)定，但是由于該規(guī)定長期以來沒有變化，已經被業(yè)界普遍采納并接受，形成了穩(wěn)定的公眾預期。在權利人采用封閉式權利要求的撰寫方式時，事后就不能再像開放式權利要求那樣主張其保護范圍可以包含權利要求未記載的其他特征。（在（2012）行提字第20號中，最高院認為雖然01版審查指南對開放式、封閉式權利要求的規(guī)定在化學領域中，06、10版指南規(guī)定在通用章節(jié)中，但是開放式、封閉式權利要求應該適用于所有技術領域。）同時，《侵權解釋二》7條2款規(guī)定了中藥組合物權利要求的解釋方法原則上不適用第一款的規(guī)定，法院應當審查增加的技術特征是否對于解決技術問題產生了實質性影響。換言之，封閉式權利要求的判定規(guī)則在中藥領域有所放寬，即，封閉式權利要求也可以按照開放式權利要求的方式來解釋。

上述若干規(guī)定的共通之處在于，在侵權判定時，權利要求中記載的所有技術特征都需要考慮，這也是全面覆蓋原則的基本要求。但是在一些極特殊的情況下，權利要求中的某些技術特征可以不予以考慮，例如（2012）知行字第75號。該案雖然是行政案件，但是對于作為民事的侵權案件也具有參考作用。在該案中，最高院指出權利要求中對用藥過程的描述對制藥方法的權利要求沒有限定作用。具體而言，物質的醫(yī)藥用途發(fā)明是方法發(fā)明，應從方法權利要求的角度分析其特征。對于僅涉及藥物使用方法的特征，如果與制藥方法之間不存在直接關聯，那么實質上屬于在實施制藥方法并獲得藥物后的用藥方法，與制藥方法沒有直接必然的關聯性。給藥劑量、時間間隔等特征屬于藥物制備完成后用藥過程的方法特征，對制藥過程不具有限定作用，不能使權利要求1的制藥用途區(qū)別于已知制藥用途。

2、等同原則及其限制

等同原則是指雖然在字面上沒有落入權利要求的保護范圍（不相同），但是在被訴侵權方案與權利要求的技術特征構成等同，即無實質性差異時，侵權也成立。等同侵權在實踐中的爭議比較大，因為法院對于等同侵權的把握尺度的寬緊有一定的自由裁量空間。但是總體上講，從近些年來的司法政策來看，等同侵權的適用一直是從嚴的。因為在實踐中，公眾可能已參照權利人的權利要求進行了規(guī)避設計，如果此時法院輕率地判決規(guī)避設計、即未落入權利人的權利要求的方案與其構成等同，那么無疑會損害社會公眾對于專利權的權利要求的信賴利益。對于何為侵權的等同方案，何為不侵權的規(guī)避方案，會使人無所適從。但另一方面，等同侵權是司法解釋中明確規(guī)定的侵權判定原則，在其沒有被廢除的情況下，應該分情況適用。有的觀點認為，對于開拓性發(fā)明，從寬適用等同原則；對于科技含量不高的發(fā)明，謹慎適用等同原則。

2.1 等同原則

相關規(guī)定有：《專利糾紛規(guī)定》17條，全面覆蓋原則包括相同侵權、等同侵權；等同特征是指以與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯想到的特征。

《專利糾紛規(guī)定》17條是等同侵權的基礎性規(guī)定，并且對等同特征進行了定義。根據該規(guī)定，等同特征是指以與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果（三相同），并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯想（一普通）到的特征，可以簡稱為“三相同一普通”?！叭嗤黄胀ā币约耙员辉V侵權行為發(fā)生時而非專利申請時（更有利于權利人）作為判斷等同的時機均與美國的兩個有關等同侵權的判例（1950年的Graver Tank & Manufacturing Co.訴Linde Air Products Co.,以及1997年的Warner-Jenkinson Co.訴Hilton Davis Chem. Co.）一致，因為我國的等同侵權判定理論來源于美國。需要說明的是，并非所有采納專利制度的國家都規(guī)定了等同侵權原則。

2.2 等同原則的限制

有關等同原則的限制主要是捐獻原則和禁止反悔原則。相關規(guī)定有：《侵權解釋一》5條，僅記載在說明書而沒有記載在權利要求中的技術方案不是專利權的保護范圍；《侵權解釋一》6條，專利授權或確權程序中放棄的技術方案不能在專利侵權程序中被納入保護范圍；《侵權解釋二》13條，在專利授權或確權程序中的限縮性修改或陳述被明確否定的，不視為技術方案的放棄。

《侵權解釋一》5條規(guī)定的是捐獻原則。因為專利權的保護范圍以權利要求為準，因此，僅記載在說明書中而沒有記載在權利要求中的技術方案不能視為專利權的保護范圍。上述方案被視為權利人捐獻給了社會，因此被稱為捐獻原則。捐獻原則是對等同原則的限制。例如，說明書中記載了“鐵”、“銅”，而權利要求記載了“金屬”，此時不發(fā)生捐獻；而如果說明書中記載了“鐵”、“銅”，而權利要求記載了“鐵”，此時涉及“銅”的技術方案被捐獻。權利人不能日后主張該專利的權利要求中涉及“鐵”的技術方案與權利要求中未記載但說明書中有記載的涉及“銅”的技術方案構成等同。

《侵權解釋一》6條規(guī)定的是禁止反悔原則，即，權利人在專利授權或確權程序中放棄的技術方案，不能在侵權程序中被納入保護范圍。該規(guī)定是誠信原則在專利法中的體現，防止權利人在授權或確權階段為了保留專利權而放棄技術方案，而又在侵權程序中主張曾被放棄的技術方案構成等同。該禁止反悔的原則性條款與放棄技術方案是否為主動放棄，是否導致了專利授權，是否被審查員/合議組采納，是否是為了克服新穎性創(chuàng)造性等都無關。例如，說明書記載了“鐵”，而權利要求記載了“金屬”；在專利申請或者無效程序中，（比如由于沒有新穎性、創(chuàng)造性、得不到支持等）申請人將“金屬”修改為“鐵”，那么權利人放棄了除了鐵以外的金屬的技術方案，在日后的侵權過程中，權利人不能再主張有與“鐵”構成等同的金屬。但是在權利人沒有進行限縮性修改或陳述時（例如將從屬權利要求變?yōu)楠毩嗬螅?，不會導致禁止反悔原則的適用。例如獨立權利要求1記載了“金屬”，從屬權利要求2記載“金屬是鐵”，在權利人放棄了權利要求1并將權利要求2作為獨立權利要求時，權利人仍然可以主張其他金屬與“鐵”構成等同（參見（2011）民提字第306號）。本條的“放棄”應該理解為下述條款的“限縮性修改或陳述”。

《侵權解釋二》13條，限縮性修改或陳述被明確否定的，不視為技術方案的放棄?！肚謾嘟忉屢弧分嘘P于禁止反悔的原則性規(guī)定不夠周延。嚴格來講，只有放棄技術方案被采信才具有法律效果，才會導致禁止反悔規(guī)則的適用。因此，《侵權解釋二》13條進一步規(guī)定了權利人的限縮性修改或陳述被明確否定時，不視為技術方案的放棄，不適用禁止反悔。有的情況下，權利人做出了一些限縮性修改或陳述，但是這些限縮性修改或陳述沒有被審查員或合議組評價，即沒有被明確否定也沒有被明確肯定，此時是否適用禁止反悔在實踐中有爭議。

2.3 數值的等同

相關規(guī)定有：《侵權解釋二》12條，在采用“至少”、“不超過”等界定數值特征時，與其不同的數值不屬于等同特征。

例如權利要求中記載了“至少為1”，并且本領域技術人員閱讀說明書后認為“至少”具有限定作用時，不落入該范圍的數值（例如0.9）不能認為等同。數值特征的等同比其他特征的等同需要更加嚴格，因為不同于自然語言具有一定的模糊性，數值范圍具有精確的含義。正因為如此，即使權利要求中沒有采用“至少”、“不超過”這種術語時，在認定數值構成等同時也要非常謹慎。例如在（2011）蘇知民再終字第1號案中，法院認為權利要求中有明確端點數值范圍時適用等同應嚴格限制。

發(fā)布：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：鄧超  法學博士

供稿：IP法微信公眾號

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀

【2天成為區(qū)塊鏈IP精英】區(qū)塊鏈知識產權精英特訓營來了！

大咖來了！這些重磅嘉賓將要出席2018全球區(qū)塊鏈知識產權峰會

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

「關于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產權媒體+產業(yè)服務平臺，致力于連接全球知識產權人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務、政府機構、律所、事務所、科研院校等全球近50多萬產業(yè)用戶（國內25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質量的技術資源+專利資源，通過媒體構建全球知識產權資產信息第一入口。2016年獲啟賦資本領投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網：iprdaily.com  中文官網：iprdaily.cn） 

本文來自IP法微信公眾號并經IPRdaily.cn中文網編輯。轉載此文章須經權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/”