實用新型申請新穎性審查意見的答復

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：風清  北京華仲知識產權代理有限公司

原標題：關于實用新型申請新穎性審查意見的答復

實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。由于實用新型不進行實質審查，其授權率一度達到90%以上。然而自2016年國家知識產權局專利質量提升工程實施以來，實用新型申請的授權率降低到了60%左右。

目前來看，實用新型的駁回主要涉及兩個法條：技術方案比較簡單的專利申請多以不符合專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性被駁回；而技術方案比較復雜的專利申請則多以不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的說明書應充分公開被駁回。

本文著重探討一下新穎性審查意見的答復思路。

新穎性，是指該實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向專利局提出過申請，并記載在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件中（下文中簡稱為抵觸申請）。

《專利審查指南》對有關發(fā)明是否具備新穎性的審查原則規(guī)定如下：（1）同樣的實用新型；（2）單獨對比。同樣的實用新型是指被審查的實用新型專利申請與現(xiàn)有技術或抵觸申請相比其技術領域、所要解決的技術問題、技術方案和預期效果實質上相同，即“四相同”。單獨對比是指判斷新穎性時，應當將實用新型專利申請的各項權利要求分別與現(xiàn)有技術或者抵觸申請的每一項技術方案進行比較。

在答復審查員發(fā)出不具有新穎性的審查意見前，代理人或者申請人可按照如下步驟來核實審查員是否給出了正確的審查意見并總結出答復思路：

（1）核實對比文件的申請日、公開日，核實對比文件從時間上是否構成現(xiàn)有技術或者抵觸申請；

（2）核實審查員評述新穎性提及的全部技術特征是否記載在對比文件的一個技術方案里；

（3）核實對比文件是否公開了本申請權利要求的全部技術特征，或者如果對比文件沒有公開全部技術特征，那么區(qū)別技術特征是否屬于本領域慣用手段的直接置換；核實對比文件與本申請的技術方案是否屬于相同的技術領域，能夠解決的相同的技術問題，并達到相同或相似的技術效果。

“四相同”中，方案相同是根本，而技術領域、技術問題和技術效果的相同并不需要對比文件文字公開，只需要所屬技術領域的技術人員根據兩者的技術方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術領域，解決相同的技術問題，并具有相同的預期效果即可。因此，在審查過程中，審查員往往對技術領域、技術問題和技術效果的關注有限。特別是在實用新型的審查過程中，由于花費在每一件申請上的時間有限，審查員一般不主動進行新穎性檢索，主要利用機器檢索系統(tǒng)推送的報告進行新穎性審查，在將推送報告中的文件與本申請權利要求進行對比時，由于沒有經過檢索，審查員對技術方案的理解很容易停留在技術特征層面，更容易出現(xiàn)僅進行簡單的技術特征對比、而忽略了技術領域、技術問題和技術效果的對比的現(xiàn)象。因此，申請人或代理人在答復審查意見時應該更多的關注上述步驟（3）的核實。

以下舉例說明實用新型新穎性審查意見答復：

實用新型申請（申請日2017年）權利要求1請求保護一種種植裝置，其特征在于：包括植物部分、外部容器和內部容器；所述的植物部分包括觀賞植物和栽培基質，所述的栽培基質為植物海綿；所述的內部容器置于所述的外部容器內，內部容器的底部和外部容器的底部具有一定的空間，內部容器用于栽植植物部分，所述的內部容器的底部或相對的兩側面設置有通孔；所述的外部容器用于儲存水。

對比文件1（公開日期2014年）公開了一種種植裝置，由上至下依次設置有育苗杯、培養(yǎng)土、發(fā)芽杯、發(fā)芽墊、植物種子，育苗杯上部設有開口部，其內部為中空結構，培養(yǎng)土、發(fā)芽杯和發(fā)芽墊放置于育苗杯內部，發(fā)芽杯的體積小于育苗杯的體積，發(fā)芽杯底面中心位置設置有一生根孔；發(fā)芽墊覆蓋在發(fā)芽杯的底面上，發(fā)芽墊由具有吸水性的纖維材料制成。

通知書中認為對比文件1公開了除“內部容器相對的兩側面設置有通孔”之外的全部技術特征，而兩側面設置通孔屬于本領域慣用手段等效替換。

收到通知書后如果直接按照審查意見的評述思路對技術特征進行簡單比較，育苗杯相當于外部容器，發(fā)芽杯相當于內部容器、發(fā)芽墊相當于植物海綿似乎成立，并且各部件的形狀和位置關系似乎也都可以算作公開。

但是如果采用本文中的步驟逐項核實后就會得到截然不同的結論：

首先，按照通知書提供的文獻號找到對比文件，經核實對比文件公開日期沒有問題，可以作為現(xiàn)有技術評述本申請的新穎性。

接著，在對比文件中找到相關段落，經核實確定審查意見中的技術特征來自一個具體技術方案，符合單獨對比原則。

最后， 詳細閱讀對比文件，與本申請的技術方案、技術領域、技術問題、技術效果進行對比：

（1）技術領域不同。本申請說明書有益效果部分記載了本申請屬于無土栽培領域。所謂無土栽培是指不用天然土壤，而采用含有植物生長發(fā)育必需元素的營養(yǎng)液提供營養(yǎng)，使植物正常完成整個生命周期的栽培技術。然而對比文件1中明確指出育苗杯中設置有培養(yǎng)土，可見對比文件1屬于傳統(tǒng)的土壤栽培。

（2）技術問題和技術效果不同。本申請說明書背景技術部分提出傳統(tǒng)土壤栽培方法存在“受常規(guī)基質物理性質的限制，難以實現(xiàn)環(huán)保、清潔化種植。而且經常會因為澆水不科學而出現(xiàn)盆栽過于干旱或澇漬，使得植物無法正常生長”這個技術問題。因此，本申請采用了權利要求1的種植裝置，以解決上述技術問題。而對比文件1由于采用了傳統(tǒng)土壤栽培，因此無法解決本申請中的技術問題。對比文件1僅是解決長途運輸過程中種子的保水問題。由于解決的技術問題不同，本申請與對比文件1也必然具有不同的技術效果。

（3）技術方案不同。本申請的栽培基質植物海綿承載于內部容器內，對植物起固定支撐作用；而對比文件1中的發(fā)芽墊無法對植物提供固定作用，因此對比文件1的發(fā)芽墊不能相當于本申請的植物海綿。本申請內部容器底面或兩側設置的通孔是為了將外部容器內的水分引入基質。而對比文件1中植物的根系需要穿過發(fā)芽杯底部的通孔扎根到外部容器的基質中才能實現(xiàn)對植物的固定，因此對比文件1帶底部通孔的發(fā)芽杯也不能相當于本申請的內部容器，在內部容器兩側設置通孔也不是本領域慣用手段的直接替換，因為如果將對比文件1發(fā)芽杯的通孔設置于兩側壁上，則植物根系無法通過通孔扎根于育苗杯土壤中。

通過上述案例分析可以看出，采用本文的三步核實法，在核實審查意見的同時也總結出了答復審查意見的具體思路，從技術領域、技術問題、技術效果和技術方案四個方面來說明實用新型申請與對比文件的差異，其說理更有說服力，更有利于提高實用新型申請的授權率。

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作者：風清  北京華仲知識產權代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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