「方法專利」所延及產(chǎn)品的保護(hù)范圍如何確定？

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豆豆7年前

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原標(biāo)題：果林微案丨方法專利所延及產(chǎn)品的保護(hù)范圍如何確定

案號(hào)：（2009）民提字第84號(hào)

關(guān)鍵詞：發(fā)明專利、專利方法、產(chǎn)品、專利侵權(quán)

案情簡介

案涉專利：專利號(hào)為00102701．8、名稱為“氨氯地平對映體的拆分”的發(fā)明專利。

原告（專利權(quán)人）：張喜田

被告：石家莊制藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司（簡稱歐意公司）、石家莊制藥集團(tuán)華盛制藥有限公司（簡稱華盛公司）、石藥集團(tuán)中奇制藥技術(shù)(石家莊)有限公司（簡稱中奇公司）、吉林省玉順堂藥業(yè)有限公司（簡稱玉順堂公司）

原告主張：涉案專利公開了制造左旋氨氯地平（專利直接產(chǎn)品）的方法，由左旋氨氯地平可進(jìn)一步制得馬來酸左旋氨氯地平（原料藥），而由馬來酸左旋氨氯地平又可進(jìn)一步制得馬來酸左旋氨氯地平片（成藥）。

馬來酸左旋氨氯地平和馬來酸左旋氨氯地平片新藥由中奇公司研發(fā)，華盛公司生產(chǎn)了馬來酸左旋氨氯地平，歐意公司生產(chǎn)了馬來酸左旋氨氯地平片，玉順堂公司銷售了馬來酸左旋氨氯地平片。中奇公司、華盛公司、歐意公司和玉順堂公司的行為均侵犯原告的上述專利權(quán)。

被告主張：原料藥和成藥均不能由涉案專利方法直接獲得，因而不受該方法專利的保護(hù)。

爭議焦點(diǎn)：方法專利所延及產(chǎn)品的保護(hù)范圍如何確定。

裁判結(jié)果

法院判決駁回張喜田的訴訟請求。

法律分析

本案需要明確兩點(diǎn)事實(shí)：1、實(shí)施涉案專利權(quán)利要求1限定的方法后，直接獲得的是“結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽”，或“結(jié)合一個(gè)DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽”，而非原告所稱的左旋氨氯地平。2、華盛公司和歐意公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅包括馬來酸左旋氨氯地平和馬來酸左旋氨氯地平片，還包括左旋氨氯地平。

根據(jù)再審法院的觀點(diǎn)，方法專利權(quán)的保護(hù)范圍只能延及依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，即，使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品，而不能延及對原始產(chǎn)品作進(jìn)一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均屬于對上述產(chǎn)品作進(jìn)一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品，不屬于依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍不能延及左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平及其片劑，因此，華盛公司和歐意公司生產(chǎn)左旋氨氯地平的行為不侵犯涉案專利的專利權(quán)。

律師點(diǎn)晴

《中華人民共和國專利法》第十一條規(guī)定：發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

其中，“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”中的產(chǎn)品的延及范圍應(yīng)當(dāng)作何理解呢？例如，依照某項(xiàng)專利方法可以直接獲得甲產(chǎn)品，對甲產(chǎn)品進(jìn)行加工、處理后可以獲得乙產(chǎn)品，對乙產(chǎn)品進(jìn)行加工、處理后又可以獲得丙產(chǎn)品，……。那么，使用或銷售甲產(chǎn)品是否涉及侵權(quán)？使用或銷售乙產(chǎn)品、丙產(chǎn)品、……呢？按照本案中法院的觀點(diǎn)，上述舉例中的方法專利的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)包括該專利方法本身以及依照該方法直接獲得的甲產(chǎn)品。具體到本案，涉案專利的保護(hù)范圍包括專利方法本身以及制造左旋氨氯地平的中間產(chǎn)品（專利直接產(chǎn)品）。而由于華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平均不屬于專利直接產(chǎn)品，因而不涉及侵權(quán)。

該案于2010年審結(jié)，然而2016年的最高法專利侵權(quán)司法解釋對上述問題作出了不同于該案判決觀點(diǎn)的解釋，即，對使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品進(jìn)一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品的行為，屬于“使用該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”；對于將依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品進(jìn)一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品，進(jìn)行再加工、處理的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定不屬于專利法第十一條規(guī)定的“使用該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”。按照該司法解釋，上述案例中的左旋氨氯地平作為依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品進(jìn)一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品，屬于“使用該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”，那么，上述案件在該問題上將得出截然相反的結(jié)論。

綜上可見，方法專利的保護(hù)范圍既不是僅僅局限于專利方法本身，也并非延及至所有的后續(xù)產(chǎn)品，方法專利的保護(hù)范圍包括專利方法本身、依照專利方法直接獲得的原始產(chǎn)品、以及對該原始產(chǎn)品進(jìn)一步加工后所直接獲得的后續(xù)產(chǎn)品。企業(yè)除了應(yīng)當(dāng)避免使用專利方法直接獲得的相關(guān)原始產(chǎn)品，還應(yīng)特別注意避免使用基于該原始產(chǎn)品直接獲得的后續(xù)產(chǎn)品。

另值得注意的是，本案中，歐意公司為了證明其生產(chǎn)左旋氨氯地平的方法不同于涉案專利的方法，先后提交了一份專利申請公開說明書以及授權(quán)公告的發(fā)明專利說明書、在國家食品藥品監(jiān)督管理局備案的工藝流程記錄、生產(chǎn)記錄、《馬來酸左旋氨氯地平工藝規(guī)程SOP-MPP-W017(00)》等證據(jù)，用于證明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平，并未使用涉案專利方法。法院通過現(xiàn)場試驗(yàn)（按照歐意公司的專利方法）證實(shí)了歐意公司是依照自有方法制得左旋氨氯地平。這就提醒企業(yè)，需要在日常研發(fā)和生產(chǎn)過程中增強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，對于自主研發(fā)過程中所涉及的技術(shù)方案要及時(shí)采用專利的形式進(jìn)行保護(hù)，當(dāng)涉及侵權(quán)糾紛時(shí)，企業(yè)方能及時(shí)有效地提供相關(guān)證據(jù)以自證清白。

來源：江蘇專利信息服務(wù)中心

作者：李湘群

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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