侵害在先權利的注冊商標，是否應判決停止使用？

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原標題：侵害在先權利的注冊商標是否應判決停止使用---福建高院判決陳某訴佐納公司侵害著作權糾紛案

裁判要旨

商標雖然獲準注冊，但如果存在侵犯著作權等在先權利的情況，仍應承擔侵權的相關法律責任。即使被訴侵權的注冊商標因為已經(jīng)超過商標法所規(guī)定的五年無效期而無法被裁定無效，但考慮到被訴商標并未實際使用，尚未建立起穩(wěn)定的市場秩序和發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用，人民法院在侵權訴訟中仍可判令商標權人停止對被訴商標的使用。

案情

原告陳某系美術作品《女人》的著作權人。被告佐納公司于2011年分別在四個類別上注冊了訟爭的圖形商標。陳某于2017年向法院提起訴訟，認為佐納公司注冊的圖形商標系對其作品的抄襲，侵害了其包括署名權、復制權在內(nèi)的著作權，要求佐納公司承擔停止侵權、賠償損失的法律責任。

裁判

福建省廈門市中級人民法院經(jīng)審理認為，佐納公司注冊的商標標識系對原告陳某享有著作權的作品的抄襲模仿，侵害了陳某包括署名權、復制權在內(nèi)的著作權，判決佐納公司停止注冊商標的使用，賠償陳某經(jīng)濟損失2萬元。

案件宣判后，原、被告均不服提起上訴。福建省高級人民法院經(jīng)審理后認為，原審判決認定事實清楚，判決結(jié)果并無當，遂判決駁回上訴，維持原判。

評析

本案屬于典型的在后注冊商標與在先著作權之間因權利沖突而引起的糾紛。爭議焦點在于佐納公司申請注冊的商標雖然構成對陳某著作權的侵害，但已經(jīng)超過商標法規(guī)定的五年無效期。在此情況下，法院還能否判令佐納公司停止對注冊商標的使用。

一般情況下，在知識產(chǎn)權侵權糾紛中，如果認定被告的行為構成對原告知識產(chǎn)權權利的侵害，根據(jù)侵權責任法的規(guī)定，可以判處被告承擔停止侵權的法律責任。本案中，如果認定佐納公司注冊的商標構成對陳某著作權的侵害，依法也應當判令佐納公司停止侵權，即停止對注冊商標的使用。但有不同意見認為，本案中不宜判決佐納公司停止注冊商標的使用。理由是商標法第四十五條明確規(guī)定，在先權利人應當自商標注冊之日起五年內(nèi)，請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。而本案中，佐納公司所注冊的被訴商標已經(jīng)超過法律規(guī)定的五年無效期而無法被裁定無效。從法律的一致性來看，不判決停止侵權，可以避免商標法關于無效宣告五年的時間限制流于形式。

另外，《最高人民法院關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見》中也明確指出：要把握商標法有關保護在先權利與維護市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，注重維護已經(jīng)形成和穩(wěn)定了的市場秩序，防止當事人假商標爭議制度不正當?shù)赝稒C取巧和巧取豪奪，避免因輕率撤銷已注冊商標給企業(yè)正常經(jīng)營造成重大困難。與他人著作權、企業(yè)名稱權等在先財產(chǎn)權利相沖突的注冊商標，因超過商標法規(guī)定的爭議期限而不可撤銷的，在先權利人仍可在訴訟時效期間內(nèi)對其提起侵權的民事訴訟，但人民法院不再判決承擔停止使用該注冊商標的民事責任。依照上述文件精神，為了穩(wěn)定商標注冊秩序，本案中也可不判令佐納公司停止注冊商標的使用，而僅判決其承擔賠償責任即可。

但筆者認為對商標法的規(guī)定和最高人民法院上述文件精神不應作機械理解，是否需要判令停止侵權，要視案件具體情況，特別要結(jié)合被訴注冊商標具體的注冊過程和實際使用情況來進行綜合判斷，不能搞絕對化。并非所有超過五年無效期的注冊商標在侵犯他人在先權利時均可賠償了事。是否需要判令停止使用，應當重點審查以下兩個要件：

首先，被訴侵權商標經(jīng)過大量使用已經(jīng)具有較高知名度，才可能形成穩(wěn)定的市場秩序。從價值權衡的角度來看，犧牲公正價值去維持一個使用較少的侵權商標是不值得的，而且商標未經(jīng)大量使用被判停止侵權也不會給企業(yè)正常經(jīng)營造成重大困難。

其次，維持“已經(jīng)形成和穩(wěn)定了的市場秩序”，也就是我們常說的“市場格局”，其前提是該“市場格局”是善意、誠信經(jīng)營形成的。在商標注冊人惡意申請、注冊商標的情況下，如果仍然承認此種行為所形成的所謂市場秩序或知名度，無異于鼓勵同業(yè)競爭者違背誠實信用原則，罔顧他人合法在先權利，強行將其惡意申請的商標做大、做強。第四次全國法院知識產(chǎn)權審判工作會議指出，要充分認識違反誠實信用原則以及損害他人合法在先權利的民事糾紛本質(zhì)，強化此種情形下民事程序的優(yōu)先和決定地位。

在先權利人以被告取得并行使注冊商標權或者外觀設計專利權損害其合法在先權利（注冊商標專用權除外），直接向法院提起民事訴訟，經(jīng)審查被告侵權的事實成立的，可以根據(jù)原告訴請和案件具體情況，判令被告停止使用被訴注冊商標或者停止實施被訴外觀設計。具體到本案，佐納公司注冊的商標侵犯陳某在先的著作權，雖然已經(jīng)超過五年的無效期，但考慮到該商標尚未投入實際使用，未形成穩(wěn)定的市場秩序，判令停止使用并不會造成利益的顯著失衡。所以，本案的一、二審判決并無不妥，也與最高人民法院上述文件及會議精神相一致。

本案案號：（2017）閩02民初370號，（2018）閩民終1033號

案例編寫人：福建省高級人民法院　蔡　偉　歐群山