專利新創(chuàng)性比對方式的再思考

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作者：陳明濤  蘭臺所知產(chǎn)團隊律師  北京外國語大學(xué)副教授

           郭潔  蘭臺所知產(chǎn)團隊律師

原標(biāo)題：專利新創(chuàng)性比對方式的再思考

在專利授權(quán)、確權(quán)過程中，新穎性和創(chuàng)新性的比對是一個老問題，好像很難談出新花樣。然而，司法實踐中，對于比對方式的理解，仍然存在諸多偏差。比如，容易考慮對比文件中相對應(yīng)技術(shù)特征其他技術(shù)效果；或是對涉案專利的技術(shù)特征過度解釋，也未能正確理解技術(shù)問題的作用，導(dǎo)致法律適用存在一些錯誤。

在此，筆者將上述一些新思考分享出來，以糾正這些錯誤的認識。

相對應(yīng)技術(shù)特征的其他技術(shù)效果

在專利授權(quán)、確權(quán)的過程當(dāng)中，新穎性和創(chuàng)新性的對比是老生常談的問題。經(jīng)常有權(quán)利人認為，在專利無效審查中，需要從整體上比較涉案專利與對比文件的區(qū)別，將涉案專利技術(shù)方案與對比文件技術(shù)方案進行對比，并且要對涉案專利和對比文件的技術(shù)效果進行分析，進而得出無效或相反的結(jié)論。但實際上，在進行新創(chuàng)性比對時，只需要考慮對比文件中是否公開了權(quán)利要求中的技術(shù)特征，至于對比文件中是否還存在其他的技術(shù)特征，以及對比文件中相對應(yīng)的技術(shù)特征是否還存在其他的功能和效果，不必予以考慮。

比如，在李世煌專利無效一案中，原告李世煌指出“對比文件1的高音部分由發(fā)聲孔18輸出，其共振腔的設(shè)計達到‘低頻回放效果好，增強聲音質(zhì)感’”，隨后，其又指出：“由于涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)特征有‘所述音盆依次通過加載腔、扁平號筒和釋音口構(gòu)成的完整氣流通路與自由空間連通’，因此，‘聲音的輸出僅有釋音孔，位于加載腔的橫向，在揚聲器音盆軸向上未有聲音輸出，而且從頻響曲線上反映具有明顯的增益，用于改善高音’”。

實際上，在進行新創(chuàng)性比對的時候，只需要考慮對比文件中是否公開了加載腔的技術(shù)效果，而共振腔的設(shè)計、改善高音的技術(shù)效果，均是不需要考慮的技術(shù)特征。

在比對中，上述原則，即不考慮是否還存在其他的技術(shù)特征，以及不考慮對比文件中相應(yīng)的技術(shù)特征是否還存在其他的功能和效果的原則，與等同侵權(quán)比對的原理也是一致的。

比如，北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》48條就規(guī)定：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所達到的技術(shù)效果基本相當(dāng)。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他技術(shù)效果的，不予考慮?！?br/>

技術(shù)特征的有效解釋

在專利授權(quán)、確權(quán)的過程中，還經(jīng)常存在這樣一種現(xiàn)象：權(quán)利人對自己的權(quán)利要求經(jīng)常過度解釋，意在通過縮小保護范圍，從而獲得新穎性和創(chuàng)造性。

禁止反悔原則為這一現(xiàn)象提供了一種解決思路。禁止反悔是指，專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、訴訟、再審程序）過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在專利侵權(quán)訴訟階段，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護范圍。該原則限制專利保護范圍不合理擴張，其實質(zhì)在于防止專利權(quán)人采取“出爾反爾”的伎倆，先在專利授權(quán)階段對保護范圍進行限制，后又在侵權(quán)訴訟時“過河拆橋”，企圖恢復(fù)保護范圍，從而兩頭得利。

然而，禁止反悔原則僅能解決專利侵權(quán)過程產(chǎn)生的問題，對于專利授權(quán)、確權(quán)過程中產(chǎn)生的類似問題，就無能為力。此時，勢必要限制權(quán)利人的隨意解釋，避免其謀求不當(dāng)利益。

當(dāng)前，司法實踐對權(quán)利要求的解釋，采用了“語境論”的方式：即應(yīng)當(dāng)首先結(jié)合權(quán)利要求書、說明書、附圖等內(nèi)部證據(jù)，必要的時候也應(yīng)當(dāng)結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域的教科書、技術(shù)詞典等外部證據(jù)，對權(quán)利要求作出合理的解釋。[1]

正如，在“墨盒”專利無效行政訴訟案中，最高人民法院在裁定中認為，專利權(quán)利要求的解釋方法在專利授權(quán)確權(quán)程序與專利民事侵權(quán)程序中既有根本的一致性，又在特殊場合下體現(xiàn)出一定的差異性，其差異突出體現(xiàn)在當(dāng)事人意見陳述的作用上；在專利授權(quán)確權(quán)程序中，申請人在審查檔案中的意見陳述原則上只能作為理解說明書以及權(quán)利要求書含義的參考，而不是決定性依據(jù)。[2]

也就是說，在無效程序中，對權(quán)利要求不能隨意進行解釋，必須遵循一定的解釋順位關(guān)系，權(quán)利人的解釋不能成為司法機關(guān)裁判的依據(jù)。盡管近期美國司法實踐放棄了“最寬解釋原則”，但對權(quán)利要求的解釋，仍然是建立在專利權(quán)人不得隨意解釋，并且遵循解釋順位的前提之下進行的。

技術(shù)問題在比對中的影響

專利法的目的絕不是對任何細微的進步或任何思想的輕微進步都授予專利權(quán)。[3]因此，所有對于新穎性、創(chuàng)造性的思考都是圍繞解決技術(shù)問題來展開的，解決技術(shù)問題因此也成了判斷新穎性和創(chuàng)造性的邏輯起點。

如前所述，權(quán)利要求中技術(shù)特征的解釋要以說明書為依據(jù)。說明書對技術(shù)問題的記載，是理解技術(shù)特征是否還存在某種限定的重要因素。也就是說，說明書已記載了所要解決的技術(shù)問題。在這種情況下，即使權(quán)利要求書未對技術(shù)特征進行限定，也可以對通過說明書中記載的技術(shù)問題進行限定解釋。

問題在于，如果說明書中沒有就解決的技術(shù)問題進行記載，應(yīng)如何理解？

在創(chuàng)造性判斷所遵循的“三步測試法”中，為在審查中客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。從這個意義上來說，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行改進的技術(shù)任務(wù)。[4]

基于此，就會產(chǎn)生兩種情況：一是存在假區(qū)別技術(shù)特征。也就是說，即使存在相應(yīng)的區(qū)別技術(shù)特征，但該區(qū)別技術(shù)特征并不解決技術(shù)問題，就不會使權(quán)利要求具備新穎性或創(chuàng)造性。

比如，在東莞匯美制罐公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會等發(fā)明專利無效行政糾紛案中，權(quán)利人將卷邊描述為具備90度的技術(shù)特征，而實際上根據(jù)其他技術(shù)特征的描述，此處卷邊必然為90度。因此，該90度的描述實際上并未產(chǎn)生對權(quán)利要求的進一步限定。此種情況下，涉案專利并不能因為90度的描述而具備新穎性。

二是由于說明書中不以記載技術(shù)問題為強制要求，因此，即使說明書未記載該技術(shù)問題，如果存在區(qū)別技術(shù)特征，也不影響創(chuàng)造性的比對。此時，若存在實際解決的技術(shù)問題，已為對比文件相對應(yīng)的技術(shù)特征所公開，則不具有創(chuàng)造性。反之，則具有創(chuàng)造性。

專利新創(chuàng)性比對方式，不是簡單地法條適用，而要結(jié)合背后法理依據(jù)，通過技術(shù)問題的理解、對比文件技術(shù)特征的分析、權(quán)利要求的解釋等一系列方法，才能掌握新創(chuàng)性比對的正確“鑰匙”。

注釋：

[1]劉慶輝：《專利授權(quán)程序中的權(quán)利要求解釋》，載微信公眾號《知產(chǎn)力》2017年7月1日。

[2] 再審申請人精工愛普生與被申請人專利復(fù)審委員會等發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案，（2010）知行字第53-1號行政裁定書。

[3]石必勝：專利創(chuàng)造性判斷研究，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012年版，第121頁。

[4]參見《審查指南》第二部分第3章第3.2.1.1節(jié)。

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