關于專利法第33條的若干思考

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原標題：關于專利法第33條的若干思考

做了這么多年代理師，修改了這么多申請文件，你是否真的理解什么是“修改不超范圍”？雖然專利法第33條已明確規(guī)定：“修改不超過原申請文件記載的范圍”即修改不超范圍，但在實際操作過程中對于判斷是否超過原申請文件記載的范圍仍然是難以把握和解決的難題之一。

在2011年初至2016年底，最高人民法院關于“修改超范圍”的問題，共審理了11件案件，其中，在（2011）知行字第69號中，申請人將原權(quán)利要求中記載的“對信息進行檢測、判斷、分析、分類處理”，“通過相應設備以被叫用戶名義進行接續(xù)服務”修改為了“對收到的所述原被叫用戶信息進行檢測、判斷、分析、分類處理”，“通過坐席終端、或撥號服務器、或語音系統(tǒng)分配服務器、或交互式語音管理服務器、或電子郵件服務器以被叫用戶名義進行接續(xù)服務”，說明書中關于上述技術方案并未有其他新的記載，對于上述權(quán)利要求的修改，專利復審委員會和最高人民法院給出的結(jié)論均是修改超范圍，其中，最高人民法院的理由具體如下：修改后的內(nèi)容沒有記載在原申請文件中，并且不能從原說明書和權(quán)利要求文字記載的內(nèi)容即說明書附圖直接的、毫無疑義的確定，因此修改超范圍，可見，申請人在對申請文件進行修改時，應當充分考慮修改后的技術方案是否能夠“從原申請文件中直接毫無疑義的確定”的考量標準。

接下來筆者結(jié)合代理經(jīng)驗對申請文件進行修改時可能存在的問題提出筆者的一些建議。

1 主動修改過程中的修改超范圍問題

申請人可以在提出實質(zhì)審查請求的同時，或在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書起的3個月內(nèi)對申請文件進行主動修改。基于很多考慮，申請人會在申請文件遞交到專利局后對申請文件進行主動修改，一般有以下幾種常見情況：

1）  申請文件與標準不對應

專利先行策略保證了專利會先于標準提案申請，但與此帶來的一個問題是：申請人無法保證先于標準提案申請的專利一定會與標準對應，為了對應標準，申請人需要對申請文件的權(quán)利要求書進行修改，但需明確的一個規(guī)則是：修改后的權(quán)利要求的整體技術方案應當在原申請文件中有記載，例如，在先申請的權(quán)利要求1記載了：基站向終端發(fā)送請求信息。為了對照標準，需要將“請求信息”修改為“連接信息”，但如果原申請文件中僅記載了“連接信息”這個技術特征，沒有完整的記載“基站向終端發(fā)送連接信息”的技術方案，那么將“基站向終端發(fā)送請求信息”修改為“基站向終端發(fā)送連接信息”，這樣的修改應當是修改超范圍的。

因此，筆者建議發(fā)明人在撰寫交底書時，可以將可能寫入標準的技術方案均完整的體現(xiàn)在交底書中。

2）  權(quán)利要求撰寫出現(xiàn)偏差

基于多種原因，最終遞交到專利局的申請文件的權(quán)利要求書有可能不是申請人想重點保護的技術方案，因此，申請人后續(xù)想對申請文件進行主動修改，筆者建議可以從以下角度考慮修改是否超范圍：修改前的版本認作是技術方案A，修改后的版本是技術方案B，如果技術方案B相對于技術方案A具備新穎性，或技術方案A相對于技術方案B具備新穎性，那么將技術方案A修改為技術方案B的操作就應當修改超范圍。

因此，筆者建議代理師將發(fā)明人交底書的技術方案充分體現(xiàn)在申請文件里，另，可以在說明書部分從多個角度撰寫多套權(quán)利要求，以便后續(xù)修改。

2 針對通知書所指出的缺陷的修改超范圍問題

申請人在答復審查員下發(fā)的補正通知書，審查意見通知書等時，經(jīng)常會為了克服審查員指出的缺陷，需要對申請文件作出修改，例如，審查員指出當前記載的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，申請人為了克服這個缺陷，在權(quán)利要求1中添加技術特征，此處，需要留意的是，修改后的權(quán)利要求1所記載的整體技術方案如果在原申請文件中有記載，那么上述修改就應當是不超范圍的；例如，審查員指出權(quán)利要求書中某一技術特征不清楚，且該技術特征又不是本領域的公知術語，因此，需要對該技術特征進行解釋，但如果原申請文件中沒有針對該技術特征的描述，那么針對該技術特征的解釋就很有可能修改超范圍。

綜上，可以看出，要想保證修改不超范圍最主要的還是要保證在申請時所遞交的原申請文件中記載的足夠多，足夠細，建議代理師在撰寫申請文件時，在說明書中盡量將后續(xù)可能存在的修改情況都考慮到，以使后續(xù)在考慮對申請文件進行修改時，都能夠找到修改依據(jù)。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)微信平臺

作者：王曉婷

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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