專利權項的多引多缺陷分析

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作者：李哲  北京品源專利代理有限公司

原標題：淺析專利權項的多引多缺陷

專利法實施細則22.2款規(guī)定“引用兩項以上權利要求的多項從屬權利要求，只能以擇一方式引用在前的權利要求，并不得作為另一項多項從屬權利要求的基礎”。業(yè)內一般會將“引用兩項以上權利要求的多項從屬權利要求作為另一項多項從屬權利要求的基礎”的情況叫做“多項從屬權利要求引用多項從屬權利要求”，簡稱為“多項引多項”或“多引多”。需要說明的是，如果并列獨立權利要求引用多項從屬權利要求，則不屬于多引多。

如上述專利法實施細則22.2款的規(guī)定所述，在中國不允許在權利要求（以下，有時會簡稱為權項）中存在多引多的情況。需要說明的是，在有些國家（例如，日本、美國等）是允許多引多的情況出現(xiàn)的。因此，通過PCT途徑或巴黎公約途徑向國外進行申請時，可以根據(jù)各個國家的具體規(guī)定來選擇是否保留多引多權項（即，存在多引多情況的權利要求）。當然，在向國內申請時，考慮到例如為了在權利要求書中盡量多的包含技術方案而不繳納權利要求附加費等，也可以保留多引多權項。而且，由于有些國家允許多引多權項，因此多引多權項經(jīng)常出現(xiàn)在外內申請（即，國外專利通過PCT或巴黎公約途徑而向國內進行的申請）中。

以下對發(fā)明專利的多引多權項的修改時機、修改方法等進行說明。

一、修改時機

時機1）申請階段進行修改

包括：國內案在撰寫申請文件時直接撰寫為非多引多權項、涉外案在通過巴黎公約途徑進入國內時直接修改申請文件、涉外案在通過PCT途徑進入中國國內時進行PCT28/41條修改。

時機2）在主動修改期限內進行修改

即，在提出實質審查請求時或者在收到發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內提出修改。

時機3）收到OA通知書時進行修改

在OA通知書中如果審查員指出了多引多缺陷，則在答復時進行修改。然而，即使在OA通知書中審查員并未指出多引多缺陷，申請人也可以依據(jù)節(jié)約審查程序原則來主動進行修改。

時機4）接到審查員的聯(lián)絡而進行修改

有時，審查員會主動電話聯(lián)系代理人（未委托代理機構時為申請人）告知權項有多引多缺陷，希望主動進行修改。這種情況多出現(xiàn)于OA階段審查員并未指出多引多缺陷，而且申請人也并未在OA答復書中主動進行修改的時候。此時，如果按審查員的要求對多引多缺陷進行修改，則一般會直接獲得授權，否則會收到下一次OA通知書。

在時機1進行修改的優(yōu)點在于，在發(fā)明申請不存在其他缺陷時可以盡早獲得授權；其缺點在于，如果是通過刪除技術方案的方法（如下述方法1、2）來修改權項，則有可能會在后續(xù)程序中出現(xiàn)修改超范圍的情況出現(xiàn)（例如，在刪除了某一技術方案并且說明書中并未明確記載有該技術方案的情況下，如果在后續(xù)程序中想要通過修改保護該技術方案的話，有可能會涉及修改超范圍的問題），當然如果是PCT進入中國國內階段的申請，則由于判斷修改超范圍的基礎是國際公開文本，因此不會涉及上述修改超范圍的問題，另一缺點在于，如果是通過拆分多項從屬權利要求的方法（如下述方法3）來修改權項，則會增加權項數(shù)，所以因該修改而導致權項數(shù)超過10項時需要繳納額外的權利要求附加費。

在時機2~4進行修改的優(yōu)點在于，可以根據(jù)審查員的審查意見或根據(jù)其他國家同族申請的審查結果來最大限度地保留技術方案、不會出現(xiàn)上面提到的修改超范圍的問題、不會發(fā)生額外的權利要求附加費；其缺點在于，在OA通知書中會被審查員指出存在多引多缺陷。

二、修改方法

作為存在多引多缺陷的權項，舉出以下示例以進行相關說明。

1. 一種**，其特征在于，技術特征A。

2. 根據(jù)權利要求1所述的**，其特征在于，技術特征B。

3. 根據(jù)權利要求1或2所述的**，其特征在于，技術特征C。

4. 根據(jù)權利要求1~3中任一項所述的**，其特征在于，技術特征D。

在上述示例中，權4存在多引多缺陷。

方法1）修改存在多引多缺陷的多項從屬權利要求

例如，修改為：

1. 一種**，其特征在于，技術特征A。

2. 根據(jù)權利要求1所述的**，其特征在于，技術特征B。

3. 根據(jù)權利要求1或2所述的**，其特征在于，技術特征C。

4. 根據(jù)權利要求1所述的**，其特征在于，技術特征D。

或者，將權4修改為“根據(jù)權利要求2所述的**，其特征在于，技術特征D?！薄ⅰ案鶕?jù)權利要求3所述的**，其特征在于，技術特征D?！?、或“根據(jù)權利要求1或2所述的**，其特征在于，技術特征D?！?。

方法2）修改作為引用項的多項從屬權利要求

例如，修改為：

1. 一種**，其特征在于，技術特征A。

2. 根據(jù)權利要求1所述的**，其特征在于，技術特征B。

3. 根據(jù)權利要求1所述的**，其特征在于，技術特征C。

4. 根據(jù)權利要求1~3中任一項所述的**，其特征在于，技術特征D。

或者，將權3修改為“根據(jù)權利要求2所述的**，其特征在于，技術特征C?！薄?/span>

方法3）拆分多項從屬權利要求

例如，修改為：

1. 一種**，其特征在于，技術特征A。

2. 根據(jù)權利要求1所述的**，其特征在于，技術特征B。

3. 根據(jù)權利要求1所述的**，其特征在于，技術特征C。

4. 根據(jù)權利要求2所述的**，其特征在于，技術特征C。

5. 根據(jù)權利要求1~3中任一項所述的**，其特征在于，技術特征D。

或者，

1. 一種**，其特征在于，技術特征A。

2. 根據(jù)權利要求1所述的**，其特征在于，技術特征B。

3. 根據(jù)權利要求1或2所述的**，其特征在于，技術特征C。

4. 根據(jù)權利要求1所述的**，其特征在于，技術特征D。

5. 根據(jù)權利要求2所述的**，其特征在于，技術特征D。

6. 根據(jù)權利要求3所述的**，其特征在于，技術特征D。

方法1、2的優(yōu)點在于，權項的引用關系會比較簡潔，修改不易出錯；其缺點在于，需要刪除部分技術方案。方法3的優(yōu)點在于，無需刪除技術方案；其缺點在于，權項數(shù)會變多，而且在多引多權項比較多時權項的引用關系會比較混亂，修改容易出錯。

總之，在目前的審查環(huán)境下，由于發(fā)明專利基本不存在不發(fā)OA通知書而直接授權的情況（即使沒有多引多缺陷，審查員一般也會以其他理由發(fā)出至少一次OA通知書），因此在時機1進行修改只有壞處，而不會帶來任何明顯的好處。由此，對于發(fā)明專利，一般不建議在時機1進行修改。而且，由于多引多缺陷并非是無效條款，因此甚至可以是審查員不指出就不修改（實際案件中存在具有多引多缺陷而被授權的案例）。此外，多引多缺陷的修改方法并沒有標準答案，可以單獨使用上述方法1~3來進行修改，也可以結合使用上述方法1~3來進行修改，但其修改宗旨始終應該為：保留盡量多的技術方案、盡量保留保護范圍大的權項、權利要求書簡要清楚。最后，對于實用新型專利，由于實用新型只進行初步審查，而且在初步審查中如果形式上沒有發(fā)現(xiàn)問題就可直接獲得授權，因此建議在上述時機1直接進行修改以避免收到OA或補正通知書，這有利于盡早獲得授權。

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作者：李哲  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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