超出描述產(chǎn)品特點(diǎn)的必要而使用他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達(dá)公司商標(biāo)侵權(quán)案

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作者：許艷北京康瑞律師事務(wù)所

原標(biāo)題：超出描述產(chǎn)品特點(diǎn)的必要而使用他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達(dá)公司商標(biāo)侵權(quán)案

薩塔公司是一家擁有110多年歷史的噴涂設(shè)備生產(chǎn)的德國(guó)企業(yè)，憑著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，在世界范圍內(nèi)噴涂設(shè)備行業(yè)享有良好的聲譽(yù)。薩塔公司在噴槍產(chǎn)品使用公司的主商標(biāo)“SATA”“薩塔”時(shí)，還根據(jù)實(shí)際使用和宣傳的需要，結(jié)合產(chǎn)品的特性，通過(guò)簡(jiǎn)寫(xiě)、加以圖形設(shè)計(jì)及色彩運(yùn)用等，創(chuàng)造性地設(shè)計(jì)了一套產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)識(shí)，這些標(biāo)識(shí)與主商標(biāo)的使用在產(chǎn)品包裝和宣傳冊(cè)中，形成了特有的產(chǎn)品視覺(jué)識(shí)別體系。薩塔公司非常注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，考慮到這些標(biāo)識(shí)經(jīng)過(guò)使用起到了識(shí)別作用，與薩塔公司建立了對(duì)應(yīng)聯(lián)系，因此在使用了較長(zhǎng)時(shí)間后對(duì)部分標(biāo)識(shí)申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，建立了完善的商標(biāo)保護(hù)體系。本文介紹的即是薩塔公司就這些標(biāo)識(shí)維權(quán)的案件。

早在2016年，落款為浙江奧利達(dá)的公司發(fā)送宣傳推廣郵件稱，其將在2016年北京國(guó)際汽保展展出最新款噴槍產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不僅在外觀、包裝和型號(hào)上與SATA產(chǎn)品極為近似，并且在性能上與SATA產(chǎn)品也十分相似。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，正如其在郵件里所述，浙江奧利達(dá)公司在2016年北京國(guó)際汽保展上展出并銷售外觀、包裝、型號(hào)和性能與SATA產(chǎn)品極為近似的產(chǎn)品，還通過(guò)其官網(wǎng)、淘寶和阿里巴巴宣傳和銷售這些產(chǎn)品。針對(duì)浙江奧利達(dá)公司的行為，薩塔公司于2017年分別提出了商標(biāo)侵權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和專利侵權(quán)訴訟，并獲得全勝，本文僅針對(duì)商標(biāo)侵權(quán)案件詳細(xì)介紹如下。

浙江奧利達(dá)公司在其產(chǎn)品包裝上并未使用薩塔公司的主商標(biāo)“SATA”“薩塔”，但在包裝的顏色和設(shè)計(jì)上極度摹仿薩塔公司，特別是在包裝上使用了與薩塔公司完全相同的小圖標(biāo)（如下圖2左上角紅色圈出部分）、超出描述產(chǎn)品特點(diǎn)的必要而使用他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達(dá)公司商標(biāo)侵權(quán)案和“WSB”標(biāo)識(shí)。由于薩塔公司對(duì)這些小圖標(biāo)中的和標(biāo)識(shí)獲得了商標(biāo)專用權(quán)，針對(duì)浙江奧利達(dá)公司使用與其相同的標(biāo)識(shí)的行為委托康瑞律所向北京市東城區(qū)法院提起了商標(biāo)侵權(quán)訴訟。

超出描述產(chǎn)品特點(diǎn)的必要而使用他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達(dá)公司商標(biāo)侵權(quán)案

在訴訟中，被告奧利達(dá)公司抗辯稱，被控侵權(quán)的標(biāo)識(shí)在噴槍產(chǎn)品領(lǐng)域具有固有含義，不能起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，而是描述性使用，不構(gòu)成侵權(quán)。和圖案分別為木匠用的刨子及齒輪，含義分別為“木匠”和“工業(yè)”，代表噴槍產(chǎn)品的適用對(duì)象為木料及工業(yè)領(lǐng)域。超出描述產(chǎn)品特點(diǎn)的必要而使用他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達(dá)公司商標(biāo)侵權(quán)案中的“CCS”，取自英文“color code system”的單詞首字母縮寫(xiě)，中文含義為顏色編號(hào)系統(tǒng)，將其搭配四種不同的顏色色塊組成整體圖案，表示其屬于顏色辨別系統(tǒng)，是用于噴槍行業(yè)對(duì)噴槍漆料和色彩作描述性說(shuō)明?！癢SB”，取自“water solvent based”單詞首字母縮寫(xiě)，中文含義為適用水性漆，用于描述噴槍類型屬于水溶性噴槍。被告對(duì)其上述解釋僅提交了原告薩塔公司的宣傳冊(cè)，未提交任何行業(yè)內(nèi)第三方主體使用形式或行業(yè)規(guī)范規(guī)定予以證明。

針對(duì)奧利達(dá)的不侵權(quán)抗辯，薩塔公司認(rèn)為原告的權(quán)利商標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo)，且標(biāo)識(shí)本身無(wú)含義，僅從原告的商標(biāo)本身，如CCS、WSB及圖形商標(biāo)來(lái)看，是無(wú)法推知其與具體含義、或與噴槍有何聯(lián)系的。原告根據(jù)宣傳和使用的需要，結(jié)合產(chǎn)品的特性，賦予其特定含義，通過(guò)藝術(shù)化設(shè)計(jì)及色彩運(yùn)用等，獨(dú)創(chuàng)性地設(shè)計(jì)了一套產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)識(shí)，一直使用在產(chǎn)品包裝和宣傳冊(cè)中，通過(guò)大量、長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)使用，成為了識(shí)別原告產(chǎn)品包裝的一部分，實(shí)際起到了區(qū)別產(chǎn)品來(lái)源的功能。該系列標(biāo)識(shí)目前在噴槍行業(yè)內(nèi)只有原告在使用，市場(chǎng)同行業(yè)中沒(méi)有其他任何第三方在使用，更沒(méi)有成為行業(yè)內(nèi)通用的描述性標(biāo)識(shí)。對(duì)于一個(gè)產(chǎn)品各項(xiàng)功能的描述，很難是完全相同，一模一樣的；而被告是在文字介紹功能之外，使用了與原告完全相同的圖形及字母組合，并非出于描述產(chǎn)品的需要，屬于商標(biāo)侵權(quán)。

經(jīng)審理，一審法院認(rèn)為，被控侵權(quán)標(biāo)識(shí) 超出描述產(chǎn)品特點(diǎn)的必要而使用他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達(dá)公司商標(biāo)侵權(quán)案和系具有一定設(shè)計(jì)并非簡(jiǎn)單寫(xiě)實(shí)的圖形，其表示形式抽象，并未直接、具體地表示噴槍產(chǎn)品的用途及適用對(duì)象等特點(diǎn)，且使用上述標(biāo)識(shí)并非是為了描述產(chǎn)品特點(diǎn)所必要。超出描述產(chǎn)品特點(diǎn)的必要而使用他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)——薩塔公司訴浙江奧利達(dá)公司商標(biāo)侵權(quán)案系圖文組合標(biāo)識(shí)，“CCS”文字與圖形的結(jié)合，使得該標(biāo)識(shí)整體具有較強(qiáng)的顯著性。現(xiàn)有證據(jù)不足以證明“CCS”文字作為噴涂行業(yè)中“顏色編號(hào)系統(tǒng)”的英文翻譯“color code system”的單詞首字母縮寫(xiě)、“WSB”作為噴涂行業(yè)中“適用水性漆”的英文翻譯“water solvent based”單詞首字母縮寫(xiě)，不足以證明已為相關(guān)公眾所認(rèn)知，并成為噴涂行業(yè)的通用技術(shù)術(shù)語(yǔ)或標(biāo)識(shí)；另外，上述兩標(biāo)識(shí)未直接表示噴槍產(chǎn)品的特點(diǎn)，亦非為描述產(chǎn)品特點(diǎn)所必要。故被告的不侵權(quán)抗辯意見(jiàn)缺乏依據(jù)，不予采納。被告使用的上述四個(gè)標(biāo)識(shí)與原告的注冊(cè)商標(biāo)在圖形的構(gòu)圖、設(shè)計(jì)或文字的字形、讀音上相同，使用在噴槍產(chǎn)品上，侵犯了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。法院判決其立即停止侵權(quán)行為，并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元及合理支出14萬(wàn)元。

目前，奧利達(dá)公司不服，提起上訴，該案處于二審審理中。

從本案的一審判決可見(jiàn)，一個(gè)企業(yè)除了主營(yíng)品牌，在商業(yè)活動(dòng)中，輔助使用一些其他的商業(yè)標(biāo)識(shí)用于產(chǎn)品包裝或宣傳，構(gòu)成了整體的識(shí)別體系，在特定情形下可受到法律相應(yīng)的保護(hù)。盡管這些標(biāo)識(shí)較之于主商標(biāo)，顯著性稍弱，但并非僅僅描述產(chǎn)品的功能，一般是經(jīng)藝術(shù)化處理，兼具實(shí)用與美化的作用。這些標(biāo)識(shí)與產(chǎn)品功能不具有固定、唯一的對(duì)應(yīng)性。因此，他人使用這些標(biāo)識(shí)超出了描述產(chǎn)品特征的必要性。然而，不可否認(rèn)，如果這些標(biāo)識(shí)被首次使用者賦予了實(shí)用性部分，當(dāng)他人使用未能及時(shí)制止時(shí)，特別是普遍被同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者使用后，將會(huì)突顯其實(shí)用性而弱化了美觀性，將失去對(duì)標(biāo)識(shí)享有的專有性。

這個(gè)案子給了企業(yè)如何保護(hù)除了主營(yíng)品牌的其他商業(yè)標(biāo)識(shí)一些啟示：將其注冊(cè)商標(biāo)化，并積極維權(quán)，防止他人的普遍使用而降低顯著性，是保護(hù)這些商業(yè)標(biāo)識(shí)的重要手段。

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作者：許艷北京康瑞律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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