從最高院“金戈鐵馬案”看商標(biāo)“反向混淆”

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作者：袁 博

原標(biāo)題：從最高院“金戈鐵馬案”看“反向混淆”

商標(biāo)注冊(cè)和保護(hù)仍然遵循“在先注冊(cè)”原則，權(quán)利人取得商標(biāo)權(quán)后，只要實(shí)際合法使用，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和知名度如何，那是權(quán)利人的選擇權(quán)利和經(jīng)營(yíng)結(jié)果，而不能成為大企業(yè)因此可以后來(lái)居上、鳩占鵲巢的理由。

所謂“反向混淆”，是一個(gè)與“正向混淆”相對(duì)的概念，在我國(guó)商標(biāo)法的司法實(shí)踐和學(xué)術(shù)研究中爭(zhēng)議極大，部分法院在相應(yīng)裁判中予以支持，部分法院則并不認(rèn)同；部分學(xué)者積極倡導(dǎo)，部分學(xué)者則針?shù)h相對(duì)地予以批判。那么，“反向混淆”在我國(guó)，是否應(yīng)當(dāng)認(rèn)可其存在的合理性？以下以最高院審理的“金戈鐵馬”商標(biāo)案為例進(jìn)行分析。

案情簡(jiǎn)介

2009年，原告曹某注冊(cè)取得第5492697號(hào)注冊(cè)商標(biāo)，該商標(biāo)系文字與圖形組合商標(biāo)，文字“金戈鐵馬”系橫向排列繁體中文，在“金戈鐵馬”文字下面有一個(gè)樹(shù)葉的圖案。該商標(biāo)核定使用商品為第30類：茶；蜂蜜等。被告下關(guān)沱茶公司分別于2010年、2014年通過(guò)注冊(cè)取得第6209882號(hào)、12201774號(hào)注冊(cè)商標(biāo)，分別為文字“松鶴延年”+圓形+鶴的圖案組成的組合商標(biāo)和“下關(guān)沱茶”文字商標(biāo)，核定使用商品均為包括茶在內(nèi)的第30類商品。2014年，被告在其生產(chǎn)的金印系列產(chǎn)品包裝上使用了“甲午金戈鐵馬鐵餅”字樣，字體為簡(jiǎn)體字，其中“甲午”及“鐵餅”字體較小，而“金戈鐵馬”四字字體較大，且位于茶餅外包裝及內(nèi)包裝的顯著位置，在“金戈鐵馬”四字旁邊還配有一匹呈現(xiàn)奔跑狀態(tài)的馬的圖案。同時(shí)，被告在其生產(chǎn)的上述茶餅的內(nèi)、外包裝上均標(biāo)注有“松鶴延年”注冊(cè)商標(biāo)和“下關(guān)沱茶”字樣，并在內(nèi)、外包裝上標(biāo)注有被告下關(guān)沱茶公司名稱。原告認(rèn)為，被告在其生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品上使用了“金戈鐵馬”標(biāo)志侵犯了原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，遂訴至法院。

法院判決

一審法院認(rèn)為，被告在同一種商品上使用與原告涉案注冊(cè)商標(biāo)近似的標(biāo)志作為商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾，侵犯了原告的“金戈鐵馬”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

二審法院認(rèn)為，被告并未侵犯商標(biāo)權(quán)。其中重要的一個(gè)理由，在于認(rèn)為被控侵權(quán)商品上所使用的“下關(guān)沱茶”商標(biāo)的知名度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于涉案商標(biāo)的知名度，被控侵權(quán)商品沒(méi)有必要攀附涉案商標(biāo)來(lái)提高自己的知名度，有鑒于此，結(jié)合其他因素，二審法院認(rèn)為被控侵權(quán)商品包裝裝潢上所用的標(biāo)志，與涉案商標(biāo)既不相似，也不相同，不構(gòu)成侵權(quán)。

再審法院（最高院）認(rèn)為，被告侵犯了商標(biāo)權(quán)。其中，針對(duì)二審法院關(guān)于“被控侵權(quán)商品沒(méi)有必要攀附涉案商標(biāo)來(lái)提高自己的知名度”的觀點(diǎn)，進(jìn)行了如下評(píng)析：

……即使下關(guān)沱茶商標(biāo)較本案訴爭(zhēng)商標(biāo)具有更高的知名度，原審法院認(rèn)定被訴侵權(quán)商品沒(méi)有必要攀附涉案商標(biāo)來(lái)提高自己的知名度雖有一定的可能性，但該推斷忽視了注冊(cè)商標(biāo)作為一項(xiàng)標(biāo)識(shí)性民事權(quán)利的權(quán)能和作用，其不僅有權(quán)禁止他人在相同類似商品上使用該注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，更有權(quán)使用其注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)其商品或者服務(wù)，在相關(guān)公眾中建立該商標(biāo)標(biāo)識(shí)與其商品來(lái)源的聯(lián)系。相關(guān)公眾是否會(huì)混淆誤認(rèn)，既包括將使用被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的商品誤認(rèn)為商標(biāo)權(quán)人的商品或者與商標(biāo)權(quán)人有某種聯(lián)系，也包括將商標(biāo)權(quán)人的商品誤認(rèn)為被訴侵權(quán)人的商品或者誤認(rèn)商標(biāo)權(quán)人與被訴侵權(quán)人有某種聯(lián)系，妨礙商標(biāo)權(quán)人行使其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，進(jìn)而實(shí)質(zhì)性妨礙該注冊(cè)商標(biāo)發(fā)揮識(shí)別作用。因此，如果認(rèn)為被訴侵權(quán)人享有的注冊(cè)商標(biāo)更有知名度即可以任意在其商品上使用他人享有注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)識(shí)，將實(shí)質(zhì)性損害該注冊(cè)商標(biāo)發(fā)揮識(shí)別商品來(lái)源的基本功能，對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成基本性損害。二審法院以被訴侵權(quán)商品自有商標(biāo)知名度高為由認(rèn)定不構(gòu)成侵犯涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，認(rèn)定事實(shí)和適用法律均有不當(dāng)，本院予以糾正?！?/p>

法理分析

所謂“反向混淆”，是指商標(biāo)在后使用人對(duì)商標(biāo)的使用使得消費(fèi)者誤以為在先商標(biāo)權(quán)人的商品源自商標(biāo)在后使用人。以本案為例，就是消費(fèi)者誤將“金戈鐵馬”當(dāng)成了被告的商標(biāo)。反向混淆的理論源自美國(guó)，但近年已在我國(guó)司法實(shí)踐中得到不同程度的承認(rèn)，并已在多起案件中予以應(yīng)用。從表面上看，人們會(huì)覺(jué)得驚訝，因?yàn)榉聪蚧煜坪鯇?duì)知名度較低的原告并無(wú)壞處：沒(méi)花一分錢就可以在客觀上搭乘被告的知名度和影響力，并且擴(kuò)大自己產(chǎn)品的銷量，何樂(lè)而不為呢？事實(shí)上，同樣的疑問(wèn)在“反向混淆”理論于美國(guó)誕生之初也發(fā)生過(guò)，美國(guó)各級(jí)法院為此也糾結(jié)不已，但是最終他們?nèi)匀淮_立了禁止反向混淆的規(guī)則，原因在于，首先，保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)。發(fā)生誤購(gòu)后，消費(fèi)者在發(fā)現(xiàn)原告提供的商品與被告無(wú)關(guān)后可能會(huì)認(rèn)為原告使用的商標(biāo)是假冒他人商標(biāo)、攀附他人商譽(yù)的行為，從而導(dǎo)致在先商標(biāo)權(quán)人（原告）的商譽(yù)因此發(fā)生貶損。其次，保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)人的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。正如美國(guó)法院在相關(guān)案件中指出的那樣，反向混淆在事實(shí)上構(gòu)成了不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，破壞了在先商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)和商業(yè)生存空間。與民眾的預(yù)想不同，通過(guò)誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)建立商譽(yù)的中小企業(yè)并不全都愿意搭乘大企業(yè)的商譽(yù)并與其形成事實(shí)上的捆綁關(guān)系，因?yàn)檫@樣會(huì)喪失中小企業(yè)自己打造的品牌價(jià)值，并使自己及產(chǎn)品失去獨(dú)立的身份，不再擁有控制自己商譽(yù)和進(jìn)入新市場(chǎng)的能力。事實(shí)上，商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)持有人的保護(hù)是不分強(qiáng)弱一視同仁的，中小企業(yè)不會(huì)因?yàn)閷?shí)力相對(duì)弱小就喪失在先注冊(cè)所帶來(lái)的在先權(quán)利，大企業(yè)也不能因?yàn)閷?shí)力強(qiáng)大就可以后來(lái)居上、弱肉強(qiáng)食。

從以上的論述不難看出，第一，如果認(rèn)同“反向混淆”理論，就會(huì)發(fā)現(xiàn)注冊(cè)商標(biāo)是否受到保護(hù)與“知名度”的大小并無(wú)直接聯(lián)系，而是取決于誰(shuí)先注冊(cè)（當(dāng)然，不包括惡意搶注），并且，在“反向混淆”中，恰恰是權(quán)利人的商標(biāo)“知名度”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如被訴侵權(quán)人，因此才可能會(huì)發(fā)生，否則就是通常意義上的“正向混淆”；第二，即使不認(rèn)同“反向混淆”理論，直接從《商標(biāo)法》第五十七條分析，也無(wú)法得出因?yàn)楸辉V侵權(quán)者“知名度”大就可以在相同或者類似商品上使用和他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)識(shí)?？傊虡?biāo)注冊(cè)和保護(hù)仍然遵循“在先注冊(cè)”原則，權(quán)利人取得商標(biāo)權(quán)后，只要實(shí)際合法使用，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和知名度如何，那是權(quán)利人的選擇權(quán)利和經(jīng)營(yíng)結(jié)果，而不能成為大企業(yè)因此可以后來(lái)居上、鳩占鵲巢的理由。（本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)）

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作者：袁博

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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