《專利審查指南》新規(guī)十大要點(diǎn)

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作者：韓燕霞 匯業(yè)律師事務(wù)所 匯業(yè)法律觀察

原標(biāo)題：《專利審查指南》新規(guī)十大要點(diǎn)

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2019年9月24日公開了《關(guān)于〈專利審查指南〉修改的公告》，在公告中，明確了此次修改的目的是為適應(yīng)新技術(shù)快速發(fā)展的需要，回應(yīng)創(chuàng)新主體對(duì)審查規(guī)則和審查模式的新訴求，提高專利審查質(zhì)量和審查效率。修改后的《專利審查指南》自2019年11月1日起施行。

《專利審查指南》作為國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局部門規(guī)章公布，是專利局和專利復(fù)審委員會(huì)在專利申請(qǐng)的受理、審批、復(fù)審和專利權(quán)的無效宣告請(qǐng)求審理等各個(gè)階段依法行政的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，也是有關(guān)當(dāng)事人在上述各個(gè)階段應(yīng)當(dāng)遵守的規(guī)章。此次《專利審查指南》修改的主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

1、明確按審查意見提出再次分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間

此次修改在第一部分第一章第5.5.5節(jié)第（3）項(xiàng)第5段中，明確：申請(qǐng)人按照審查員的審查意見再次提出分案申請(qǐng)的，再次提出分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間應(yīng)當(dāng)以該存在單一性缺陷的分案申請(qǐng)為基礎(chǔ)審核。

 
分案申請(qǐng)是將不屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或?qū)嵱眯滦瓦M(jìn)行分案申請(qǐng)。因?yàn)楦鶕?jù)《專利法》第三十一條規(guī)定，一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢?。這就是所謂的專利申請(qǐng)的單一性。

 
分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間，申請(qǐng)人最遲應(yīng)當(dāng)在收到專利局對(duì)原申請(qǐng)作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請(qǐng)。上述期限屆滿后，后者原申請(qǐng)已被駁回，或者原申請(qǐng)已撤回，或者原申請(qǐng)被視為撤回且未被恢復(fù)權(quán)利的，一般不得再提出分案申請(qǐng)。也就是說，申請(qǐng)?zhí)幱诜莗ending的狀態(tài)是不允許分案的。

 
允許分案申請(qǐng)的例外規(guī)定，即申請(qǐng)人按照審查員的審查意見再次提出分案申請(qǐng)的情況除外。這樣的規(guī)定是有一定的合理性的，因?yàn)樵趯?shí)務(wù)中會(huì)存在這樣的情形，即分案申請(qǐng)由于屬于新申請(qǐng)，除了保留原申請(qǐng)的申請(qǐng)日，在其他方面都獨(dú)立于原申請(qǐng)。所以分案申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)，可能母案已經(jīng)授權(quán)或者駁回等處于非pending的狀態(tài)，如果分案申請(qǐng)中保護(hù)了多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，根據(jù)分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間規(guī)定，這個(gè)時(shí)候申請(qǐng)人再次提出分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)已經(jīng)不存在了。所以，《審查指南》中規(guī)定了規(guī)定了二次分案的例外情形，即因分案申請(qǐng)存在單一性缺陷，申請(qǐng)人按照審查員的審查意見再次提出分案申請(qǐng)的除外。不過這在實(shí)務(wù)中又出現(xiàn)了二次分案存在可能無限期的問題。在實(shí)踐中也的確出現(xiàn)了母案申請(qǐng)授權(quán)且超過了20年保護(hù)期，二次分案的分案申請(qǐng)才授權(quán)的情況。（可參考相關(guān)文章，文章名稱：超過20年，專利才授權(quán)！英特爾分案策略；作者：北京精金石專利）
 

所以，新版的《審查指南》明確了根據(jù)審查意見提出再次分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間，申請(qǐng)人按照審查員的審查意見再次提出分案申請(qǐng)的，再次提出分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間應(yīng)當(dāng)以該存在單一性缺陷的分案申請(qǐng)為基礎(chǔ)審核。
 

上面修改主要涉及的是依審查意見被動(dòng)進(jìn)行分案的情形，其實(shí)在具體的專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，有經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)人或代理人會(huì)利用分案申請(qǐng)的規(guī)定主動(dòng)進(jìn)行分案，例如原權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案與市場需求的技術(shù)方案有偏差，在此情形下，只要不超出原申請(qǐng)記載的范圍，申請(qǐng)人可以利用分案申請(qǐng)來保護(hù)符合市場需求的技術(shù)方案；或者原申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)，審查員認(rèn)為部分權(quán)利要求沒有創(chuàng)新性，申請(qǐng)人為了早日獲得授權(quán)，這時(shí)可以刪除審查員認(rèn)為沒有創(chuàng)新性的權(quán)利要求，并將刪除的權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案提出分案申請(qǐng)，同時(shí)，申請(qǐng)人可以利用分案的時(shí)機(jī)，對(duì)權(quán)利要求進(jìn)一步修改等。

此外，《專利審查指南》第一部分第一章第5.1.1節(jié)第（4）項(xiàng)也進(jìn)行了修改，主要修改內(nèi)容是針對(duì)分案申請(qǐng)?zhí)岢鲈俅畏职干暾?qǐng)的申請(qǐng)人和發(fā)明人作出了進(jìn)一步明確規(guī)定。

2、完善專利申請(qǐng)權(quán)和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)

為確保專利申請(qǐng)權(quán)或?qū)＠麢?quán)的轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)與是當(dāng)事人真實(shí)意思的表達(dá)，《專利審查指南》第一部分第一章第6.7.2.2節(jié)第（2）項(xiàng)進(jìn)行了修改，修改的主要內(nèi)容有：申請(qǐng)人（或?qū)＠麢?quán)人）因權(quán)利的轉(zhuǎn)讓或者贈(zèng)與發(fā)生權(quán)利轉(zhuǎn)移提出變更請(qǐng)求的，應(yīng)當(dāng)提交雙方簽字或者蓋章的轉(zhuǎn)讓或者贈(zèng)與合同。必要時(shí)還應(yīng)當(dāng)提交主體資格證明。

3、涉及圖形用戶界面的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)部分的修改

這部分修改的主要內(nèi)容是將涉及圖形用戶界面的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)中的產(chǎn)品名稱、設(shè)計(jì)圖片或照片以及簡要說明進(jìn)行了細(xì)致的規(guī)定，不僅使現(xiàn)有審查規(guī)則更具可操作性，而且也使申請(qǐng)人對(duì)如何提交相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)有更清晰的理解。具體修改是刪除《專利審查指南》第一部分第三章第4.2節(jié)第4段和第4.3節(jié)第3段第（7）項(xiàng)，并增加第4.4節(jié)內(nèi)容。

4、完善不授予外觀設(shè)計(jì)專利的情形

這部分是明確“游戲界面以及與人機(jī)交互無關(guān)的顯示裝置所顯示的圖案，例如，電子屏幕壁紙、開關(guān)機(jī)畫面、與人機(jī)交互無關(guān)的網(wǎng)站網(wǎng)頁的圖文排版，不屬于授予外觀設(shè)計(jì)專利”。具體請(qǐng)見《專利審查指南》第一部分第三章第7.4節(jié)第（11）項(xiàng)的修改。

5、涉及人類胚胎干細(xì)胞部分的修改

具體是在《專利審查指南》第二部分第一章第3.1.2節(jié)第2段之后新增一段，內(nèi)容如下：“但是，如果發(fā)明創(chuàng)造是利用未經(jīng)過體內(nèi)發(fā)育的受精14天以內(nèi)的人類胚胎分離或者獲取干細(xì)胞的，則不能以'違反社會(huì)公德'為理由拒絕授予專利權(quán)?！?br/>

此外在《專利審查指南》第二部分第十章第9.1.1節(jié)也進(jìn)行了相應(yīng)修改，主要是刪除《專利審查指南》第二部分第十章第9.1.1.1節(jié)，及增加了一句話：人類胚胎干細(xì)胞不屬于處于各個(gè)形成和發(fā)育階段的人體。

6、關(guān)于發(fā)明專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查相關(guān)內(nèi)容的修改

完善評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的相關(guān)規(guī)定

具體修改是將《專利審查指南》的第二部分第四章第3.2.2.1節(jié)第（2）項(xiàng)第1段第2句中的“然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”修改為“然后根據(jù)區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”。同時(shí)，在第（2）項(xiàng)第3段最后增加一句話，內(nèi)容如下：對(duì)于功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果。

 
《專利審查指南》第二部分第四章規(guī)定了創(chuàng)造性。根據(jù)發(fā)明創(chuàng)造性的概念，發(fā)明的創(chuàng)造性是，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。如何理解突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)（即相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見）和顯著的進(jìn)步，對(duì)這個(gè)問題的理解不可避免地會(huì)存在主觀性判斷的因素，這也導(dǎo)致創(chuàng)造性審查是專利審查中涉及爭議最多的一個(gè)難點(diǎn)。為此，在《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)中規(guī)定了判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的三個(gè)步驟，即常稱的“三步法”：第一步：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步：確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；第三步：判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。
 

本次修改的內(nèi)容即涉及到“三步法”中的第二步內(nèi)容。即明確根據(jù)區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。上述修改強(qiáng)調(diào)，在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，不應(yīng)僅僅依據(jù)區(qū)別特征本身固有的功能或作用或者其在對(duì)比文件中的作用，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果來確定。同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了要考慮技術(shù)特征之間的聯(lián)系，要整體考慮技術(shù)特征之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果。
 

該項(xiàng)的修改不僅規(guī)范了審查員審查創(chuàng)造性的思路，而且對(duì)申請(qǐng)人而言，這也是答復(fù)創(chuàng)造性的一個(gè)有力說服點(diǎn)。如果申請(qǐng)人認(rèn)為審查員認(rèn)定的技術(shù)問題或技術(shù)效果有誤，即沒有考慮區(qū)別特征在要求保護(hù)的技術(shù)方案中的技術(shù)效果或者沒有考慮技術(shù)特征之間的關(guān)系，則可以此為答復(fù)點(diǎn)進(jìn)行爭辯。需要說明的是，為了在審查意見答復(fù)中的論述有說服力，申請(qǐng)人在原始申請(qǐng)文件中就要充分描述本發(fā)明要保護(hù)的技術(shù)方案，尤其是明確描述區(qū)別特征在要求保護(hù)的技術(shù)方案中的技術(shù)效果，以及各個(gè)技術(shù)特征之間的關(guān)系也盡量在原始申請(qǐng)文件中描述清楚。
 

規(guī)范理解發(fā)明的路徑

正確理解發(fā)明是審查員進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的前提?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诎苏碌?.2節(jié)規(guī)范了正確理解發(fā)明的路徑，即“審查員在開始實(shí)質(zhì)審查后，首先要仔細(xì)閱讀申請(qǐng)文件，并充分了解背景技術(shù)整體狀況，力求準(zhǔn)確地理解發(fā)明。重點(diǎn)在于了解發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，理解解決所述技術(shù)問題的技術(shù)方案和該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果，并且明確該技術(shù)方案的全部必要技術(shù)特征，特別是其中區(qū)別于背景技術(shù)的特征，進(jìn)而明確發(fā)明相對(duì)于背景技術(shù)所作出的改進(jìn)。審查員在閱讀和理解發(fā)明時(shí)，可以作必要的記錄，便于進(jìn)一步審查?！?br/> 

明確公知常識(shí)的舉證要求

具體是將《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2節(jié)第（4）項(xiàng)最后1段修改為：“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明?！?br/>

7、關(guān)于檢索相關(guān)內(nèi)容的修改

具體修改涉及《專利審查指南》第二部分第七章第2節(jié)、第5.3節(jié)、第5.4.2節(jié)、第6節(jié)、第8.1節(jié)、第10節(jié)、第12節(jié)。主要修改點(diǎn)：（1）規(guī)范審查用檢索資源包括專利文獻(xiàn)和非專利文獻(xiàn)；（2）檢索范圍擴(kuò)大，在必要時(shí)應(yīng)當(dāng)擴(kuò)展到功能類似或應(yīng)用類似的技術(shù)領(lǐng)域；（3）規(guī)范檢索過程和檢索策略等；（4）規(guī)定檢索的最低限度數(shù)據(jù)庫；（5）規(guī)范檢索記錄信息的內(nèi)容等。
 

8、關(guān)于會(huì)晤、電話討論相關(guān)內(nèi)容的修改

具體修改涉及《專利審查指南》第二部分第八章第4.11.1節(jié)、第4.12節(jié)、第4.13節(jié)。主要修改點(diǎn)：（1）會(huì)晤的啟動(dòng)不再要求審查員發(fā)出第一次審查意見通知書，只要實(shí)審需要，申請(qǐng)人或?qū)彶閱T都可以要求會(huì)晤；（2）會(huì)晤和電話討論并列，不再將電話討論等方式僅用于解決個(gè)別問題；（3）增加審查員拒絕會(huì)晤的情形。

9、關(guān)于無效宣告程序相關(guān)內(nèi)容的修改

為提高審查效率，《專利審查指南》第四部分第三章第3.3節(jié)第（5）項(xiàng)中的第4句話“如果是結(jié)合對(duì)比，存在兩種或者兩種以上結(jié)合方式的，應(yīng)當(dāng)指明具體結(jié)合方式。”修改為“如果是結(jié)合對(duì)比，應(yīng)當(dāng)首先將最主要的結(jié)合方式進(jìn)行比較分析。未明確最主要結(jié)合方式的，則默認(rèn)第一組對(duì)比文件的結(jié)合方式為最主要結(jié)合方式?！?br/>

10、關(guān)于審查順序相關(guān)內(nèi)容的修改

具體是將《專利審查指南》第五部分第七章中增加了第8節(jié)，主要內(nèi)容包括：（1）規(guī)定發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)審查順序的一般原則；即：對(duì)于三種專利申請(qǐng)，一般應(yīng)當(dāng)按照申請(qǐng)?zhí)峤坏南群箜樞騿?dòng)初步審查；對(duì)于發(fā)明專利申請(qǐng)，一般應(yīng)當(dāng)按照提交實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求書并繳納實(shí)質(zhì)審查費(fèi)的先后順序啟動(dòng)實(shí)質(zhì)審查；（2）符合優(yōu)先審查情形的，由申請(qǐng)人提出請(qǐng)求，經(jīng)批準(zhǔn)后優(yōu)先審查；但是，同一申請(qǐng)人同日（僅指申請(qǐng)日）對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型又申請(qǐng)發(fā)明的，對(duì)于其中的發(fā)明專利申請(qǐng)一般不予優(yōu)先審查；（3）申請(qǐng)人可以對(duì)發(fā)明和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)?zhí)岢鲅舆t審查請(qǐng)求；（4）對(duì)于專利局自行啟動(dòng)實(shí)質(zhì)審查的專利申請(qǐng)，可以優(yōu)先處理。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：韓燕霞 匯業(yè)律師事務(wù)所 匯業(yè)法律觀察

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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