名人題詞并非知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的“擋箭牌”

#本文由作者授權(quán)發(fā)布，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：蔡偉 福建省高級人民法院 知識產(chǎn)權(quán)那點事

原標題：名人題詞并非知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的“擋箭牌”——評貴州茅臺酒股份有限公司訴貴州海航懷酒酒業(yè)有限公司、廈門市萬事鑫進出品有限公司等侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案

文化名人為某類產(chǎn)品或某個商業(yè)經(jīng)營主體所作的題詞僅僅屬于特定環(huán)境下特定個體的用戶體驗，不代表產(chǎn)品的實際情況，生產(chǎn)商對題詞進行突出的商業(yè)使用并不屬于商標法所規(guī)定的描述性正當使用，不能成為不侵權(quán)的抗辯理由。商標中雖然含有地名等描述性元素，但該地名元素經(jīng)過商標權(quán)利人的長期使用及推廣，已經(jīng)實際發(fā)揮了“第二含義”作用，和商標權(quán)利人之間建立起固定聯(lián)系，能夠發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用，且商標整體已經(jīng)具有較高的知名度。其他經(jīng)營者無合理理由，超出正當使用的范疇對該地名元素進行商標性使用，應當認定構(gòu)成商標侵權(quán)。

裁判要旨

由于名人題詞內(nèi)容與權(quán)利人的在先注冊商標存在近似，生產(chǎn)商在產(chǎn)品包裝上和商業(yè)宣傳中對該題詞進行突出使用，客觀上易造成消費者的混淆誤認，可以認定構(gòu)成商標侵權(quán)及不正當競爭。文化名人為某類產(chǎn)品或某個商業(yè)經(jīng)營主體所作的題詞僅僅屬于特定環(huán)境下特定個體的用戶體驗，不代表產(chǎn)品的實際情況，生產(chǎn)商對題詞進行突出的商業(yè)使用并不屬于商標法所規(guī)定的描述性正當使用，不能成為不侵權(quán)的抗辯理由。

商標中雖然含有地名等描述性元素，但該地名元素經(jīng)過商標權(quán)利人的長期使用及推廣，已經(jīng)實際發(fā)揮了“第二含義”作用，和商標權(quán)利人之間建立起固定聯(lián)系，能夠發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用，且商標整體已經(jīng)具有較高的知名度。則其他經(jīng)營者無合理理由，超出正當使用的范疇對該地名元素進行商標性使用，應當認定構(gòu)成商標侵權(quán)。

案情

原告貴州茅臺酒股份有限公司（下稱茅臺酒公司）系第284519號“”注冊商標的許可權(quán)人。原告通過公證購買的方式取得被訴侵權(quán)產(chǎn)品白酒一瓶。

經(jīng)庭審查看，公證購買被訴侵權(quán)白酒的包裝盒正面、背面的上部印有“”標識，中部印有“赤水河畔二茅臺”字樣，其中“二茅臺”三字明顯大于“赤水河畔”四字，包裝盒的頂蓋印有“赤水河畔二茅臺” 字樣，包裝盒的左側(cè)印有“貴州海航懷酒酒業(yè)有限公司生產(chǎn)（下稱海航公司）”、“廈門市萬事鑫進出口有限公司監(jiān)制（下稱萬事鑫公司）”，右側(cè)印有該酒所獲榮譽，包裝盒兩側(cè)均印有“同宗同源 一脈相承”。

原告起訴認為二被告在其生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品的外包裝上突出標注“赤水河畔二茅臺”字樣和“同宗同源、一脈相承”字樣，并且在其官方網(wǎng)站上進行了上述使用。其行為構(gòu)成商標侵權(quán)及不正當競爭，要求承擔停止侵權(quán)、賠償損失的法律責任。

被告則辯稱其使用并不構(gòu)成侵權(quán)，主要理由是1998年相聲大師侯寶林先生為海航公司的前身貴州懷酒廠題詞“赤水河畔二茅臺”，被告在產(chǎn)品及宣傳上使用題詞具有合法使用的歷史淵源。另外，茅臺為行政區(qū)劃的地理名稱，“貴州茅臺酒”為地理標志產(chǎn)品,任何一家企業(yè)都無權(quán)獨占“茅臺”這一文字元素，被告對茅臺地名的使用屬于正當使用，不構(gòu)成侵權(quán)。被告在包裝上使用“同宗同源 一脈相承”的內(nèi)容是基于這一款白酒與貴州懷酒之間的關(guān)系進行的說明，不屬于引人誤解的虛假宣傳。

（涉案商標）

裁判

廈門市中級人民法院經(jīng)審理認為：本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品在包裝盒正面突出標注“赤水河畔二茅臺”字樣，容易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認，構(gòu)成對原告“茅臺”商標的侵害。被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝上標注“同宗同源、一脈相承”以及被告在網(wǎng)站上使用“赤水河畔二茅臺”字樣屬于引人誤解的虛假宣傳，構(gòu)成不正當競爭。遂判令二被告承擔停止侵權(quán)、賠償原告經(jīng)濟損失30萬元的法律責任。海航公司不服一審判決向福建省高級人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理維持一審判決。

評析

本案的爭議焦點為被告將名人題詞突出標注在產(chǎn)品包裝上和使用在網(wǎng)站宣傳中是否屬于正當使用以及對商標中含有的地名元素如何使用才屬于描述性的正當使用。
　　

1.描述性正當使用的法律概念和法定要件。《中華人民共和國商標法》第五十九條規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。”上述規(guī)定即商標法上的描述性使用，由于含有描述性元素的商標在作為商標注冊之前，已經(jīng)具備形容某種商品特點的含義，即“第一含義”，任何人無權(quán)對該商標所具備的“第一含義”進行壟斷，否則這無疑是對公共領(lǐng)域共同享有的權(quán)利或資源的掠奪，也使得其他經(jīng)營者喪失了使用該詞匯準確描述商品特點的權(quán)利，進而剝奪了其應當享有的同等的競爭機會或優(yōu)勢。【1】因此，任何人基于正當目的，均可以對商標中包含的上述描述性成分進行合理使用。商標權(quán)人對此無權(quán)進行干預。描述性使用屬于正當使用抗辯的一種，屬于對商標專用權(quán)的限制。

這里有一個問題需要特別注意。商標中含有描述性元素，是否就意味著其他經(jīng)營者可以對該描述性元素進行任意的，不加限制的使用呢。這就涉及到含有描述性元素的商標在“第一含義”的基礎(chǔ)上已經(jīng)發(fā)揮“第二含義”作用的時候，應當如何進行保護的問題。

所謂“第二含義”，也就是商標權(quán)人通過對商標的具體使用和宣傳推廣，使得含有描述性元素的商標，在固有顯著性比較弱的情況下，獲得一定知名度及后天的顯著性，和商標權(quán)人之間建立起較為固定的聯(lián)系，能夠發(fā)揮區(qū)別商品和服務(wù)來源的作用，則使該商標的“第二含義”得到了彰顯。除非該商標被宣告無效，具有“第二含義”的描述性商標依法也應受到保護。那么其他經(jīng)營者在使用該商標的描述性元素時應當盡到合理的避讓義務(wù)，防止對消費者造成混淆誤導。

判斷經(jīng)營者對描述性元素的使用是否正當，審查的重點在于被告對被控標識的使用方式，是用于標識商品來源的商標性使用，還是用于表達商品特點的描述性使用。關(guān)于對描述性正當使用，相關(guān)法律及司法解釋沒有作出針對性規(guī)定，從審判實踐來看，認定被告的使用行為是否屬于正當使用，應主要圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等三方面進行審查。

除此之外，在有些個案中，還需要結(jié)合歷史傳承等特定因素進行綜合考慮，并根據(jù)案件具體情況進行判斷。第一，關(guān)于使用意圖，需要審查行為人是出于描述、說明產(chǎn)品的目的而善意使用相關(guān)標識，還是出于攀附他人商譽的不正當競爭意圖而使用他人商標，是判斷是否構(gòu)成正當使用的重要因素；第二，關(guān)于使用方式，要構(gòu)成正當使用，不但應為描述產(chǎn)品形狀、特點所必要，而且在使用方式上應當正當合理；第三，關(guān)于使用效果，一般而言，對描述性詞匯的正當使用在客觀上并不會造成混淆誤認，但考慮到我國目前不規(guī)范使用商標標識的情況還大量存在，為盡可能減少市場混淆，在判斷是否構(gòu)成正當使用時，還是應當考慮混淆因素，將“不構(gòu)成混淆”作為正當使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規(guī)范謹慎地使用描述性詞匯。當然，判斷是否構(gòu)成正當使用時，也有觀點認為不應以存在混淆的可能為要件；第四，關(guān)于影響正當使用認定的其他因素，主要就是還要考量注冊商標的顯著性和知名度以及注冊商標的歷史因素等。【2】

具體到本案中，“茅臺”商標的“第一含義”亦指向茅臺鎮(zhèn)這個特定的地理名稱，但經(jīng)茅臺酒公司的使用宣傳，已經(jīng)具有了商標法意義上的“第二含義”，獲得了顯著特征和極高的知名度、美譽度。生產(chǎn)商海航公司雖位于茅臺鎮(zhèn)，但其在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上包裝上對“茅臺”字樣進行突出的商標性使用而非客觀的描述性使用，顯然已經(jīng)超出上述規(guī)定中的合理使用的范疇，難謂正當。

另外，“貴州茅臺酒”雖然屬于地理標志保護產(chǎn)品，符合一定條件的企業(yè)均可以申請使用，但并無證據(jù)表明被訴侵權(quán)產(chǎn)品已經(jīng)通過審批獲準使用該地理標志。海航公司和萬事鑫公司作為酒類產(chǎn)品的同業(yè)競爭者，對“茅臺”商標的知名度顯然完全知悉，則其在實際使用中應當有義務(wù)對“茅臺”這一元素進行合理避讓，但其實施涉案行為主觀上顯然是為了攀附茅臺商標的商譽，客觀上亦造成了消費者的混淆誤認，已經(jīng)構(gòu)成商標侵權(quán)。
　　

2.在產(chǎn)品包裝上突出標注名人題詞不屬于描述性使用。本案中被告主張，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上使用“赤水河畔二茅臺”字樣系出自特定的歷史原因，該題詞系已故相聲大師侯寶林先生于1998年為貴州懷酒廠所題，故被告可以進行合理使用。筆者對此認為，即使“赤水河畔二茅臺”內(nèi)容系來自于文化名人的題詞，但這種題詞僅系某一特定個人對相關(guān)產(chǎn)品的用戶體驗或者對某一商業(yè)經(jīng)營主體的個人評價，這種評價只能代表個人，與評價者的身份無關(guān)，這種個人判斷也不能代表該產(chǎn)品的實際情況。

具體到本案中，相聲大師為海航公司的前身貴州懷酒廠題詞雖系客觀真實事件，但廠家只能在合理范圍內(nèi)對該題詞進行使用，比如對該題詞的原件在非對外宣傳中進行展示、懸掛等。而本案被告對該題詞的使用方式是將題詞內(nèi)容以文字的方式在被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外包裝上進行突出性的標注，從字體及印刷方式上還對“二茅臺”三字進行紅底黑字的區(qū)別性突出標注。

這種使用方式顯然已經(jīng)超出了正當使用的范疇，而是屬于突出的商標性使用，顯然不屬于上述商標法所規(guī)定的描述性正當使用，自然也不符合前文所分析的正當使用的構(gòu)成要件，其主觀上還是想借助名人題詞這個表象，實質(zhì)上達到搭他人商標知名度的便車的目的。所以所謂的名人題詞即使存在特定的歷史淵源，也并不能成為廠家在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中主張不侵權(quán)的抗辯理由。

　　
3.有關(guān)虛假宣傳的不正當競爭的判斷。《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條規(guī)定，經(jīng)營者不得對其商品的性能、功能、質(zhì)量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳，欺騙、誤導消費者。具體到本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的包裝盒側(cè)面使用了“同宗”和“同宗同源、一脈相承”字樣。從一般情況來看，該字樣內(nèi)容本身在單獨使用時并不會使人產(chǎn)生歧義或誤導，或者如被告所述，其使用這種描述內(nèi)容只是為了說明這款由海航公司生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品與貴州懷酒之間存在工藝、配方和知名度之間的傳承關(guān)系。

但這些描述內(nèi)容如果在特定使用及語言環(huán)境下則可能產(chǎn)生其他的意思表示。具體到本案中，由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品上突出使用“赤水河畔二茅臺”字樣客觀上已經(jīng)會造成消費者的混淆誤認，在被訴侵權(quán)產(chǎn)品的包裝盒整體上另行使用“同宗同源、一脈相承”字樣，其主觀目的顯然是希望通過與“茅臺”字樣的配合使用，從而給消費者加深印象，即認為被訴侵權(quán)產(chǎn)品與茅臺酒產(chǎn)品之間或者生產(chǎn)廠家之間存在特定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，達到為自己謀取不正當?shù)母偁巸?yōu)勢的目的，客觀上也顯然會給普通消費者造成誤導。

因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品在包裝盒及網(wǎng)站上進行上述宣傳的行為應屬于上述法律規(guī)定所界定的引人誤解的商業(yè)宣傳，該行為構(gòu)成對茅臺酒公司的不正當競爭。
 

【參考文獻】

【1】何華玲，《商標描述性使用的疑難問題分析》，載《道方圖說》。

【2】《商標審判的回顧與展望》，第147－148頁，人民法院出版社。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：蔡偉 福建省高級人民法院 知識產(chǎn)權(quán)那點事

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀（點擊圖文，閱讀全文）

廣東省市場監(jiān)管局印發(fā)《2020年粵港澳大灣區(qū)高價值專利培育布局大賽工作方案》

更新版！「涉外商標代理人高級研修班 」廣州站倒計時報名

活動預告！中國醫(yī)療器械知識產(chǎn)權(quán)峰會將于2020年3月19-20日隆重舉行！

生而不凡！2019年中國“40位40歲以下企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)精英”榜單揭曉

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近100多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)70萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專利資源，通過媒體構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/”