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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：羅莉 劉曉明 陳蓓 管自英 孫兆鑫
原標題：閑話嘮“等同”，淺探“風險”路
在等同侵權的情況下，該如何判斷產品是否落入專利權保護范圍呢？這是比較難以把握的。為此，筆者對等同侵權做了淺顯探究，在下文中探討了等同侵權的基本概念、判斷方法以及需要考慮的一些問題，希望給讀者以幫助，也盼同業(yè)人事多多指教。
李鬼和李逵，是一個耳熟能詳?shù)墓适?，在知識產權界，特別是在侵權訴訟案件中或者風險排查過程中，經常被提及。如果將李逵比作專利，將李鬼比作疑似侵權產品，就形成了我們今天要嘮的話題——等同侵權。
可以理解為，等同侵權的前提是：1）李鬼不是李逵；2）李鬼和李逵相似。
那么在這種情況下，該如何判斷產品是否落入專利權保護范圍呢？這是比較難以把握的。為此，筆者對等同侵權做了淺顯探究，在下文中探討了等同侵權的基本概念、判斷方法以及需要考慮的一些問題，希望給讀者以幫助，也盼同業(yè)人事多多指教。
一、 什么時候做等同侵權
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》對此進行了說明：在專利侵權判定中，在相同侵權不成立的情況下，應當判斷是否構成等同侵權。
也就是我們在判斷被訴侵權技術方案是否侵權的時候，首先要看是否字面落入，是否構成相同侵權，在不構成相同侵權的情況下，還要要看是否構成等同侵權，在既不構成相同侵權，也不構成等同侵權的情況下，才能得出不侵權的結論。對于新人來說，有可能在判斷不構成相同侵權后，就直接得出不侵權的結論，而忘記了需要判斷是否等同侵權這一步。
二、 什么是等同侵權
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》對等同侵權的定義：
被訴侵權技術方案有一個或者一個以上技術特征與權利要求中的相應技術特征從字面上看不相同，但是屬于等同特征，在此基礎上，被訴侵權技術方案被認定落入專利權保護范圍的，屬于等同侵權。其中，等同特征指：與權利要求所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠想到的技術特征。
由以上可知，等同侵權判斷的是技術特征的等同，而非整個技術方案的等同。另外，技術特征的等同包括一個技術特征和一個技術特征的等同，也包括一個技術特征和兩個技術特征組合的等同。
既然談到了等同，那么無論技術手段本身，還是技術手段所實現(xiàn)的功能及效果，肯定不是完全相同的，那么什么算是基本相同呢？個人認為這個判斷有一定的主觀性，但作為侵權訴訟的原告或被告，也可以從各個角度進行爭辯，以爭取法官的傾向性認同。以下探討等同侵權判斷過程，并對判斷過程中的事項進行簡要說明。
三、等同侵權判斷過程
等同侵權判斷是判斷被訴侵權的技術方案是否落入涉案專利的權利要求保護范圍，這就涉及到對被訴侵權的技術方案的了解、對涉案專利的技術方案的解讀、以及對技術特征的比對。
在對涉案專利的技術方案進行解讀的過程中，為了避免先入為主，建議暫時拋開被訴侵權的技術方案，這樣能夠相對客觀的確定權利要求保護范圍。當然，在具體的分析、比對過程中，了解被訴侵權的技術方案、解讀涉案專利的技術方案、進行技術特征的比對，是個循環(huán)往復、相輔相成的過程。下面對等同侵權過程所涉及的幾個方面做具體分析。
1、關于最小技術特征劃分
在解讀涉案專利的技術方案時，需要確定權利要求保護范圍。確定權利要求保護范圍以及技術特征比對的過程中，會涉及到對權利要求進行最小技術特征的劃分。
最小技術特征的劃分要考慮技術特征在整個技術方案中的作用，看該技術特征在整個技術方案中，是否能夠實現(xiàn)相對獨立的技術功能、產生相對獨立的技術效果，（2017）最高法民申3802號案件判決中對此做了說明。如果將不能產生相對獨立的技術功能和相對獨立的技術效果的技術特征劃分為最小技術特征，將導致技術特征劃分太細。如果將產生不同的相對獨立的技術功能和產生不同的相對獨立的技術效果的多個技術特征劃分為最小技術特征，將導致技術特征劃分太寬。另外，根據（2004）蘇民三終字第103號判決，針對一個獨立、完整的部件，如果該部件各部位所具有的功能均相同，也不宜對其進行分割。
一般，技術特征劃分的越寬泛，在侵權比對過程中對專利權人越有利，涉案專利權利要求中的某個特征容易被忽略，而使得被訴侵權的技術方案落入專利權保護范圍，相反的，技術特征劃分的越精細，被訴侵權的技術方案則有可能因為不具備某個特征而不落入專利權保護范圍。專利權人或被訴侵權人應該根據對技術的深入了解，爭取對自身有利的最小技術特征的劃分方式。
2、確定權利要求保護范圍
在劃分最小技術特征之后，需要確定權利要求保護范圍，即對所劃分的最小技術特征的保護范圍進行確定。依據前面所述，侵權包括相同侵權和等同侵權，因此最小技術特征的保護范圍可能涉及到字面保護范圍和等同保護范圍。對于等同保護范圍，哪些具體的技術特征屬于等同特征，等同保護范圍的邊界在哪？
筆者認為，在撇開具體的待比對技術特征時，該邊界是無法清楚界定的。那么我們該如何判斷被訴技術方案的技術特征是否落入等同保護范圍內呢？
3、關于技術特征比對
如上所述，在初步確定權利要求保護范圍之后，就要進行技術特征比對了。構成等同特征需要滿足：基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果、本領域技術人員無需經過創(chuàng)造性勞動就能想到。
上述提到的等同保護范圍也是由該4個方面共同界定的，因此雖然我們無法界定等同保護范圍的邊界，但可依據該4個方面判斷是否落入等同保護范圍。即如果被訴技術方案的技術特征滿足該4個條件，則落入等同保護范圍，構成等同侵權，反之，則不構成侵權。
下面針對等同特征的4個方面進行簡單說明：
a）基本相同的手段
指被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征在技術內容上并無實質性差異。其中無實質性差異可以考慮技術特征的工作原理是否相同，另外也可結合以下幾個方面綜合進行判斷：
（1）是否是常用技術要素的簡單替換；
（2）是否是位置上的簡單移動、尺寸上的簡單變化；
（3）是否是對技術特征進行的簡單分解或合并；
（4）是否是對方法順序的簡單調整；
（5）是否是對數(shù)量的簡單增減；
b）基本相同的功能
指被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征在各自技術方案中所起的作用基本相同。
首先要強調的是，基本相同的功能不是指特征本身或固有的功能，而是特征在整個技術方案中的作用。
其次，相對于權利要求對應技術特征所具有的功能，如被訴侵權技術方案中的技術特征僅具有中的部分功能，一般認為不構成基本相同的功能。如被訴侵權技術方案中的技術特征具有該功能外的其他功能，一般認為依然構成基本相同的功能。
c）基本相同的效果
指被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征在各自技術方案中所達到的技術效果基本相當。
首先要強調的是，基本相同的效果不是指特征本身或固有的效果，而是特征在整個技術方案中的效果。
其次，相對于權利要求對應技術特征所具有的效果，如被訴侵權技術方案中的技術特征僅具有其中的部分效果，一般認為不構成基本相同的效果。如被訴侵權技術方案中的技術特征具有該效果外的其他效果，一般認為依然構成基本相同的效果。在（2017）粵民終319號案件中，法院認為，雖然奧克斯公司主張被訴侵權產品的技術特征還能夠實現(xiàn)提高部件壽命、降低工藝精度以及提升制造效率的功能和效果。但，在判斷是否構成等同特征時，如果被訴侵權產品的技術特征同樣可以實現(xiàn)專利技術特征的技術效果，即便被訴侵權產品的技術特征還具有其他技術效果，原則上亦不影響等同特征的認定。
此外，從該案件判決中也可以看出，如果主張被訴侵權方案與專利技術方案具有不同的效果，需要提交證據進行證明。本案中，法院認為，奧克斯公司主張的被訴侵權產品限位結構另外可以實現(xiàn)的功能和效果只是其單方面陳述，其并未提交證據證明，也未提交證據證明涉案專利技術方案在部件壽命、工藝精度和制造效率等方面確實存在相應缺陷，本院不予采信。
d）是否需要經過創(chuàng)造性勞動就能想到
指對于本領域普通技術人員而言，被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征相互替換是容易想到的。
在具體判斷時可考慮以下因素：兩技術特征是否屬于同一或相近的技術類別；兩技術特征所利用的工作原理是否相同；兩技術特征之間是否存在簡單的直接替換關系，即兩技術特征之間的替換是否需對其他部分作出重新設計，但簡單的尺寸和接口位置的調整不屬于重新設計。
筆者認為，這點也可參考創(chuàng)造性的評判標準，即考慮被訴技術方案的技術特征與專利的技術特征的區(qū)別技術特征、該區(qū)別技術特征所解決的技術問題、現(xiàn)有技術是否有給出將該區(qū)別技術特征應用到涉案專利以解決其存在的技術問題的技術啟示。
在侵權訴訟中，被訴侵權方應該盡量從說明書中搜尋技術特征不同、功能及效果不同的證據，以增強自身主張的說服力。權利人一方則從相反的思路進行爭辯。
四、等同侵權判斷例外情況
在滿足了以上4個方面的特征后，是否就能斷定等同侵權成立了呢？
答案是否定的，上述判斷結束之后還需要考慮以下幾個方面的問題：
1、關于禁止反悔原則
在審查意見答復、無效過程中，為了維持專利權，專利權人可能會對權利要求范圍作出限制性解釋，導致等同范圍被限縮，此時如果被訴技術方案的特征恰好是專利權人放棄的特征，則不構成等同侵權。需要注意是，權利人僅將從權合并到主權的情況下，只是引入了新特征，不表示放棄與之等同的特征。在（2015）浙知終字第205號案件中，法院認為，在本案所涉專利的授權審查程序中，中生公司系采用將申請文本中的原權利要求2、3的附加技術特征并入權利要求1的方式修改權利要求書。修改后權利要求1要求保護的技術方案實質是原權利要求3所保護的技術方案，并最終在此基礎上獲得發(fā)明專利授權。其中，原權利要求3所限定的反應裝置的凝固酶反應孔／反應墊包被的具體物質并未在原權利要求1中予以限定，只是引入新的技術特征。中生公司在此過程中未明確表示對任何具體方案的自我放棄，前述專利文本的修改亦非表明中生公司將涉案專利中的凝固酶反應孔／反應墊包被的具體物質僅限定為“甘氨酰精氨酸β萘胺”，而已放棄與之相等同的組分，故本案不應適用禁止反悔原則。
2、關于捐獻原則
如果被訴技術方案雖然構成等同方案，但該方案已經明確記載在涉案專利的說明書中，專利權人沒有將該方案納入權利要求保護范圍的，應該適用捐獻原則，不予保護，不構成等同侵權。在（2013）粵高法民三終字第615號案件中，法院認為，涉案專利說明書并不支持“可拆卸”這一功能性技術特征，但由于專利權人在撰寫專利權利要求時，明確增加了“可拆卸”的功能，客觀上縮小了專利保護范圍。在侵權案件中，專利權人不能再隨意將已經捐獻的技術方案再納入專利保護范圍。
3、關于可預見性限制
《專利侵權判定指南（2017）》第60條規(guī)定：“對于發(fā)明權利要求中的非發(fā)明點技術特征、修改形成的技術特征或者實用新型權利要求中的技術特征，如果專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護范圍，在侵權判定中，權利人以構成等同特征為由主張將該替代性技術方案納入專利權的保護范圍的，不予支持。”
因此針對明知的、足以預見的技術特征，專利權人在申請或者修改時，未給予保護，也不能將其納入等同范圍，他人使用該特征的，不構成等同侵權。
4、關于封閉式權利要求：
對于封閉式權利要求，不宜將權利要求明確排除的結構通過等同原則重新納入專利保護范圍。在（2012）民提字第10號判決中，法院認為，在權利要求中采用“由……組成”的封閉式表達方式，本身意味著專利權人通過其撰寫，限定了專利權的保護范圍，明確將其他未被限定的結構組成部分或者方法步驟排除在專利權保護范圍之外。本案中，涉案專利權利要求2屬于封閉式權利要求，其本身使用的措詞已經將三磷酸腺苷二鈉和氯化鎂之外的組分排除在專利權保護范圍之外。如果通過等同原則，將專利權人明確排除的結構組成部分或者方法步驟重新納入封閉式權利要求的保護范圍，認定被訴侵權產品與權利要求2構成整體等同，既不符合適用等同原則的基本目的，亦不符合司法解釋中有關技術特征等同的規(guī)定。
5、關于非發(fā)明點的技術特征
針對發(fā)明點的技術特征以及非發(fā)明點的技術特征，關于等同標準的把握也會有區(qū)別，一般針對非發(fā)明點的技術特征，在判斷技術特征是否等同時，認定標準要更嚴格。在（2013）粵高法民三終字第615號案件中，法院認為在無效程序中，涉案專利得以維持有效的創(chuàng)新點就是“實現(xiàn)擋邊的開拆裝”，因此在判斷被訴侵權產品的技術特征“3、4、5”與涉案專利的相應技術特征 “3、4、5”是否等同時，認定標準要從嚴把握。
6、關于數(shù)值范圍的技術特征
如果被訴侵權產品的數(shù)值技術特征與專利權利要求中的數(shù)值技術特征的差距已經超過一個數(shù)量級，且沒有證據表明兩者之間沒有實質差異，一般不能認定為等同。在（2011）蘇知民再終字第0001號案件中，法院認為，雖然均屬高真空度范圍，但本底真空度由涉案專利權利要求中的（1.1～4.7）×10-3Pa降低到2×10-2Pa，相差一個數(shù)量級（大約10倍左右），相對于權利要求對本底真空度所限定的變化范圍（即在10-3Pa數(shù)量級上由1.1變化到4.7，大約4倍的壓力變化），大約10倍的壓力變化應屬于明顯差異。因此，一方面，在沒有直接證據顯示這樣的變化不會引起真空室內雜質含量的變化進而影響濺射膜純度的情況下，不應當認為在濺射膜純度方面二者能夠達到基本相同的效果；另一方面，涉案專利相對于被控侵權技術方案的壓力變化達到10倍，必然會對抽真空動力源、設備的承壓能力等提出更高的要求，并且需要更長的操作時間，因此，在這些方面也不能認定涉案專利與被控侵權技術方案達到了基本相同的效果。
以上探討了在侵權訴訟中，關于等同侵權所涉及的一些問題，如前文所述，等同侵權的判斷有一定的主觀性、浮動空間較大，如何在等同侵權的判斷上獲取法官的認可尤為重要。最重要的幾個方面包括：1）技術特征的劃分，即爭取更有利的技術特征劃分方式；2）三基本一創(chuàng)造的判斷，即深入了解技術本質，在技術特征、功能以及效果論述方面尋找有利的證據支持；3）例外情況的限定，即針對一些特殊情況，要全面考慮，積極提出自己的主張。以上，希望對同行的從業(yè)者有所幫助或者啟發(fā)，如有不當之處，歡迎指正、探討。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：羅莉 劉曉明 陳蓓 管自英 孫兆鑫
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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