專利分割審查可行性的初步探討

#文章僅代表作者觀點(diǎn)，文章不代表IPRdaily立場(chǎng)，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳宏升黃磊

原標(biāo)題：專利分割審查可行性的初步探討

中國大陸現(xiàn)行專利審查制度中，一項(xiàng)專利申請(qǐng)遞交之后，在行政部門（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局）進(jìn)行審查的過程中，是作為一個(gè)整體對(duì)待的。在專利審查過程中，無論是審查員對(duì)該專利申請(qǐng)持何種觀點(diǎn)，最終給出的審查結(jié)論只有授權(quán)或者駁回兩種（視為撤回除外），不存在部分駁回或者部分授權(quán)的審查結(jié)論。通過對(duì)現(xiàn)有專利審查現(xiàn)狀的梳理，能夠表明審查程序如何更好地體現(xiàn)申請(qǐng)人的真實(shí)意志，是有改進(jìn)空間的。對(duì)于改進(jìn)的方向，筆者提出專利分割審查的設(shè)想，這一設(shè)想的提出是受到商標(biāo)的審查制度的啟發(fā)。

一、專利審查現(xiàn)狀

在上述審查框架下，申請(qǐng)文件即使僅僅存在“部分權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性或新穎性（不符合A22.3或A22.2）”或者“部分權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚（不符合A26.3）”或者“權(quán)利要求書或者說明書修改超范圍（不符合A33）”等類似情形，在申請(qǐng)人最終沒有克服部分文件所存在問題或者沒有說服審查員的前提下，它的最終結(jié)局也只能是被駁回。

而在專利申請(qǐng)被駁回之后，隨之而來的救濟(jì)程序是“復(fù)審”，該程序同樣是將專利申請(qǐng)文件作為一個(gè)整體考慮，只是多了前置審查程序，審查人員增加了復(fù)審委成立的合議組。

因此，在這一整套審查程序中，不難發(fā)現(xiàn)，對(duì)于存在爭(zhēng)議的地方，申請(qǐng)人并不能充分地體現(xiàn)自己真實(shí)的意愿；事實(shí)上，為了降低整個(gè)技術(shù)方案被整體駁回的風(fēng)險(xiǎn)，為了使專利能夠早日授權(quán)，申請(qǐng)人“自愿”對(duì)專利申請(qǐng)文檔依照審查員的意愿進(jìn)行修改或調(diào)整。

二、專利分割審查制度的提起緣由及必要性

通過對(duì)現(xiàn)有專利審查現(xiàn)狀的梳理，能夠表明審查程序如何更好地體現(xiàn)申請(qǐng)人的真實(shí)意志，是有改進(jìn)空間的。對(duì)于改進(jìn)的方向，筆者提出專利分割審查的設(shè)想，這一設(shè)想的提出是受到商標(biāo)的審查制度的啟發(fā)。

商標(biāo)同專利一樣，均屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種，雖然二者的具體的權(quán)利內(nèi)容并不相同或者類似，但是二者都是需要向主管行政單位提出申請(qǐng)，通過一定的審查程序才能獲得相應(yīng)的權(quán)利，在審查制度及救濟(jì)程序的設(shè)計(jì)上，二者天然地有許多值得相互借鑒、參考的地方。就商標(biāo)注冊(cè)而言，除了全部核準(zhǔn)注冊(cè)、全部予以駁回這兩種結(jié)局之外，還可能會(huì)有第三種結(jié)果---商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回。商標(biāo)申請(qǐng)人在收到《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回通知書》之后，可以有以下三種選擇：

1、提起復(fù)審，但不提分割申請(qǐng)：此時(shí)商標(biāo)不會(huì)區(qū)分通過審查的部分和駁回部分，而會(huì)作為一個(gè)整體進(jìn)入復(fù)審程序；

2、不提起復(fù)審，也不主動(dòng)提分割申請(qǐng)：此時(shí)待復(fù)審期限屆滿，商標(biāo)局會(huì)將不予核準(zhǔn)注冊(cè)的部分進(jìn)行刪除，商標(biāo)通過審查的部分會(huì)進(jìn)入初步審定公告，走完后續(xù)流程；

3、提起復(fù)審，同時(shí)提分割申請(qǐng)：此時(shí)商標(biāo)通過審查的部分被分割成一個(gè)新的商標(biāo)，生成一個(gè)新的申請(qǐng)?zhí)?，同時(shí)保留原來的申請(qǐng)日，新商標(biāo)會(huì)進(jìn)入初步審定公告，走完后續(xù)流程；被部分駁回的商標(biāo)則進(jìn)入復(fù)審程序；

進(jìn)行比較會(huì)發(fā)現(xiàn)，對(duì)于申請(qǐng)人而言，現(xiàn)行專利審查制度缺少第2、3條選擇；如果專利能夠像商標(biāo)一樣，在部分駁回的情況下能夠給予申請(qǐng)人選擇是否分割的權(quán)利，申請(qǐng)人將能夠結(jié)合自身的情況，能夠更好地對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行保護(hù)，給予申請(qǐng)人更好保護(hù)的同時(shí)，反過來也能更好地促進(jìn)我國科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步；同時(shí)對(duì)于縮短專利審查期限也有積極、正面意義。

三、專利分割審查制度可能會(huì)遇到的問題

假設(shè)專利也采用類似于商標(biāo)的分割審查制度，筆者認(rèn)為可能會(huì)存在以下問題需要考慮：

1、法條依據(jù)

對(duì)于商標(biāo)分割，是有明確的法條依據(jù)的?！吨腥A人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》(2014修訂)第三章第二十二條規(guī)定：“需要分割的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)自收到商標(biāo)局《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回通知書》之日起15日內(nèi)，向商標(biāo)局提出分割申請(qǐng)。商標(biāo)局收到分割申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)將原申請(qǐng)分割為兩件，對(duì)分割出來的初步審定申請(qǐng)生成新的申請(qǐng)?zhí)枺⒂枰怨??！?/p>

而專利分割則沒有明確的、直接的法條依據(jù)，稍微有一點(diǎn)關(guān)系的是專利的分案審查制度，在一項(xiàng)專利申請(qǐng)的權(quán)利要求之間不滿足單一性時(shí)，審查員可以要求申請(qǐng)人將一件專利申請(qǐng)分成兩件以上的專利申請(qǐng)，并分別進(jìn)行審查，所依據(jù)的法條為：《專利法》第三十一條：“一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢?。一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)。同一產(chǎn)品兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢??！?，以及《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則(2010修訂)》第四十二條第一款：“一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請(qǐng)人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請(qǐng)；但是，專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)?！?/p>

由上述相關(guān)法條的表述可以看出，專利分案雖然不能等同于嚴(yán)格意義上的專利分割，但可以視為廣義“專利分割”的一種，畢竟是將一件專利“一分為二”甚至“分割”成更多個(gè)，這能夠證明“專利分割”本身是可行的，只是專利分案所對(duì)應(yīng)的分割的觸發(fā)條件是不滿足單一性條件。因此，只要將專利分割的觸發(fā)條件不局限于“不滿足單一性”這一種情形，則嚴(yán)格意義上的專利分割，則有實(shí)現(xiàn)的可能。

回頭看，商標(biāo)分審制度也并非一開始就有的，同屬大陸法系的日本，其《商標(biāo)法》在1996修訂之前，明確規(guī)定商標(biāo)權(quán)未轉(zhuǎn)移的情況下，是不允許商標(biāo)權(quán)分割的，后面為了與《商標(biāo)法條約》保持一致，才于1996年對(duì)《商標(biāo)法》進(jìn)行修訂是廢除了相關(guān)規(guī)定，其第十條規(guī)定：“限于商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)屬于審查、審判或復(fù)審的場(chǎng)合，或?qū)儆趯?duì)商標(biāo)注冊(cè)審查被駁回的審決提出訴訟的場(chǎng)合，在將兩個(gè)以上的商品或服務(wù)作為指定商品或指定服務(wù)時(shí)，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人可將該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的一部分分成一個(gè)或兩個(gè)以上新的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。”，其第二十四條第一款規(guī)定：“當(dāng)指定商品或指定服務(wù)是兩個(gè)以上時(shí)，可以按每個(gè)指定商品或指定服務(wù)進(jìn)行商標(biāo)權(quán)的分割?！?。

對(duì)于中國，修訂之后的新《商標(biāo)法》于2014年5月1日正式實(shí)施，新《商標(biāo)法》增加了商標(biāo)注冊(cè)分割申請(qǐng)的制度，作為一標(biāo)多類的配套制度。

因此，專利分割審查實(shí)施的法條依據(jù)是可以通過立法實(shí)現(xiàn)的，那么接下來需要考慮的是：專利分割制度與其他法條是否存在沖突，以及其他法條對(duì)專利分割制度產(chǎn)生何種影響。

2、與其他法條是否存在沖突及影響

那么假如經(jīng)過修改《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》明確了專利分割制度，那么是否存在專利分割制度與其他的專利審查規(guī)定相沖突的可能呢？

下面筆者對(duì)可能涉及的法條一一進(jìn)行討論：

（1）《專利法》第三十一條所體現(xiàn)的內(nèi)容是“在滿足單一性的前提下，兩件以上的技術(shù)方案可以作為一件專利申請(qǐng)?zhí)岢觥?，注意此處的用語是“可以”，而非“必須”；因此，滿足單一性的兩件技術(shù)方案，可以選擇作為一件專利申請(qǐng)，也可以作為兩件專利分別申請(qǐng)。如果實(shí)施了專利分割制度，那么在實(shí)施專利分割的過程中，《專利法》第三十一條不會(huì)構(gòu)成障礙。

該法條對(duì)專利分割制度的影響在于專利分割的條數(shù)多少，這一點(diǎn)是與商標(biāo)分割存在較大區(qū)別的。比如：遞交專利申請(qǐng)時(shí)，權(quán)利要求1為獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求2～4為直接或間接引用權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，申請(qǐng)人認(rèn)為權(quán)利要求1～4具有相同的特定技術(shù)特征x；但審查意見認(rèn)為權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，相同的技術(shù)特征x屬于常規(guī)技術(shù)手段，并不屬于專利法意義上的“具有相同的特定技術(shù)特征”，同時(shí)認(rèn)為權(quán)利要求2～4則具備創(chuàng)造性，此時(shí)分案則要考慮權(quán)利要求2～4之間的單一性問題了：

如果權(quán)利要求2～4之間均不具備單一性，則總共要分割成4個(gè)；

如果權(quán)利要求2、3之間具備單一性（比如2引1，3引2），權(quán)利要求2與4之間不具備單一性，則總共要分割成3個(gè)；

其他情況以此類推。

在上述討論的基礎(chǔ)上，此時(shí)需要考慮的另一個(gè)問題是：在“權(quán)利要求2、3之間具備單一性（比如2引1，3引2），權(quán)利要求2與4之間不具備單一性”的情況下，申請(qǐng)人仍想將將母案分割成4個(gè)，是否可行？此種情況母案應(yīng)當(dāng)最少分割成3個(gè)，同時(shí)筆者認(rèn)為分割成4個(gè)的情形為非必須的操作，也與專利分割制度的設(shè)立本意相關(guān)性不大，對(duì)此情形應(yīng)當(dāng)做適當(dāng)限制，在實(shí)際操作中如何取舍，還應(yīng)當(dāng)再做更為細(xì)致的研究。

（2）《專利法》第九條“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”。此時(shí)要分情形討論，同樣或多或少會(huì)影響到專利分割制度的具體設(shè)計(jì)。

A、審查意見認(rèn)為權(quán)利要求1無創(chuàng)造性，從屬權(quán)利要求2～4有創(chuàng)造性，此時(shí)專利分割考慮A31即可；

B、審查意見認(rèn)為權(quán)利要求1有創(chuàng)造性，從屬權(quán)利要求2、3也具有創(chuàng)造性，但從屬權(quán)利要求4的保護(hù)范圍不清楚，不符合A26.4的規(guī)定，同時(shí)從屬權(quán)利要求4所增加的技術(shù)特征y屬于常規(guī)技術(shù)手段，此時(shí)從屬權(quán)利要求4的技術(shù)方案與權(quán)利要求1之間存在實(shí)質(zhì)相同的可能，此時(shí)將專利分割為二：一個(gè)為“權(quán)利要求1、2、3”，另一個(gè)為“權(quán)利要求4”；當(dāng)分割后的“權(quán)利要求4”克服了不清楚的問題后，分割后的兩個(gè)專利申請(qǐng)有可能不符合《專利法》第九條的規(guī)定。

3、實(shí)際操作可能需要考慮的問題

（1）專利分割的提出時(shí)機(jī)：現(xiàn)行的專利審查官文及時(shí)間節(jié)點(diǎn)并不適宜作為專利分割的提出時(shí)機(jī)，比如第n次審查意見僅僅指出權(quán)利要求2不符合A26.4，并不意味著這是審查員的最終結(jié)論，很有可能第n+1、n+2次審查意見分別或同時(shí)指出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性、保護(hù)范圍不清楚，權(quán)利要求2不具備創(chuàng)造性等等情況。所以現(xiàn)有的第n次審查意見即使認(rèn)為授權(quán)前景較好，也不能選擇作為專利分割的提出時(shí)機(jī)。

筆者認(rèn)為可以參照商標(biāo)分割的提出時(shí)機(jī)，專利審查官文增加一個(gè)《專利申請(qǐng)部分駁回通知書》，后續(xù)流程也參照商標(biāo)分割，讓申請(qǐng)人自行選擇。

（2）專利分割的觸發(fā)條件：在專利審查過程中，是否與審查意見不一致且排除權(quán)利要求全部無創(chuàng)造性的情況下，就可以申請(qǐng)分割？筆者認(rèn)為答案是否定的，比如出現(xiàn)非權(quán)利要求書（說明書、說明書摘要、說明書附圖）的修改超范圍（不符合A33）時(shí)，此時(shí)就沒辦法進(jìn)行專利分割，對(duì)于此種情況，筆者建議通過控制審查員是否發(fā)出《專利申請(qǐng)部分駁回通知書》即可予以甄別和調(diào)整。

（3）費(fèi)用：目前專利分案是需要另外收費(fèi)的，相當(dāng)于又提出了一件新的專利申請(qǐng)，這樣規(guī)定是合理的也是必要的；否則，為了規(guī)避官費(fèi)，申請(qǐng)人有可能會(huì)一開始把不符合單一性的技術(shù)方案放在一件專利申請(qǐng)當(dāng)中，這對(duì)正常的專利審查秩序會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。

專利分割則不會(huì)有這方面的擔(dān)憂，商標(biāo)分割也不產(chǎn)生官費(fèi)，專利分割也可以借鑒商標(biāo)分割，不收或者酌情少收官費(fèi)。

四、結(jié)語

中國商標(biāo)分割制度的從無到有，是商標(biāo)審查制度一大改動(dòng)，同時(shí)商標(biāo)分割制度的進(jìn)一步完善還任重道遠(yuǎn)。比如廣義的商標(biāo)分割包括兩種類型，一是商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的分割，二是商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后的分割。中國目前的商標(biāo)分割指的是商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的分割，而沒有商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后的分割，即商標(biāo)分割的類型是不完整的；同時(shí)中國商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的分割時(shí)機(jī)僅在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)被部分駁回時(shí)才有可能啟動(dòng)，適用范圍不大，未來有無進(jìn)一步改進(jìn)的空間，這是一個(gè)值得探討的問題。

對(duì)于專利審查制度，同樣需要隨著實(shí)際發(fā)展的需要而逐步改進(jìn)，筆者非常希望能看到專利分割審查制度能夠引起更多人關(guān)注并參與進(jìn)來，最終實(shí)現(xiàn)專利分割審查制度在我國率先落地。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳宏升黃磊

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

點(diǎn)擊圖片，查看專題詳情！

專利分割審查可行性的初步探討

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個(gè)國家和地區(qū)的高科技公司及成長(zhǎng)型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人，還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://jupyterflow.com/