揭秘Smart外觀專利無效、侵權(quán)背后的故事

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：畢艷紅【1】北匯律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人

原標題：揭秘Smart外觀專利無效、侵權(quán)背后的故事

戴姆勒Smart兩項外觀設(shè)計專利權(quán)被全部無效，這背后隱藏著怎樣的故事？你不知道的及你想知道的細節(jié)及花絮，擔(dān)綱主導(dǎo)無效及侵權(quán)訴訟案件的律師將為您全程揭秘案件始末。

Smart系出名門，有著洋氣的歐洲血統(tǒng)；它的老爸戴姆勒更是鼎鼎大名，乃汽車行業(yè)全球霸主之一。這幾天，知產(chǎn)圈爆出了一個大瓜——Smart兩項外觀設(shè)計專利權(quán)被宣告全部無效！這一結(jié)果與當(dāng)年路虎、陸風(fēng)的專利雙雙被全部無效一樣讓人錯愕。為啥車企會讓歷史重演？說實在的我們也沒想太明白。

鑒于圈內(nèi)外吃瓜群眾對此案的熱議，導(dǎo)演了這場好戲的北匯律所，將為大家分享一下這個案件背后的故事。

一、專利無效背后的故事

1、事出有因：緣起侵權(quán)訴訟

真的印證了圈內(nèi)網(wǎng)友的猜測，本次無效起源于戴姆勒起訴國內(nèi)某車企侵犯其外觀設(shè)計專利權(quán)。

2、證據(jù)挖掘：找準方向、挖地三尺

巧婦難為無米之炊，好食材加廚藝是饕餮盛宴必不可少的。檢索專家是大廚，辦案律師打下手，集體討論檢索方向。什么方向那是要靠檢索實踐摸索的。“關(guān)鍵詞+分類號”、“圖片識別”等方式的檢索效果不佳，考慮汽車行業(yè)的特點再加上Smart的原創(chuàng)性，最終將檢索重點放在了smart車型的歷史發(fā)展、前生后世以及相關(guān)報道上，從報道上找關(guān)鍵信息，并按圖索驥，國內(nèi)外汽車網(wǎng)站、雜志翻個遍，終于成功鎖定關(guān)鍵證據(jù)。說來容易，哪有那么容易，不信你反向工程試試。

3、檢索過程中的小插曲：某專利數(shù)據(jù)庫缺失優(yōu)先權(quán)信息

這可不是兒戲，它決定了現(xiàn)有設(shè)計的起算點。開始我們還真檢到了在優(yōu)先權(quán)日與申請日之間的好用證據(jù)，真是皆大歡喜。

初步檢索的證據(jù)

看了國知局官網(wǎng)上下載的這個本專利文本，才知道是空歡喜了一場，不免有點小失落，不過每一次嘗試都向成功邁近了一小步?；叵肫饋磉€是不禁有點后怕，所以真的要時刻提醒自己，嚴謹再嚴謹！

4、證據(jù)收集與固定：多管齊下，互相印證

關(guān)鍵證據(jù)起到?jīng)Q定性作用，但有了好食材，你就能做出大餐嗎？證據(jù)運用策略及方案就好比廚藝。選用證據(jù)上，我們考慮了證據(jù)來源權(quán)威性、公開性、便于比對性及結(jié)合啟示等問題。在證據(jù)方面做了充足甚至“過頭”的準備。

（1）精心選擇網(wǎng)站。考慮網(wǎng)站的權(quán)威性、影響力、管理及審核機制規(guī)范性、多個設(shè)計是否在一篇文章中出現(xiàn)、是否有文章評論等，選擇了騰訊網(wǎng)汽車頻道、易車網(wǎng)作為證據(jù)來源網(wǎng)站。

（2）關(guān)鍵證據(jù)兩個網(wǎng)站取證，形成相互印證，同時公證網(wǎng)友評論及評論時間。在后續(xù)的無效、侵權(quán)訴訟中，對方律師均質(zhì)疑證據(jù)公開后內(nèi)容可修改，我們從網(wǎng)站權(quán)威性、審核機制規(guī)范性、新聞報導(dǎo)時效性、用戶評論發(fā)表時間及兩個網(wǎng)站相互印證等方面，讓專利局采信了證據(jù)及其公開時間。這正如高手下棋，走一步看三步，不經(jīng)一番修煉哪能如此料事如神？

（3）嚴格證據(jù)公證固定流程。嚴格遵守清潔機制，使用公證處電腦，公證前清除瀏覽器歷史記錄；公證書前后頁內(nèi)容部分重疊，留下聯(lián)系點；為便于比對保留汽車原圖并等比例放大汽車圖片；對公證書的裝訂和鋼印檢查把關(guān)，以免公證書裝訂松散給對方留下口實，這樣的在先判決也是有的呀。公證程序可以說滴水不漏，如果現(xiàn)在你還不明白這樣做的必要，等看到后面侵權(quán)程序?qū)Ψ降墓C書被我們質(zhì)疑就會恍然大悟了。

5、證據(jù)運用：獨具匠心，心思縝密

（1）具有致命威脅的非專利證據(jù)沖鋒陷陣，專利文獻為左右護法的證據(jù)運用格局。

（2）在關(guān)鍵性非專利證據(jù)中，基于二門公開視圖較多的特點，以二門作為對比設(shè)計1，僅有側(cè)面視圖的四門為對比設(shè)計2。在此情況下，用對比設(shè)計1評述本專利兩門車的把握較大；對比設(shè)計1、2結(jié)合評述本專利四門車的難點就在于，從兩門到四門的啟示何在的問題，后續(xù)口審合議組的關(guān)注點也印證了這一預(yù)判。對此我們也是進行了深入的論證分析的，沒有成竹于胸，怎能輕舉妄動！神一樣存在的對比設(shè)計1、2是這個樣子的：

對比設(shè)計2視圖

6、無效請求及補充：水到渠成，一氣呵成

（1）無效請求在侵權(quán)訴訟答辯期內(nèi)提出，主要指形式缺陷，目的在于滿足侵權(quán)程序中提出中止審理請求的法定條件；

（2）無效理由及證據(jù)補充，這回才是玩真格的，主要包括以下內(nèi)容：

1）論述非專利證據(jù)三性成立，嚴密組織證據(jù)鏈條；

2）雙備份的關(guān)鍵性證據(jù)分別用于外觀設(shè)計相同、相近似的比對；

3）重點說明結(jié)合啟示的存在；

4）專利證據(jù)用于外觀設(shè)計相同、相近似的比對。

7、庭審：正面交鋒，精準領(lǐng)會焦點

2019年12月18日侵權(quán)訴訟開庭，12月23日無效口審開庭。由于早有預(yù)判，并且由于早了那么幾天，在侵權(quán)開庭中對方律師對關(guān)鍵證據(jù)的質(zhì)疑早已了然于胸，無效程序中自然可游刃有余的應(yīng)對；對于對方律師現(xiàn)場補充的意見陳述，基于對給本專利帶來顯著性影響的設(shè)計特征的精準把握，對方所爭辯的非顯著性設(shè)計特征及局部細微差異也自然能夠應(yīng)對自如。

通過口審，還精準領(lǐng)會到了合議組所關(guān)注的焦點，那就是側(cè)車窗玻璃上立柱間隔的有無是否是現(xiàn)有設(shè)計及兩門變四門的結(jié)合啟示。有了這個精準把握，加之對方律師當(dāng)庭提交意見陳述，那必須得要一定的答復(fù)期限，以便庭后準備并提交意見陳述了，這一步的爭取也是頗見功底的。如果你說庭后無需時間提交答辯意見，那么完了，你喪失了再次補正的機會，到底會有多大影響不好說。

8、庭后意見陳述：精準補刀

（1）對于二門變四門，主張用四門車側(cè)面替換二門車側(cè)面是汽車領(lǐng)域中現(xiàn)有設(shè)計手法，并提交了在專利優(yōu)先權(quán)日之前的專利文獻供合議組參考：

（2）對側(cè)面車窗后部有無立柱劃分，提交了在優(yōu)先權(quán)日之前存在大量的現(xiàn)有設(shè)計供合議組參考，由于有大量專利文獻可以證明這一設(shè)計是現(xiàn)有設(shè)計，并屬于局部細微差異，就不貼圖了。

9、無效庭審小花絮：專利局喬遷朱辛莊后開庭第一案

名門之后Smart當(dāng)然與眾不同，本案是專利局喬遷新址后口審的第一案，口審?fù)ド踔吝€沒有完全裝修好，我們便有幸去開了第一庭，口審也恰巧被安排在了第一口審?fù)ィ瑹ㄈ灰恍碌囊煌ミ€是很氣派的。

二、侵權(quán)訴訟背后的故事

1、釜底抽薪：提無效請求

應(yīng)對侵權(quán)訴訟最有效的手段是無效掉專利權(quán)，被無效的專利權(quán)法言法語叫做“視為自始不存在”。權(quán)利從沒存在過，還哪來的專利侵權(quán)。所以，專利無效基本是侵權(quán)訴訟的標配。

另外，就是提出無效的時機。原告在訴訟中并未提交專利權(quán)評價報告，那還等什么？必須在訴訟答辯期內(nèi)提交無效請求，這是請求法院中止審理的必要條件。

2、拖延：管轄權(quán)異議

雖然審理本案的法官為了提高審查效率，建議不要提出管轄權(quán)異議，但律師的天職是維護客戶利益，只要對客戶有好處，任何阻力都是沒用的。

在答辯期內(nèi)果斷提出的管轄權(quán)異議，為無效爭取到了至少三個月的寶貴時間。

3、再拖延：中止審理請求

原告并未提交專利權(quán)評價報告，那還等什么？依據(jù)侵權(quán)訴訟相關(guān)法律規(guī)定，果斷請求法院中止本案審理。

此處的排兵布陣章法是：管轄權(quán)異議之后，還有中止審理請求等著呢，以進一步拖延侵權(quán)訴訟審理，為無效進一步爭取時間。

本案的審理法官還是要提高審理效率，決定不中止本案審理。關(guān)于司法解釋中的那個“應(yīng)”中止，我們內(nèi)部著實展開了一場熱烈討論。討論歸討論，尊重并配合法官是律師的基本素養(yǎng)之一。

任憑風(fēng)吹浪打，勝訴閑庭信步，那不是吹牛用的，那得有底氣才行。我們的底氣在于下面要說的殺手锏：很好用的現(xiàn)有設(shè)計抗辯證據(jù)。

4、團隊作戰(zhàn)：精細化庭前準備

根據(jù)每個案件的具體特點，量身定制精細化訴訟策略與方案，主辦、輔辦加審核律師哪里夠，檢索專家、團隊其他律師一起參與討論，三個臭皮匠頂個諸葛亮。

庭前準備中對方起訴狀、證據(jù)一字一句得過，天下事就怕認真二字，真的發(fā)現(xiàn)了一些問題：

（1）對方訴請中出現(xiàn)了并非侵權(quán)責(zé)任法規(guī)定的侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)方式

這個庭審中法官也指出了，該瑕疵對案件走向并無決定性作用，但是在開庭時的氣場、專業(yè)度、準備的認真細致程度上對對方代理人及法官必然產(chǎn)生心理影響。這是訴訟策略之一，用你的嚴謹和付出贏得同行及法官的尊重，那么你的每句話都會變得有分量并讓法官信服。贏得法官并不一定贏得官司，但要贏得官司必須贏得法官。

（2）發(fā)現(xiàn)了對方部分關(guān)鍵性公證書是在不清潔環(huán)境下做出的

對方通過網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場公證的部分證據(jù)，在公證過程中均存在可質(zhì)疑的瑕疵，例如不使用公證處或其工作人員的電子設(shè)備進行照片拍攝、電子設(shè)備在拍攝前未做清潔處理等，導(dǎo)致公證環(huán)境不清潔。就此問題我們檢索了大量的法院判決、學(xué)術(shù)研究文章提交給法院參考。

可不要小瞧這個問題，由于公證環(huán)境不清潔，在先多份判決對證據(jù)是不采信的。在本案中由于公證環(huán)境不清潔，我們對用于制造管轄聯(lián)系點的某地區(qū)代理商是否銷售過被控侵權(quán)產(chǎn)品提出了質(zhì)疑，并質(zhì)疑了法院對本案是否有管轄權(quán)。

大膽的創(chuàng)新性工作也是一個律師難能可貴的素質(zhì)之一吧。

（3）請求法院對一百萬的賠償訴請不予支持

我們詳細分析了對方證據(jù)，原告僅證明許諾銷售，并未證明被告有銷售行為、同時還檢索了原告在國內(nèi)維權(quán)的在先判決的判賠額，其中一個外觀設(shè)計侵權(quán)的訴請同樣是法定上限一百萬，但實際判賠額十幾萬元人民幣?；谝陨侠碛?，同時考慮同類小型電動車在國內(nèi)市場售價及利潤較低、本專利是外觀設(shè)計專利等因素請求法院對原告訴請不予支持。

專利辯護雖然不同于刑事辯護，但秉持的原則是相同的，辯護優(yōu)先級應(yīng)該是無罪、證據(jù)不能證明有罪、罪輕、有減輕處罰情節(jié)等等。再有把握的案件，也要做好出現(xiàn)最壞結(jié)果的準備，侵權(quán)訴訟中除了侵權(quán)不侵權(quán)的爭辯，還應(yīng)高度關(guān)注賠償金額的問題，這樣才能構(gòu)建全面的辯護方案。

5、侵權(quán)訴訟殺手锏：現(xiàn)有設(shè)計抗辯

“應(yīng)”中止而不中止審理又有何妨？別忘了還有現(xiàn)有設(shè)計抗辯。

既然你說我的產(chǎn)品侵犯了你的專利權(quán)，既然你的專利能被我的證據(jù)無效，假設(shè)這些命題都是真的話，那么說明什么？

如果不引入現(xiàn)有設(shè)計抗辯，豈不是辜負了這么好的證據(jù)。因此，開庭過程中主要圍繞以下焦點：有禮有力有節(jié)地再三懇請法院中止審理、等待無效決定；另外，最重要的就是引入現(xiàn)有設(shè)計抗辯。你不等也沒關(guān)系，你總得先審現(xiàn)有設(shè)計抗辯吧，這是繞不過去。

一直想著提高結(jié)案效率的本案審理法官也是一直在等無效決定，并且打電話了解無效進展情況?？磥砺蓭煹膱远☉B(tài)度及充分準備對維護客戶利益真的是能起到一定甚至決定性作用的，所以我們還是有理由尊重律師和律師的工作的。

6、庭審現(xiàn)場：沉著冷靜，推進既定訴訟方案

如此充分扎實的庭前準備，庭審時隨機應(yīng)變，并有條不紊的調(diào)整與推進，讓庭審在你可掌控的狀態(tài)下順利開展。庭審陳述主要點如下：

（1）公證環(huán)境不潔，導(dǎo)致管轄聯(lián)系點證據(jù)不具備真實性，法院對本案并無管轄權(quán)；

（2）無效概率極大，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定請求法院中止本案審理；

（3）隨機應(yīng)變，充分質(zhì)疑對方證據(jù)

對方律師在開庭前提交了很多份證據(jù)原件，有限的質(zhì)證時間要抓重點，不要糾結(jié)于無關(guān)緊要的證據(jù)。主要核實了關(guān)鍵性證據(jù)，其中包括：核實高鐵票上的名字與公證書上公證員、公證處工作人員的名字是否一致，判斷做公證的兩名公證處人員是否真的去了某地區(qū)做現(xiàn)場公證。兩名公證處工作人員，并且其中必須至少有一名公證員，這可是公證法對現(xiàn)場公證的最低限度要求。你看看，光懂專利法哪行，公證法律法規(guī)也是要學(xué)習(xí)和掌握的。

（4）適時拋出現(xiàn)有設(shè)計抗辯，庭前早有準備并向法院提交了具體的比對表，這是本案重中之重，必須濃墨重彩。

7、趁熱打鐵：庭審后代理詞

綜合庭審情況，快馬加鞭提交庭審后代理詞，達到以下目的：完善表述，查缺補漏，進一步提交參考資料等。

以上基本完整講述了Smart無效、侵權(quán)訴訟背后的故事，這是北匯律所標準化、精細化的無效、訴訟案件代理工作取得的又一場階段性勝利。沒有運籌帷幄之中，哪來的決勝千里之外。

注釋：

【1】作者單位—北京北匯律師事務(wù)所，聚焦于專利無效及知識產(chǎn)權(quán)訴訟，標準化、精細化的案件作業(yè)流程，在專利全技術(shù)領(lǐng)域無效、訴訟案件處理中具有強大實力，在通信領(lǐng)域標準必要專利（SEP）的無效及訴訟業(yè)務(wù)中取得了卓越戰(zhàn)績，獲得通信、家電，醫(yī)療器械等行業(yè)眾多國內(nèi)外頭部企業(yè)的肯定與信賴。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：畢艷紅  北匯律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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