福建法院2019知產(chǎn)司法保護十大案例

福建法院2019知產(chǎn)司法保護十大案例

4月24日下午，福建高院召開福建法院知識產(chǎn)權司法保護工作新聞發(fā)布會，公開發(fā)布福建法院知識產(chǎn)權司法保護狀白皮書（2019）和2019年福建法院知識產(chǎn)權司法保護十大案例。福建高院黨組成員、審判委員會專職委員段思明向媒體記者介紹相關情況。

01

對合法注冊商標進行不當拆分使用構成商標侵權

——九牧王股份有限公司訴上海凱撒皇實業(yè)有限公司、上海紫敬貿(mào)易有限公司、池興隆侵害商標權及不正當競爭糾紛案

【案情】

原告九牧王股份有限公司（下稱九牧王公司）系“九牧王”系列商標的權利人。該系列商標經(jīng)九牧王公司長期使用及推廣，在服裝行業(yè)已經(jīng)具有極高的知名度和美譽度，并被認定為馳名商標。被告上海凱撒皇實業(yè)有限公司（下稱凱撒皇公司）在其生產(chǎn)的被訴侵權的服裝產(chǎn)品及包裝袋上標注了“MUWANG牧王”標識，在塑料掛件上使用了“牧王”文字標識，在被訴侵權產(chǎn)品合格證上標注了“品牌：牧王”字樣。上海紫敬貿(mào)易有限公司則在其天貓商城的“牧王旗艦店”的網(wǎng)頁頁面中使用了“牧王（MU　WANG）：一家主打性價比好貨的男裝”等標識。九牧王公司認為，兩公司的行為構成侵害權利商標的注冊商標專用權，還構成不正當競爭。池興隆作為凱撒皇公司的法定代表人應一并承擔侵權責任。

泉州市中級人民法院一審認為,被告兩公司在被訴侵權產(chǎn)品上使用的標識與原告商標高度近似，易造成消費者混淆誤認，構成商標侵權，遂判決三被告停止侵權，賠償原告經(jīng)濟損失100萬元。原、被告雙方均不服一審判決向福建省高級人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理在一審認定侵權事實的基礎上，認為被告在服裝掛件及合格證中使用“牧王”標識的行為亦構成商標侵權。另外，鑒于被告的侵權收入較大，且存在惡意模仿他人知名商標進行大量不當注冊的情節(jié)，二審判決將賠償額改判為200萬元。

【評析】

本案的爭議焦點為,被告雖然在服裝產(chǎn)品上也擁有“牧王”圖文商標，但其在使用中并未進行規(guī)范使用，而是進行了改變商標原有顯著性的拆分使用，通過在被訴侵權產(chǎn)品上刻意突出與權利商標近似的“牧王”文字，達到傍名牌、搭便車的目的，客觀上也造成了消費者的混淆誤認，從而達到為自己謀取不當利益的目的。本案二審在依法糾正一審認定事實的基礎上對賠償額進行大幅提高，主要是考慮到根據(jù)原告提供的證據(jù)，可以證明被告生產(chǎn)、銷售侵權產(chǎn)品的金額較大。被告還存在惡意模仿他人商標進行不當注冊或者在生產(chǎn)銷售過程中直接實施商標侵權行為的情況，攀附他人商譽，進行惡意侵權的主觀故意較為明顯。結(jié)合九牧王公司涉案商標的高知名度，一審判決賠償經(jīng)濟損失100萬元偏低，并不足以彌補商標權利人因侵權所受損失，亦未能對被告所實施的惡意侵權行為給予足夠的制裁。故將賠償額提高到200萬元。

該案的處理對依法保護商標權利人的合法權益，支持品牌建設，引導正確的競爭觀念起到示范作用。巨額賠償對惡意侵權行為予以有力懲戒，彰顯福建加大知識產(chǎn)權最嚴格保護的態(tài)度，為創(chuàng)造良好的營商環(huán)境起到積極的保障作用。該案同時被評為2019年度福建法院十大典型案件。

02

擅自復制安裝并商業(yè)使用計算機軟件構成著作權侵權

——微軟公司訴鴻星爾克（廈門）實業(yè)有限公司侵害計算機軟件著作權糾紛案

【案情】

微軟公司就涉案Microsoft Office Ultimate 2007計算機軟件以及Microsoft Office Professional Plus 2010計算機軟件向美國版權局申請版權注冊登記，版權所有人為微軟公司。經(jīng)一審法院證據(jù)保全，鴻星爾克（廈門）實業(yè)有限公司（下稱鴻星爾克公司）使用的電腦中安裝有涉案軟件。微軟公司認為鴻星爾克公司的涉案行為構成對其著作權的侵害，請求判令：鴻星爾克公司立停止侵權并賠償微軟公司經(jīng)濟損失及合理費用。廈門市中級人民法院一審認為，鴻星爾克公司系從事鞋服制造、進出口的公司，故其在計算機中安裝使用涉案軟件的行為屬于商業(yè)使用行為。鴻星爾克公司在經(jīng)營場所內(nèi)電腦中使用的涉案軟件系未經(jīng)微軟公司許可的軟件，其擅自復制安裝并商業(yè)使用微軟公司涉案軟件，侵害了微軟公司對涉案軟件享有的著作權。一審法院據(jù)此判決鴻星爾克公司停止侵權，賠償微軟公司經(jīng)濟損失50萬元。

福建省高級人民法院二審認為，微軟公司系涉案計算機軟件的著作權人，鴻星爾克公司未經(jīng)著作權人微軟公司許可，擅自復制安裝并商業(yè)使用涉案軟件，侵害了微軟公司對涉案軟件享有的著作權，應當承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。鑒于本案中雙方當事人均未提交充分證據(jù)證明微軟公司因涉案侵權行為遭受的損失，也未提交充分證據(jù)證明鴻星爾克公司因涉案侵權行為獲得的收益，原審法院綜合考量鴻星爾克公司的經(jīng)營規(guī)模、侵權的時間和范圍、主觀過錯程度、涉案軟件的市場價格、證據(jù)保全的情況及微軟公司為制止侵權支出的合理費用等因素，確定鴻星爾克公司賠償微軟公司經(jīng)濟損失（含制止侵權的合理費用）50萬元，并無不當。二審判決駁回上訴，維持原判。

【評析】

當前，計算機軟件應用普遍，對于計算機軟件的保護主要有著作權保護、商業(yè)秘密保護以及結(jié)合計算機軟件和硬件的專利權保護等。本案中，微軟公司將涉案計算機軟件進行版權登記，享有涉案計算機軟件的著作權。計算機軟件著作權侵權案件中，考慮侵權構成時，應當考量侵權人侵害的是《中華人民共和國著作權法》第十條規(guī)定的著作權中的哪一項權利以及是否存在該法第二十二條、二十三條規(guī)定的可以不經(jīng)著作權人許可、不向其支付報酬的情形；在法定賠償時，應當考量侵權人的經(jīng)營規(guī)模、侵權的時間和范圍、主觀過錯程度、涉案軟件的市場價格等因素。本案中，鴻星爾克公司系從事鞋服制造、進出口的公司，在其計算機中安裝使用涉案軟件的行為應當認定為商業(yè)使用行為。鴻星爾克公司未經(jīng)著作權人許可，在其公司的計算機上擅自復制安裝并商業(yè)使用涉案軟件，侵害了微軟公司對涉案軟件享有的著作權。鑒于本案中雙方當事人均未提交充分證據(jù)證明微軟公司因涉案侵權行為遭受的損失，也未提交充分證據(jù)證明鴻星爾克公司因涉案侵權行為獲得的收益，應當適用《中華人民共和國著作權法》第四十九條第二款規(guī)定的法定賠償。根據(jù)《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十五條第二款的規(guī)定，本案綜合考量鴻星爾克公司的經(jīng)營規(guī)模、侵權的時間和范圍、主觀過錯程度、涉案軟件的市場價格、證據(jù)保全的情況及微軟公司為制止侵權支出的合理費用等因素，確定賠償金額為法定賠償?shù)淖罡呦揞~50萬元，依法保護了著作權人的合法權益。

03

對專利權利要求的正確解讀能夠有效保護專利權人的合法權益

——坦薩土工合成材料（中國）有限公司訴廣州市康鍇建筑材料有限公司、肥城聯(lián)誼工程塑料有限公司等侵害發(fā)明專利權糾紛案

【案情】

坦薩國際有限公司系“地柵和制造地柵的方法”發(fā)明專利權利人，原告坦薩土工合成材料（中國）有限公司（下稱坦薩中國公司）系該專利的被許可人。涉案專利產(chǎn)品是土體加筋的高強度土工產(chǎn)品——土工格柵，廣泛應用于公路、鐵路等道路工程建設中。涉案專利的有效性存在較大爭議，專利復審委曾宣告涉案專利權利要求1-5、7-9、11-24無效，但經(jīng)過一、二審行政訴訟以及最高人民法院再審，法院最終撤銷了專利復審委的無效宣告決定，認可了涉案專利的有效性。被告廣州市康鍇建筑材料有限公司（下稱康鍇公司）系坦薩中國公司的經(jīng)銷商。經(jīng)證據(jù)保全，坦薩中國公司發(fā)現(xiàn)康鍇公司銷售給廈門市翔安南部大嶝南緣吹淤造地二期工程的土工格柵材料，并未完全采用涉案專利產(chǎn)品，大部分土工格柵采用被訴侵權產(chǎn)品。原告遂起訴要求各被告承擔停止侵權的法律責任。

福州市中級人民法院經(jīng)審理認為，本案主要的爭議焦點在于被訴侵權產(chǎn)品是否落入涉案專利的保護范圍，主要涉及涉案專利權利要求的保護范圍是否清晰以及被訴侵權產(chǎn)品是否具備“相鄰絞合線之間存在連續(xù)定向”技術特征。最終法院認定被訴侵權產(chǎn)品落入涉案專利保護范圍，構成專利侵權，遂判決各被告立即停止專利侵權行為。一審宣判后，康鍇公司及肥城聯(lián)誼工程塑料有限公司不服，向福建省高級人民法院提起上訴。二審判決駁回上訴，維持原判。

【評析】

本案系典型的發(fā)明專利侵權糾紛案件。涉案發(fā)明專利系國外公司所有，具有較高的創(chuàng)新性，廣泛應用于土工材料領域，在國際范圍內(nèi)享有較高的知名度。涉案發(fā)明專利涉及到化學領域的專業(yè)技術問題，一、二審法院通過認真研究分析專利的背景技術、權利要求、說明書及附圖，對權利要求書中的專業(yè)技術問題“相鄰絞合線之間存在連續(xù)定向”做出了恰當?shù)年U釋，通過專業(yè)的技術審判有效保護了發(fā)明專利權人的技術創(chuàng)新點，充分展現(xiàn)了我省審理專利類技術案件的能力和水平。本案被告系專利權人的正品經(jīng)銷商，其擅自將侵權產(chǎn)品銷售給他人在建筑工程中使用，不僅嚴重侵害專利權人的合法權益，違背誠實信用的市場交易規(guī)則，而且對建筑工程的質(zhì)量也造成不利影響，危及人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。本案判決對于平等保護中外權利人的合法權益、維護誠實信用的市場經(jīng)濟規(guī)則以及嚴厲打擊民生領域的假冒侵權產(chǎn)品、維護人民群眾的生命財產(chǎn)安全，具有較好的典型示范意義。

04

職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人依法享有獲得獎勵報酬的權利

——張國忠與福建天際汽車制造有限公司（曾用名：西虎汽車工業(yè)有限公司）職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人獎勵報酬糾紛案

【案情】

2011年底，張國忠進入西虎汽車工業(yè)有限公司（下稱西虎汽車公司）工作，與西虎汽車公司簽訂的勞動合同書未約定職務發(fā)明獎勵報酬事項。2012年12月5日，西虎汽車公司任命張國忠為技術部部長。2013年至2015年期間，西虎汽車公司向國家知識產(chǎn)權局申請了一系列專利，上述專利文件均記載：發(fā)明人張國忠，專利權人西虎汽車公司。張國忠于2016年1月離職，后其向法院起訴要求西虎汽車公司支付涉案專利的獎勵報酬。福州市中級人民法院一審認為，張國忠系涉案專利的發(fā)明人或設計人，且在專利申報期間，張國忠系西虎汽車公司的技術部長，其有權依據(jù)法律規(guī)定或約定主張職務發(fā)明創(chuàng)造的獎勵及報酬。雖然西虎汽車公司提交的證據(jù)可以看出部分專利的來源可能是對外委托設計的成果，但涉案專利均系西虎汽車公司作為專利權人申報，在專利申報期間張國忠擔任其公司的技術部長，張國忠有參與部分過程。雖然張國忠可能并未參與相關專利發(fā)明設計的全過程，但將張國忠作為發(fā)明人或設計人進行專利申報是西虎汽車公司對自身權利處分的結(jié)果，國家知識產(chǎn)權局的專利權利證書具有公示公信的效力，西虎汽車公司應承擔相應的法律后果，除非有證據(jù)證明西虎汽車公司進行的專利申報有誤，否則應以專利權利證書登記的發(fā)明人或設計人為準。西虎汽車公司已將張國忠作為涉案專利的發(fā)明人申報，并獲得了授權，且張國忠享有發(fā)明人或設計人獎勵并不以專利是否實施為前提。一審法院判決西虎汽車公司支付張國忠相應的專利獎勵。

福建省高級人民法院二審認為，根據(jù)涉案專利的授權文件記載，張國忠均系涉案專利的發(fā)明人或設計人。涉案專利均系西虎汽車公司作為專利權人進行申報，其在申報過程中將張國忠作為發(fā)明人或設計人，在專利申報期間張國忠擔任西虎汽車公司的技術部長，且從現(xiàn)有證據(jù)中可以看出張國忠有參與研發(fā)，西虎汽車公司亦未提供充分的相反證據(jù)證明張國忠并非實際發(fā)明人或設計人，因此，基于本案現(xiàn)有證據(jù)，一審法院認定張國忠系涉案專利的發(fā)明人或者設計人，并無不當。二審法院亦判決西虎汽車公司支付張國忠相應的專利獎勵。

【評析】

職務發(fā)明創(chuàng)造系執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。如沒有具體約定，則職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。但當單位獲得專利權后，對于職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或設計人應當給予一定的獎勵。根據(jù)《中華人民共和國專利法》第十六條以及《中華人民共和國專利法實施細則》第七十七條規(guī)定，對于獎勵金額有約定從約定。如果沒有約定也未在單位規(guī)章制度中規(guī)定的，單位應當自專利權公告之日起三個月內(nèi)發(fā)給發(fā)明人或設計人獎金：一項發(fā)明專利的獎金最低不少于3000元；一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少于1000元。如職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或設計人未獲得相應獎勵報酬故而向法院起訴的，應當予以支持。

05

利用公共元素進行獨創(chuàng)性表達受法律保護，他人未經(jīng)許可不得使用

——劉奎寧訴上杭縣古田華潤希望小鎮(zhèn)吳地社區(qū)居民委員會、龍巖市圣地古田文化傳播有限公司著作權權屬、侵權糾紛案

【案情】

劉奎寧為紀念紅軍長征勝利80周年，原創(chuàng)設計了一套“古田小紅軍”，包括“握紅旗”“吹號”“望遠鏡”“握槍”“敬禮”“紅纓槍”等卡通造型。劉奎寧主張龍巖市圣地古田文化傳播有限公司（下稱圣地古田公司）未經(jīng)其許可，公開陳列與“古田小紅軍”構成實質(zhì)性相似的卡通模型，侵害其涉案作品的著作權，起訴要求兩被告承擔停止侵權、賠償損失等侵權責任。圣地古田公司辯稱劉奎寧創(chuàng)作的“古田小紅軍”系采用大量公共元素創(chuàng)作的作品，“古田小紅軍”是我黨、我軍歷史上的真實人物，“頭戴淡藍色紅五星八角帽，身著工農(nóng)紅軍的淡藍色軍裝，淡藍色布條裹腿，腳穿白襪子、黑布鞋”等屬公共元素，圣地古田公司不構成侵權。

龍巖市中級人民法院一審認為，獨創(chuàng)性是作品應當具備的條件。“握紅旗”“吹號”“望遠鏡”“握槍”“敬禮”“紅纓槍”六款“古田小紅軍”卡通造型，是作者根據(jù)其對紅軍戰(zhàn)士的理解，對紅軍戰(zhàn)士進行藝術抽象和美學修飾的創(chuàng)作成果。這六款“古田小紅軍”體現(xiàn)了作者的個性化選擇和表達，符合著作權法對作品獨創(chuàng)性及獨創(chuàng)高度的保護要求，構成著作權法意義上的作品。

福建省高級人民法院二審認為，有獨創(chuàng)性的美術作品受法律保護。本案中，紅軍戰(zhàn)士系歷史上真實存在的人物形象，劉奎寧對該形象進行藝術創(chuàng)作時不可避免地會采用公共元素，例如工農(nóng)紅軍淡藍色軍裝、淡藍色紅五星八角帽、布條裹腿、紅纓槍、大刀、軍號等道具。通用表達不屬于劉奎寧著作權保護范圍，他人可以自由利用這些元素進行創(chuàng)作。但是，劉奎寧利用這些元素進行獨創(chuàng)性表達受法律保護，他人未經(jīng)許可不得使用。這些獨特的表達主要體現(xiàn)在：在紅軍造型上，選擇了“握紅旗”“吹號”“望遠鏡”“握槍”“敬禮”“紅纓槍”等造型；頭與身體的比例關系中，頭部幾乎與身體綁腿以上比例相同，帽子幾乎占整個頭部的一半；人物神態(tài)上，通過倒八字的刀型粗眉、白色加咖啡眼底、黑眼仁、一大一小白點高光大眼珠的濃眉大眼造型設計，展示紅軍良好形象。比較被控侵權產(chǎn)品與劉奎寧創(chuàng)作的作品，二者在人物造型的選擇、整體結(jié)構比例、五官與臉部比例關系、濃眉大眼造型等方面均相同，這些相同均是作者獨創(chuàng)性的表達。具體細節(jié)方面例如敬禮、持望遠鏡時袖子沒有挽起來，握槍、吹號、握紅旗、紅纓槍袖子挽起，二者也相同。原審法院認定二者構成實質(zhì)性相似，并無不當。圣地古田公司主張二者相似之處屬于公共元素，不構成侵權，事實和法律依據(jù)不足，不予支持。

【評析】

有獨創(chuàng)性的美術作品受法律保護。利用公共元素進行的創(chuàng)作中，通用表達不屬于著作權保護范圍，他人可以自由利用這些元素進行創(chuàng)作。本案中，劉奎寧利用工農(nóng)紅軍淡藍色軍裝、淡藍色紅五星八角帽、布條裹腿、軍號等公共元素創(chuàng)作的“小紅軍”系列形象，是作者對公共元素的選擇、取舍、安排和設計，體現(xiàn)了作者獨特審美觀，屬于獨創(chuàng)性的表達，應受法律保護。本案判決較好地展現(xiàn)了如何判斷被控侵權產(chǎn)品與利用公共元素進行獨創(chuàng)性創(chuàng)作的權利作品構成實質(zhì)性相似，對著作權侵權案件審理具有借鑒作用。

06

認定商標是否正當使用應當結(jié)合經(jīng)營范圍、使用場景、使用方式、消費對象等綜合判斷

——東方祥麟菜果基地有限公司訴深圳百果園實業(yè)發(fā)展有限公司、豐澤區(qū)澤德水果店侵害商標權糾紛案

【案情】

原告東方祥麟菜果基地有限公司（下稱東方祥麟公司）擁有第1466895號“”注冊商標（核定使用商品為第31類“鮮水果、新鮮蔬菜、甘蔗”等）。原告主張被告深圳百果園實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱深圳百果園公司）及其連鎖門店在鮮水果上使用了與其注冊商標“”相似的百果園等標識構成商標侵權，提出91030000元的賠償數(shù)額。深圳百果園公司擁有第16061008號“”（核定使用商品為第9類“計算機軟件（已錄制）、計算機程序（可下載軟件）”等）、第6807648號“”（核定使用服務為“替他人推銷”等）注冊商標，辯稱其是提供水果零售服務的連鎖企業(yè)，而非水果生產(chǎn)企業(yè)，其在經(jīng)營過程中使用百果園等標識屬于對其商標及字號的正當使用，不會與原告注冊商標造成混淆，不構成商標侵權。

泉州市中級人民法院一審認為，本案爭議焦點是深圳百果園公司使用“百果園”標識或字樣的行為是否屬于合法合理使用其享有的第6807648號“”注冊商標、第16061008號“”注冊商標以及其享有的其他注冊商標。首先，深圳百果園公司提供的服務屬于為銷售商品提供的綜合便利服務行為。其次，關于商品國際分類表第35類中“替他人銷售”類別是否涵蓋了商品的零售服務。在實際經(jīng)營過程中，大多數(shù)的商品零售企業(yè)一直是在第35類“推銷（替他人）”類別上注冊商標，例如“家樂?！薄叭A潤萬家”等，并將該商標實際用于商場、超市經(jīng)營場所。

2007年1月1日,我國正式啟用《類似商品和服務區(qū)分表(基于尼斯分類第九版)》。第九版區(qū)分表中刪去了第八版所規(guī)定“尤其不包括:其主要職能是銷售商品的企業(yè),即商業(yè)企業(yè)的活動”的內(nèi)容。因此，應當認定商品的零售服務屬于第35類“替他人推銷”。再者，深圳百果園公司及其授權門店在實體店鋪中使用“百果園”標識或字樣的行為，并未直接標識到每個獨立的水果或者單一水果包裝上，不應認定在第31類“鮮水果”類別上使用，深圳百果園公司授權門店中銷售的部分水果帶有水果種植企業(yè)使用的商品商標，也說明深圳百果園公司使用“百果園”標識或字樣的目的并不在于識別水果的種植及生產(chǎn)來源，而是在于標識經(jīng)營場所以及區(qū)分零售服務提供者的來源。綜上，應當認定深圳百果園公司及其授權門店在實體店中使用涉案“百果園”標識或字樣的行為，屬于在核定服務項目范圍內(nèi)合法使用第6807648號“”注冊商標的行為。至于深圳百果園公司及其授權門店在計算機網(wǎng)絡環(huán)境中通過官方網(wǎng)站、計算機軟件、第三方平臺等媒介使用“百果園”標識或字樣的行為，作為深圳百果園公司提供的商品零售服務的延伸，該使用行為同樣應當視為在核定服務項目范圍內(nèi)合法使用第6807648號“”注冊商標的行為。最后，深圳百果園公司在實際使用“百果園”標識或字樣時，多數(shù)情況下伴有第6807644號“”、第15560819號“”、第19517003號“”、第19720607號“”注冊商標（核定服務項目均涵蓋“替他人推銷”）。與東方祥麟公司的“”注冊商標在圖形及字母方面存在較大差別，兩者所屬商品或服務類別亦不同，共存于市場并不會造成相關消費者的混淆。綜上，東方祥麟公司關于深圳百果園公司及其授權門店超出注冊商標核定使用類別的主張不予支持，一審法院駁回了東方祥麟公司的訴訟請求。

【評析】

本案原、被告都擁有各自在不同商品類別注冊的商標，本案的難點在于認定被告對其注冊商標使用是否屬于正當使用，對此，法院應當結(jié)合商標使用人的經(jīng)營范圍及商標的使用場景、使用方式、消費對象的認知等因素綜合判斷。從現(xiàn)狀看，我國從事零售服務的企業(yè)尚無專門的注冊商標類別，而被告在第35類“替他人推銷”享有百果園的注冊商標，該商標還被原國家工商總局認定為馳名商標，從我國各大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實踐情況看，多數(shù)大型零售企業(yè)都在第35類“替他人推銷”注冊了自己的服務商標，故應認定被告在推銷水果時對其注冊商標的使用屬于正當使用。另外，考慮到被告與原告分別位于產(chǎn)業(yè)鏈的前端及后端，司職分工不同，在商標使用人的經(jīng)營范圍未有實際交叉以及在各自經(jīng)營范圍均持有注冊商標的情況下，被告的行為不構成對原告的商標侵權。

07

對地名商標的保護要注意平衡商標權利人和其他同業(yè)者的利益

——林小榮與武夷山善穎茶業(yè)有限公司侵害商標權糾紛案

【案情】

原告林小榮于2012年2月7日獲得“玖龍窠”注冊商標，核定使用的商品包括茶葉代用品、茶飲料等（第30類）,該商標于2016年12月30日被福建省工商行政管理局認定為福建省著名商標。林小榮委托代理人通過公證程序在“武夷山善穎茶業(yè)有限公司（下稱善穎公司）”的網(wǎng)店購買了商品名為“九龍窠”茶葉一份，茶葉泡袋、茶葉盒表面、紙袋包裝上均印有善穎公司的名稱、“善穎”注冊商標及“九龍窠”肉桂標識，茶葉盒底部標有出品方為善穎公司?！熬琵堮健比夤饦俗R與林小榮主張的“玖龍窠”商標比照，涉案商品包裝標識“九龍窠”的“九”字簡繁體及書寫字體與“玖龍窠”注冊商標不同。被告善穎公司于2017年11月21日在茶、茶飲料等（第30類）注冊了“善穎”商標，并開辦了淘寶店鋪。林小榮主張，其經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，善穎公司未經(jīng)許可，擅自生產(chǎn)并通過電子商務網(wǎng)站銷售與其注冊商標相同的“九龍窠”肉桂茶葉，侵犯了“玖龍窠”注冊商標專用權，請求判令善穎公司立即停止侵害“玖龍窠”注冊商標專用權的行為并賠償其經(jīng)濟損失及合理開支。南平市中級人民法院經(jīng)審理認為，《中華人民共和國商標法》第十條第二款規(guī)定，縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。故非縣級以上的行政區(qū)劃地名，依法可作為一種商標類型，同樣具有商標的共性，即包括區(qū)別相同商品的不同經(jīng)營者的功能。本案中“九龍窠”是武夷山市武夷山風景名勝景區(qū)內(nèi)的一條峽谷的地名，也是武夷巖茶產(chǎn)區(qū)山場的俗稱，不屬于縣級以上的行政區(qū)劃的地名，而且“玖龍窠”商標已為國家工商行政管理總局商標局核準，故林小榮注冊的“玖龍窠”商標為有效商標。林小榮注冊的“玖龍窠”商標核定使用的商品包括茶葉代用品、茶飲料等，在該核定范圍內(nèi)，林小榮注冊的“玖龍窠”商標專用權依法應受保護。善穎公司在被控侵權商品包裝上突出使用“九龍窠”標識，存在利用普通茶葉消費者對武夷山“九龍窠”山場的認可度或攀附他人已具有較高知名度的地名商標的故意，主觀上并非善意。善穎公司抗辯其在涉案商品包裝中使用“九龍窠”標識屬于對地名的正當使用，理由不能成立。故一審法院判決：善穎公司立即停止生產(chǎn)、銷售侵害林小榮“玖龍窠”注冊商標專用權商品的行為，并賠償林小榮經(jīng)濟損失20000元（含合理費用）。該案判決后，雙方服判未上訴，案件現(xiàn)已生效并履行完畢。

【評析】

在依法保護商標專用權的同時，也要合理維護正當?shù)墓娎?。對縣級以下的地名商標應予以保護毋庸置疑，但在保護權利人商標權的同時要充分考慮同業(yè)者的正當使用，權利人無權禁止他人在相同或類似商品上正當使用該地名來表示商品與產(chǎn)地、地理位置等之間的聯(lián)系。本案中“九龍窠”既是商標又是地名（武夷巖茶山場），與其他臆造詞匯相比，是一個固有顯著性較弱的商標，但經(jīng)過權利人的使用后于2016年被認定為福建省著名商標，即經(jīng)使用后顯著性明顯提升，對該商標的保護力度應大于普通地名商標。該案判決部分支持了原告的訴訟請求，判賠金額雖不高，但明確了地名商標受保護的事實，規(guī)范了他人對地名商標的正當使用。既保護了權利人的商標專用權，又照顧到了其余同業(yè)者的合理使用，對于規(guī)范地名商標的泛濫標注具有借鑒意義，扭轉(zhuǎn)普通消費者購茶“只認山場不認國標”的錯誤理念。武夷巖茶是福建茶產(chǎn)業(yè)的代表，本案自立案以來就受到省內(nèi)相似情況茶產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的關注，此案判決對今后的同類地名商標案件的審判具有借鑒意義。本案裁判結(jié)果對于武夷巖茶的產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極的引導作用，既符合法律規(guī)定，避免“掛羊頭賣狗肉”的現(xiàn)象，也避免了地名商標權利人的壟斷使用，真正實現(xiàn)法律效果與社會效果的統(tǒng)一；對于規(guī)范武夷山茶葉市場，保障武夷巖茶品質(zhì)，塑造武夷巖茶對外形象具有重要意義。

08

基于相同事實的刑民交叉案件的妥善審理

——廈門德樂盟科技有限公司、廈門興恒昌貿(mào)易有限公司、楊明鳳、楊茂淦假冒注冊商標罪、銷售假冒注冊商標的商品罪案

【案情】

被告單位廈門德樂盟科技有限公司（下稱德樂盟公司）、廈門興恒昌貿(mào)易有限公司（下稱興恒昌公司）購入假冒“SKF” “FAG” “NSK” “NTN” “INA” “HRB” “ZWZ” “Koyo” 等注冊商標的軸承直接對外銷售；兩被告單位在未經(jīng)前述注冊商標權利人許可的情況下，使用激光打碼一體機、角磨機、封口機等工具設備，擅自將與前述注冊商標相同的商標標識打印在其購入的無商標標識的軸承上進行銷售；還將購入的國產(chǎn)其他品牌軸承的商標抹除后，擅自將與前述注冊商標相同的商標標識打印在軸承上進行銷售。兩被告單位未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，且假冒兩種以上注冊商標，非法經(jīng)營數(shù)額達285萬余元；還銷售明知是假冒注冊商標的商品，已銷售金額達206萬余元，未銷售侵權產(chǎn)品的價值151萬余元，數(shù)額巨大。楊明鳳、楊茂淦系兩被告單位直接負責的主管人員。廈門市中級人民法院審理本案的同時，還受理了被害單位斯凱孚（中國）有限公司基于同一知識產(chǎn)權侵權行為對楊明鳳、楊茂淦等提起的民事訴訟。楊明鳳、楊茂淦與被害單位達成和解協(xié)議，并履行賠償義務，被害單位撤回民事案件起訴，并在刑事案件中對楊明鳳、楊茂淦的侵權行為表示諒解。廈門市中級人民法院經(jīng)審理認為，楊茂淦具有自首、立功等法定從輕或減輕情節(jié)，楊茂淦實施的是侵害財產(chǎn)性權益的犯罪，其在二審期間積極賠償被害單位經(jīng)濟損失，取得被害單位諒解，降低了犯罪行為的社會危害性，具備酌定從輕處罰情節(jié)，并結(jié)合楊茂淦的具體犯罪行為及其在共同犯罪中地位、作用等因素考量，決定對楊茂淦依法減輕處罰。綜合考量楊茂淦的具體犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、到案后的認罪、悔罪表現(xiàn)及人身危險性、對社區(qū)的影響等具體情況，法院認為楊茂淦具備適用緩刑的條件，決定對其宣告緩刑。二審依法改判：被告人楊茂淦犯假冒注冊商標罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元；犯銷售假冒注冊商標的商品罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金二十萬元；維持原審其他判項。

【評析】

對因同一事實涉及刑民交叉的案件，應就同一侵權行為的事實認定和法律適用作出統(tǒng)一的司法判定，同時處理好刑民案件之間的程序銜接。民事案件中當事人查證能力相對較弱，各方當事人對侵權行為、侵權數(shù)額以及各被告應承擔的責任等問題存在較大爭議。通過刑事案件的審理，查明了相關的基本事實，從而使侵權人對于民事案件的處理有了理性預期。二審法院在此基礎上積極促成民事案件各方當事人調(diào)解協(xié)商，最終達成和解協(xié)議，侵權人履行賠償義務，被害單位撤回起訴，并表示諒解。一方面刑事案件的審理促成基于相同事實的民事案件妥善處理，另一方面法院綜合考慮上訴人楊茂淦有自首、立功等法定情節(jié)，積極賠償被害單位經(jīng)濟損失并取得諒解，在一定程度上降低了犯罪行為的社會危害性等酌定情節(jié)，對其減輕刑事處罰，宣告緩刑。該案在強化知識產(chǎn)權保護、營造一流營商環(huán)境的同時妥善救濟了知識產(chǎn)權人的合法權利，充分發(fā)揮了知識產(chǎn)權審判“三合一”的聯(lián)動效應，實現(xiàn)“三個效果”的統(tǒng)一。

09

配送平臺上管理的配送員信息不屬于《中華人民共和國反不正當競爭法》保護的商業(yè)秘密

——廈門市杰惠祎電子商務有限公司訴廈門快先森科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司侵害經(jīng)營秘密糾紛案

【案情】

廈門市杰惠祎電子商務有限公司（下稱杰惠祎公司）與上海拉扎斯信息科技有限公司（下稱拉扎斯公司）簽訂《蜂鳥配送代理合作協(xié)議》，約定拉扎斯公司授權杰惠祎公司使用“蜂鳥配送”系列產(chǎn)品在廈門市思明區(qū)內(nèi)經(jīng)營“蜂鳥配送”業(yè)務。合同簽訂后，杰惠祎公司通過在拉扎斯公司的“餓了么”“蜂鳥團隊版”配送平臺注冊賬號、設置密碼，并通過該賬號進行員工管理、訂單管理以及訂單配送等操作。后來，該平臺上原先綁定在杰惠祎公司名下的二百余名配送員信息（包括配送員姓名、身份證號碼、配送手機號碼）被刪除，其中大部分配送員信息被陸續(xù)綁定至廈門快先森科技有限公司（下稱快先森公司）在該配送平臺的賬號。為此，杰惠祎公司以快先森公司、拉扎斯公司侵害其經(jīng)營秘密為由訴至法院。廈門市中級人民法院一審認為，杰惠祎公司在“餓了么”的“蜂鳥團隊版”配送平臺上注冊賬號、設置密碼，并通過該賬號進行員工管理、訂單管理以及訂單配送等操作，系根據(jù)該平臺的要求所進行的操作，并不能因此認定杰惠祎公司已采取了合理的保密措施，杰惠祎公司請求保護的信息不符合商業(yè)秘密的構成要件。本案糾紛實際上是杰惠祎公司內(nèi)部部分成員因加盟關系破裂，離開杰惠祎公司自愿加入快先森公司并將其所掌握的信息帶走所引發(fā)。一審法院據(jù)此判決駁回杰惠祎公司的訴訟請求。

福建省高級人民法院二審認為，杰惠祎公司主張涉案商業(yè)秘密是杰惠祎公司持有并通過賬戶密碼及手機驗證進行管理的公司配送人員名單等存于“餓了么”的“蜂鳥團隊版”配送平臺上的信息，并稱該信息包括配送人員的姓名、身份證號碼、手機號碼等。該信息實際上是杰惠祎公司的員工名單，員工名單本身僅包含員工個人簡單的基本信息，是在企業(yè)人力資源管理中自然形成的，并非杰惠祎公司通過創(chuàng)造性勞動所獲得或積累，且員工基本信息也比較容易獲得，不屬于“不為公眾所知悉”的經(jīng)營信息。拉扎斯公司是“餓了么”的“蜂鳥團隊版”配送平臺的提供者，杰惠祎公司通過賬號密碼及手機驗證方式登錄“蜂鳥團隊版”配送平臺對配送人員進行管理、賬目結(jié)算等，系根據(jù)該平臺的要求進行的操作，符合杰惠祎公司與拉扎斯公司在《蜂鳥配送代理合作協(xié)議》中的約定，并非是為了防止信息泄露所采取的合理“保密措施”。所以，杰惠祎公司主張的商業(yè)秘密不能成立。據(jù)此，二審法院判決駁回杰惠祎公司的上訴，維持原判。

【評析】

《中華人民共和國反不正當競爭法》（1993年）第十條第三款規(guī)定，商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。由此可見，一個信息要構成商業(yè)秘密必須同時具備秘密性、商業(yè)價值性和采取保密措施三個構成要件，該三要件缺一不可。通過配送平臺進行管理的配送員信息往往僅包括配送人員的姓名、身份證號碼及手機號碼等，實際上屬于企業(yè)的員工名單，系企業(yè)人事管理范疇。配送人員選擇與哪個企業(yè)建立勞動關系是其基本權利，而且這類人員一般具有一定的團隊性，只要團隊中的主要人員“跳槽”，其他人員大多會跟隨，故快遞配送企業(yè)的配送人員名單發(fā)生變化是常態(tài)。因此，本案的“配送員信息”并不屬于在經(jīng)營中通過創(chuàng)造性勞動積累的“不為公眾所知悉”的經(jīng)營信息，不具有“商業(yè)秘密”意義上的“秘密性”。另外，通過賬號密碼和手機驗證方式登錄配送平臺也是平臺管理的慣常手段，不能認定為系采取了相應的“保密措施”。目前，隨著電子商務的發(fā)展和國民消費結(jié)構的變化，快遞配送行業(yè)在我國具有巨大的市場，各類管理平臺應運而生，快遞配送企業(yè)中配送人員流動頻繁，如何進行人員管理是相關企業(yè)急需解決的問題。本案對快遞配送企業(yè)如何加強員工和配送信息管理，完善平臺結(jié)構等具有一定的指導意義。

10

不同鑒定機構出具的沖突意見書的分析與專利侵權判定

——深圳市理邦精密儀器股份有限公司訴深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司等侵害實用新型專利權糾紛案

【案情】

原告深圳市理邦精密儀器股份有限公司（下稱理邦公司）系涉案“一種彈扣式防松脫的插座、連接器及醫(yī)用設備”實用新型專利的專利權人。該專利權利要求1載明：一種彈扣式防松脫的插座，其特征在于：包括供插頭插拔連接的插孔和位于所述插孔內(nèi)側(cè)的彈性扣，所述彈性扣至少有二個并沿所述插孔的周向設置，所述插孔內(nèi)側(cè)壁上設有導向防呆凸緣，所述插座包括相疊加設置的面殼和面板，所述插孔包括面殼插孔和面板插孔，所述面殼插孔設置在所述面殼上，所述面板插孔設置在所述面板上，所述彈性扣設置在所述面板上，所述面殼插孔的內(nèi)側(cè)壁上設有避讓所述彈性扣的避讓孔，所述彈性扣自所述面板向所述面殼豎立并穿設在所述避讓孔內(nèi)，所述導向防呆凸緣設置在所述面殼插孔的內(nèi)側(cè)壁上。理邦公司認為深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司（下稱邁瑞公司）等制造、銷售、許諾銷售的被訴侵權產(chǎn)品具備上述專利全部權利要求必要技術特征，落入專利保護范圍，構成侵權，并起訴請求邁瑞公司等停止侵權、賠償損失。邁瑞公司一審中提交北京國創(chuàng)鼎誠司法鑒定所出具的意見書，該意見書認為被訴侵權產(chǎn)品缺少“面板”這一技術特征，未落入涉案專利權利要求1的保護范圍；被訴侵權產(chǎn)品雖落入涉案專利權利要求4、7的保護范圍，但將涉案專利權利要求4、7與現(xiàn)有技術進行比對可知，其系實施現(xiàn)有技術。理邦公司認為，邁瑞公司一審提交的意見書系依據(jù)被訴侵權產(chǎn)品的圖片而非實物作出，不應采信。福州市中級人民法院一審認為，被訴侵權產(chǎn)品的技術特征與涉案專利權利要求1記載的全部技術特征相比，缺少“面板”這一必要技術特征，未落入涉案專利權利要求1的保護范圍。對邁瑞公司提交的意見書上述意見予以采納，但該意見書中，直接將涉案專利權利要求與現(xiàn)有技術進行比對，屬比對方式錯誤，且認定現(xiàn)有技術中的插頭與插座錯誤，對該意見書中的現(xiàn)有技術比對部分，不予采納。一審法院判決駁回理邦公司的訴訟請求。

理邦公司不服一審判決，提起上訴，并在二審中提交了北京國威知識產(chǎn)權司法鑒定中心出具的意見書，該意見書認為被訴侵權產(chǎn)品中的“金屬環(huán)”即“面板”，被訴侵權產(chǎn)品的技術方案與涉案專利權利要求1記載的全部技術特征相同，落入涉案專利權利要求1的保護范圍。

福建省高級人民法院二審認為，理邦公司涉案專利的權利要求及說明書僅陳述面板的設置位置、方式以及與其他部件的連接關系，并未對面板進行定義，故應按照通常理解進行解釋。在儀器領域，按照通常理解，面板一般是指在儀器表面起到整體束縛作用并占據(jù)一定連續(xù)空間的板狀部件。被訴侵權產(chǎn)品中，板狀塑料面殼長約11.5厘米，寬約3厘米；金屬環(huán)的內(nèi)外半徑差約為0.1厘米，環(huán)形金屬面既窄且小，無法起到整體束縛作用，與通常理解的面板差距較大。另一方面，根據(jù)理邦公司涉案專利的權利要求，面板上設置有插孔、彈性扣、定位柱等，與面殼疊加設置，除起到整體束縛作用外，還具備通過設置彈性扣卡扣連接插頭等功能。被訴侵權產(chǎn)品中的金屬環(huán)上沒有定位柱，環(huán)形金屬構件位于板狀塑料面殼內(nèi)部，非經(jīng)拆解亦無法觸及，本領域普通技術人員難以將其理解為面板。因此，被訴侵權產(chǎn)品缺少理邦公司涉案專利權利要求中的面板這一技術特征。邁瑞公司提交的北京國創(chuàng)鼎誠司法鑒定所出具的意見書雖系依據(jù)被訴侵權產(chǎn)品圖片作出，但圖片真實反映了被訴侵權產(chǎn)品的相關情況，且對于是否落入涉案專利權利要求1保護范圍的比對方法和結(jié)論等正確，予以采信。理邦公司二審中提交的北京國威知識產(chǎn)權司法鑒定中心出具的意見書中認為被訴產(chǎn)品中的“金屬環(huán)”即“面板”、被訴侵權產(chǎn)品的技術方案與涉案專利權利要求1記載的全部技術特征相同的認定錯誤，不予采納。二審法院判決駁回上訴，維持原判。

【評析】

專利侵權案件需要將被訴侵權產(chǎn)品的技術特征與涉案專利權利要求記載的技術特征進行比對，判斷是否落入涉案專利權的保護范圍，專業(yè)技術性較強。因而，司法實踐中，鑒定機構出具的意見書對于法院查明案件技術事實及侵權判斷具有重要意義。本案的典型性在于，雙方當事人在訴訟中各自委托不同鑒定機構出具了沖突的意見書。法院在面對沖突意見書時，沒有單純依賴意見書，而是根據(jù)查明的事實，依據(jù)法律和專業(yè)技術知識，在技術特征比對過程中對鑒定機構的意見書（特別是沖突意見書中相反觀點的部分）依法進行審查判斷，既從證據(jù)的“三性”進行審查，亦結(jié)合專利侵權比對判斷的方法和特點對意見書的比對依據(jù)、方法、內(nèi)容、意見等進行審查、分析和判斷后決定是否采信，從而依法作出判決。

來源：福建省高級人民法院

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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