返回
頂部
我們已發(fā)送驗證鏈接到您的郵箱,請查收并驗證
沒收到驗證郵件?請確認郵箱是否正確或 重新發(fā)送郵件
確定
產(chǎn)業(yè)行業(yè)法院投稿訴訟招聘TOP100政策國際視野人物許可交易深度專題活動灣區(qū)IP動態(tài)職場商標Oversea晨報董圖公司審查員說法官說首席知識產(chǎn)權(quán)官G40領(lǐng)袖機構(gòu)企業(yè)專利律所

專利權(quán)利要求合并修改是否超范圍的討論

深度
灣區(qū)知識產(chǎn)權(quán)5年前
專利權(quán)利要求合并修改是否超范圍的討論

專利權(quán)利要求合并修改是否超范圍的討論

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:楊天嬌 北京品源專利代理有限公司

原標題:關(guān)于權(quán)利要求合并修改是否超范圍的討論


在專利申請尤其發(fā)明專利申請的過程中,幾乎都需要經(jīng)過答復(fù)審查意見的環(huán)節(jié),而在答復(fù)審查意見時往往需要通過修改權(quán)利要求書來克服審查員所指出的缺陷。專利法第三十三條對于專利的修改也進行了明確規(guī)定,即“申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”,除了審查指南中明確描述的修改超范圍的情況外,當遇到申請文件的從權(quán)本身的引用關(guān)系不太恰當?shù)那闆r,此時將其附加技術(shù)特征直接并入獨權(quán)會不會造成修改超范圍呢?接下來,筆者以在實際作業(yè)中遇到的對我造成困惑或者說是迷惑的情況為例,與大家分享一下關(guān)于權(quán)利要求書修改是否超范圍的問題。


案例權(quán)項的引用關(guān)系如下:


1.包括特征A

2.引權(quán)1,還包括特征B

3.引權(quán)2,還包括特征C


在答復(fù)上述案例的審查意見時,當發(fā)現(xiàn)可用于對審查意見進行爭辯的是特征C時,將權(quán)2和權(quán)3的附加技術(shù)特征均并入到權(quán)1中,修改肯定不會超出范圍,但是無疑會大大縮小獨權(quán)的保護范圍。那么,是否能夠只將權(quán)3中的特征C并入到權(quán)利要求1中呢?答案是,分情況而定。


情況一,特征C與特征B具有一定的聯(lián)系,即只將權(quán)3的附加技術(shù)特征C并入權(quán)1后,特征C會出現(xiàn)描述不清楚或者引用無基礎(chǔ),而這種情況往往說明書中也很難找到可以單獨抽出特征C、不涉及特征B且能夠描述清楚的情況,因此,為了授權(quán)只能犧牲保護范圍,必須將權(quán)2和權(quán)3的附加技術(shù)特征全部并入原權(quán)利要求1(或者說將原權(quán)利要求3作為新的權(quán)利要求1)。


情況二,當特征B和特征C沒有必然聯(lián)系,即只將權(quán)3的附加技術(shù)特征并入權(quán)利要求1后,不會出現(xiàn)引用無基礎(chǔ)、表述不清楚的問題,那么,此時修改時只將權(quán)3的附加技術(shù)特征并入原權(quán)1中,是不會造成修改超范圍的。


對于這個結(jié)果,相信有一些小伙伴腦中會浮現(xiàn)很多疑問:我們在權(quán)項撰寫的過程中,情況二的條件下,正常的引用關(guān)系會是:權(quán)3引用1或2,或者因為后續(xù)權(quán)項有引用多項的情況,為避免出現(xiàn)多引多,權(quán)3只引用權(quán)1。而我們之所以這么引用不就是為了在答復(fù)時可以直接將權(quán)3并入權(quán)1嗎?而案例中則是將權(quán)3引用了權(quán)2,不代表權(quán)3的技術(shù)特征是在權(quán)2的基礎(chǔ)上的嗎?也就是原權(quán)利要求記載的方案只有 A、A+B、A+B+C三個方案,如果修改時只將權(quán)3直接并入權(quán)1中,那么權(quán)1的方案就變成了A+C,與原來記載的三個技術(shù)方案都不同,這,不是超范圍了嗎?(包括筆者及與討論過該問題的同事最初都是這么認為的)


為了解除小伙伴的疑惑,接下來我們從幾個角度分別進行分析一下,這種修改為什么不會超范圍:


首先,我們要細細思考一下,專利法第三十三條所說的范圍是“原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍”,而上邊分析的權(quán)利要求書記載的方案A、A+B、A+B+C則是權(quán)利要求的“保護范圍”,細細品一下發(fā)現(xiàn)這兩個范圍是不同的,我們不能將兩個范圍等同,就如:說明書所記載的內(nèi)容在專利法第三十三條所說的記載范圍內(nèi),卻不在權(quán)利要求的保護范圍內(nèi)。專利還未授權(quán)之前,包括在答復(fù)審查意見的階段,權(quán)3引用了權(quán)2不能理解為權(quán)3的附加技術(shù)特征是在權(quán)2的基礎(chǔ)之上存在的,而應(yīng)該理解為每條權(quán)項的附件技術(shù)特征前仿佛是自帶了“可選地”,也就是說權(quán)之間可以隨意組合,這是說明書與權(quán)項的區(qū)別之處,此階段權(quán)項的引用所體現(xiàn)的作用只是為了使引用有基礎(chǔ)、更清楚,權(quán)項引用多項和只引用某一項,不會影響此條權(quán)項是否可以提到權(quán)1中的,只要整個權(quán)利要求清楚、不出現(xiàn)引用無基礎(chǔ)即可。


換個角度,我們知道,將說明書中記載的一個完整的技術(shù)特征C加入權(quán)利要求1中是不超出修改范圍的,而情況二中,只將權(quán)3的附加技術(shù)特征并入原權(quán)利要求1中的修改,其實可以等同地理解為將說明書記載的內(nèi)容并入權(quán)利要求1,因此是不超出記載范圍的。在此需要說明的是,在將說明書的內(nèi)容并入權(quán)利要求時,若說明書中特征B和特征C同時描述(通常體現(xiàn)為特征B和特征C在同一個可選地/優(yōu)選地等具有明顯地界定詞之后),則只能同時將特征B和特征C提至權(quán)利要求1中了,不可以再單獨提特征B或者特征C。因此,這對于我們撰寫的啟示就是,在說明書中,對具有獨立效果的特征進行描述前盡量加入可選地/優(yōu)選地等詞進行間隔,例如:“…還包括A部件,A部件用于…,具有…效果。進一步地,A部件上還可以設(shè)置孔,該孔的效果是…。”,以便于后續(xù)的答復(fù)。


再換一個角度,審查指南中所列出的允許的對權(quán)利要求書的修改情形里,第(6)種情形明確指出,“修改從屬權(quán)利要求的引用部分,改正引用關(guān)系上的錯誤,使其準確地反映原說明書中所記載的實施方式或?qū)嵤├?,這樣的修改不會超出原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍”也就是說對于特征B和特征C沒有必然聯(lián)系時,正確的引用關(guān)系應(yīng)該是權(quán)3引用權(quán)1,因此,我們可以先把案例中權(quán)3引用權(quán)2的引用關(guān)系修改為權(quán)3引用權(quán)1,那么此時,我們再將權(quán)3的附加技術(shù)特征并入權(quán)利要求1中不超出記載范圍就是毫無疑義的了。


到這里,情況二之所以修改不會超范圍分析清楚了,但是小伙伴又提出疑問了,如果權(quán)項之間是可以自由組合的話,案例中所述描的情況在權(quán)利要求撰寫階段,權(quán)3引用權(quán)2與權(quán)3引用權(quán)1甚至與權(quán)3引用1或2三種情況豈不是沒有區(qū)別了?區(qū)別肯定是有的,在此再次強調(diào)要思考一下說明書和權(quán)利要求書的“記載范圍”與權(quán)利要求的“保護范圍”的區(qū)別。在侵權(quán)判定階段,每條權(quán)項只代表一個完整的方案,權(quán)項之間是不可以自由組合的,若該案以案例描述的引用關(guān)系授權(quán)了,則權(quán)利要求保護的方案只有A、A+B、A+B+C三個,若涉及侵權(quán)的方案為A+C,其只會侵權(quán)1即方案A的權(quán),而若權(quán)原來權(quán)3引用的是權(quán)1,則涉及侵權(quán)的方案不僅侵權(quán)權(quán)1(方案A)也會侵權(quán)權(quán)3(方案A+C),侵權(quán)專利的條數(shù)會對侵權(quán)最終賠償?shù)慕Y(jié)果產(chǎn)生一定的影響,這也是權(quán)利要求撰寫時,能夠引用多項時盡量引用多項這一引用原則在侵權(quán)判斷過程能夠體現(xiàn)的意義。


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:楊天嬌 北京品源專利代理有限公司

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君


專利權(quán)利要求合并修改是否超范圍的討論點擊圖片,查看專題詳情!


專利權(quán)利要求合并修改是否超范圍的討論

「關(guān)于IPRdaily」


IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體,致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負責(zé)人,還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構(gòu)的全球近100萬用戶(國內(nèi)70余萬+海外近30萬),2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。


(英文官網(wǎng):iprdaily.com  中文官網(wǎng):iprdaily.cn) 


本文來IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:“http://jupyterflow.com/”

灣區(qū)知識產(chǎn)權(quán)投稿作者
共發(fā)表文章4354
最近文章
關(guān)鍵詞
首席知識產(chǎn)權(quán)官 世界知識產(chǎn)權(quán)日 美國專利訴訟管理策略 大數(shù)據(jù) 軟件著作權(quán)登記 專利商標 商標注冊人 人工智能 版權(quán)登記代理 如何快速獲得美國專利授權(quán)? 材料科學(xué) 申請注冊商標 軟件著作權(quán) 虛擬現(xiàn)實與增強現(xiàn)實 專利侵權(quán)糾紛行政處理 專利預(yù)警 知識產(chǎn)權(quán) 全球視野 中國商標 版權(quán)保護中心 智能硬件 新材料 新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè) 躲過商標轉(zhuǎn)讓的陷阱 航空航天裝備 樂天 產(chǎn)業(yè) 海洋工程裝備及高技術(shù)船舶 著作權(quán) 電子版權(quán) 醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械 中國專利年報 游戲動漫 條例 國際專利 商標 實用新型專利 專利費用 專利管理 出版管理條例 版權(quán)商標 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán) 商標審查協(xié)作中心 法律和政策 企業(yè)商標布局 新商標審查「不規(guī)范漢字」審理標準 專利機構(gòu)排名 商標分類 專利檢索 申請商標注冊 法規(guī) 行業(yè) 法律常識 設(shè)計專利 2016知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)分析 發(fā)明專利申請 國家商標總局 電影版權(quán) 專利申請 香港知識產(chǎn)權(quán) 國防知識產(chǎn)權(quán) 國際版權(quán)交易 十件 版權(quán) 顧問 版權(quán)登記 發(fā)明專利 亞洲知識產(chǎn)權(quán) 版權(quán)歸屬 商標辦理 商標申請 美國專利局 ip 共享單車 一帶一路商標 融資 馳名商標保護 知識產(chǎn)權(quán)工程師 授權(quán) 音樂的版權(quán) 專利 商標數(shù)據(jù) 知識產(chǎn)權(quán)局 知識產(chǎn)權(quán)法 專利小白 商標是什么 商標注冊 知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng) 中超 商標審查 維權(quán) 律所 專利代理人 知識產(chǎn)權(quán)案例 專利運營 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)
本文來自于iprdaily,永久保存地址為http://jupyterflow.com/article_24965.html,發(fā)布時間為2020-06-09 11:01:25。

文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧

    我也說兩句
    還可以輸入140個字
    我要評論
    回復(fù)
    還可以輸入 70 個字
    請選擇打賞金額