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作者:闞傳猛 三友知識產(chǎn)權(quán)
原標(biāo)題:關(guān)于并列技術(shù)方案分案超范圍的答復(fù)討論
分案申請,是將不屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明分案提出專利的申請。專利法實(shí)行一件申請一項(xiàng)發(fā)明的原則,但屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或?qū)嵱眯滦涂梢宰鳛橐患暾執(zhí)岢?。?dāng)專利局認(rèn)為專利申請不符合申請單一性的原則時(shí),通常會(huì)通知申請人在指定的期限內(nèi)將其申請分案。有時(shí)申請人也會(huì)主動(dòng)提出分案請求。申請人主動(dòng)提出該請求一般限于公告之前。根據(jù)我國《專利審查指南》規(guī)定,申請人最遲應(yīng)當(dāng)在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起2個(gè)月期限(即辦理登記手續(xù)的期限)屆滿之前提出分案申請。
分案的情況有很多種,常見于為針對具體應(yīng)用場景或產(chǎn)品單獨(dú)進(jìn)行分案,或者將原說明書中未寫入權(quán)利要求中的方案進(jìn)行保護(hù)等。無論怎樣,分案均不能超過原申請記載的方案實(shí)施范圍。根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款的規(guī)定,分案申請的內(nèi)容不得超出原申請記載的范圍。否則,審查員應(yīng)當(dāng)要求申請人進(jìn)行修改。如果申請人不修改或者進(jìn)一步修改的內(nèi)容超出原申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,則審查員可以根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十三條第(三)項(xiàng)的規(guī)定,以分案申請不符合專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款規(guī)定或修改不符合專利法第三十三條規(guī)定為理由駁回該分案申請。
在分案申請中有一種情況是并列技術(shù)方案的分案。即,在原申請中的一項(xiàng)權(quán)利要求中包含了多個(gè)并列技術(shù)方案,在后續(xù)將其中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)方案進(jìn)行分案申請。如果是明顯的并列技術(shù)方案,例如,“填充物為A或B或C”,方案的實(shí)現(xiàn)與具體多個(gè)并行的技術(shù)特征無關(guān),均可以解決相應(yīng)的技術(shù)問題、帶來相應(yīng)的技術(shù)效果,一般不會(huì)存在分案申請超范圍的情況。但有一些分案是否為并列技術(shù)方案,以及是否超范圍是存在一些爭議的。這時(shí)需要代理人據(jù)理力爭,最大可能的使審查員認(rèn)同原申請是并列技術(shù)方案,并且分案不超范圍。筆者就以遇到一個(gè)分案申請的審查過程為例對此情況進(jìn)行討論分享。
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原案件001中的權(quán)利要求1的格式大致為:
一種XX方法,其特征在于,包括:
技術(shù)特征A;
技術(shù)特征B;
判斷條件C;
判斷結(jié)果為是時(shí),執(zhí)行D1;
判斷結(jié)果為否時(shí),執(zhí)行D2。
分案時(shí)分別將判斷結(jié)果為是的情況和判斷結(jié)果為否的情況作為單獨(dú)的權(quán)利要求。分案后存在的兩個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求分別為:
一種XX方法,其特征在于,包括:
技術(shù)特征A;
技術(shù)特征B;
判斷條件C;
判斷結(jié)果為是時(shí),執(zhí)行D1。
一種XX方法,其特征在于,包括:
技術(shù)特征A;
技術(shù)特征B;
判斷條件C;
判斷結(jié)果為否時(shí),執(zhí)行D2。
該案審查意見認(rèn)為分案超范圍,進(jìn)行答復(fù)后仍然認(rèn)為超范圍并駁回。理由相同,筆者整理審查意見后概括為兩點(diǎn):
第一、原申請記載了是和否兩種輸出結(jié)果下各自對應(yīng)的執(zhí)行步驟,處理器判斷為是時(shí)必然執(zhí)行D1,其必然不會(huì)執(zhí)行D2;同理,判斷為否時(shí)必然執(zhí)行D2,其必然不會(huì)執(zhí)行D1,并且,處理器同一時(shí)刻只能輸出一個(gè)判斷結(jié)果,不存在判斷結(jié)果既為“是”又為“否”的情況。該技術(shù)方案在前提確定的情況下,只能有一種選擇方式,并不屬于并列技術(shù)方案的情況。
第二、分案后權(quán)利要求只針對其中一種情況進(jìn)行限定,(如判斷結(jié)果為是),而對于判斷結(jié)果的另一種情況(判斷結(jié)果為否)未做任何限定,即分案對未做限定的另一種情況的范圍(判斷結(jié)果為否)是任意情況。而原申請記載的是和否兩種情況下分別對應(yīng)的各自執(zhí)行步驟方案的一個(gè)完整方案,而本領(lǐng)域技術(shù)人員從原申請記載中不能直接、毫無疑問的得出另一種未做限定的情況可以為任意情況。因此,分案超范圍。
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針對該情況,筆者同時(shí)試圖查詢類似案件答復(fù)情況。然而暫時(shí)并沒有類似本案情況的審查答復(fù)案例。筆者再次研究審查指南并列技術(shù)方案的認(rèn)定,以及出于關(guān)于本申請三要素(解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案、技術(shù)效果)出發(fā),進(jìn)行復(fù)審答辯。答辯過程中主要闡述了以下幾點(diǎn):
第一、技術(shù)方案包含解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征即可,無需限定所有可能存在的情況。
針對駁回決定中認(rèn)為,分案只限定了判斷結(jié)果為否的情況的技術(shù)方案,沒有限定判斷結(jié)果為是的情況時(shí)如何處理,基于此認(rèn)為分案包括了判斷結(jié)果為是時(shí)的任意情況。對此筆者進(jìn)行了申辯說明,每個(gè)方案解決的技術(shù)問題都為了提高資源交換的安全性,在“是”的情況下執(zhí)行D1可以解決技術(shù)問題、提高安全性;在“否”的情況下可以解決同一個(gè)技術(shù)問題,也同樣提高了安全性。本領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)施判斷結(jié)果為否的技術(shù)方案已經(jīng)解決了技術(shù)問題,無論判斷結(jié)果為否時(shí)如何處理,均不影響判斷結(jié)果為是時(shí)實(shí)施方案的技術(shù)效果,沒有理由和動(dòng)機(jī)主動(dòng)獲取判斷結(jié)果為是對應(yīng)的任意情況的執(zhí)行方案。因此,為了解決某一技術(shù)問題,包含某個(gè)技術(shù)特征在一種情況下的一套完整的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)從整體上可以解決技術(shù)問題,并有相應(yīng)的技術(shù)效果即可,并不需要窮盡某個(gè)技術(shù)特征在所有情況下的所有可能實(shí)施的方案。
第二、分案的兩個(gè)權(quán)項(xiàng)是不存在上下位關(guān)系的解決相同技術(shù)問題的并列技術(shù)方案。
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《審查指南》第二部分第二章第3.3節(jié)規(guī)定如下:
在得到說明書支持的情況下,允許權(quán)利要求對發(fā)明或者實(shí)用新型作概括性的限定。通常,概括的方式有以下兩種:
(1)……
(2)用并列選擇法概括,即用“或者”或“和”并列幾個(gè)必?fù)衿湟坏木唧w特征。例如,“特征A、B、C或者D”;又如,“由A、B、C和D組成的物質(zhì)組中選擇的一種物質(zhì)”等。
首先,權(quán)利要求中允許并列選擇的撰寫方式,以此推之,也并沒有限定說明書中不允許并列選擇的撰寫方式。根據(jù)《審查指南》第二部分第二章第3.3節(jié)對于并列選擇法概括的解釋,采用并列選擇法概括時(shí),需要滿足以下條件:采用并列選擇法概括時(shí),被并列選擇概括的具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)是等效的,不得將上位概括的內(nèi)容,用“或者”與其下位概念并列。另外,被并列選擇概括的概念,應(yīng)含義清楚。在本技術(shù)方案中,處理器無論是在判斷結(jié)果為是還是判斷結(jié)果為否的情況下進(jìn)行的數(shù)據(jù)處理,分別解決了在判斷情況為是和判斷情況為否時(shí)存在的資源交互安全問題,是兩個(gè)不同的各自完整的技術(shù)方案,不具有上下位的關(guān)系,具體的內(nèi)容是等效的,并且上述兩個(gè)步驟含義清楚,因此,原申請中包含兩種判斷結(jié)果的不同執(zhí)行方案均解決相同的技術(shù)問題,方案內(nèi)容符合《審查指南》中的相關(guān)規(guī)定,是屬于并列技術(shù)方案。從原申請并列技術(shù)方案中拆分出來的分案并不會(huì)超出原申請的方案范圍。
經(jīng)過上述復(fù)審答復(fù)后,最終專利復(fù)審委員會(huì)撤銷了駁回決定,認(rèn)定分案不超范圍。撤銷駁回的理由基本與筆者陳述的理由相似。
經(jīng)過此案至少可以看出,撰寫并列技術(shù)方案時(shí)仍然要考慮后續(xù)是否分案,避免原申請權(quán)利要求的撰寫語言描述對后續(xù)分案造成了限制,給后續(xù)分案答復(fù)帶來困難。關(guān)于是否為并列技術(shù)方案、是否超范圍,筆者認(rèn)為萬變不離其宗,緊緊抓住和吃透專利法(包括細(xì)則)以及審查原則,即使新出現(xiàn)的問題也會(huì)有解決的思考方向。
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作者:闞傳猛 三友知識產(chǎn)權(quán)
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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