民事判決對注冊商標(biāo)專用權(quán)的限制

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原標(biāo)題：民事判決對注冊商標(biāo)專用權(quán)的限制

注冊商標(biāo)并非一律不具有可訴性，民事判決可以禁止或限制注冊商標(biāo)專用權(quán)。我國司法實踐中存在3類通過民事判決來否定或部分否定、限制或部分限制注冊商標(biāo)專用權(quán)的情形，分別為侵害在先權(quán)利、違反商標(biāo)使用管理規(guī)范、權(quán)利濫用等。民事判決禁止商標(biāo)使用的法理根源，在于注冊商標(biāo)專用權(quán)具有法律上的不確定性（或動態(tài)性）及可反駁性，民事判決系為商標(biāo)權(quán)利的限制，而非商標(biāo)權(quán)的消滅。應(yīng)根據(jù)判決的具體理由，明確對商標(biāo)權(quán)限制的效力范圍，當(dāng)注冊商標(biāo)因違反禁止注冊的絕對事由以及構(gòu)成依法應(yīng)予撤銷的情形時，判決效力及于所有行權(quán)行為；當(dāng)注冊商標(biāo)違反相對禁止注冊事由以及對相對人實行濫用行為時，判決效力及于其濫用和侵害的權(quán)益范圍。本文建議明確行政確權(quán)程序優(yōu)先原則，并建立行政確權(quán)程序與民事判決之間的制度銜接。

一 民事判決能否限制注冊商標(biāo)專用權(quán)

注冊商標(biāo)專用權(quán)的內(nèi)容由商標(biāo)法明確規(guī)定，權(quán)利人在核定使用的商品或服務(wù)上對其注冊商標(biāo)享有專有使用權(quán)。對注冊商標(biāo)專用權(quán)的否定，只能由國家商標(biāo)行政機(jī)關(guān)經(jīng)過法定的撤銷或無效宣告程序進(jìn)行。當(dāng)前商標(biāo)民事司法實踐中，存在著一種對注冊商標(biāo)專用權(quán)進(jìn)行限制或否定的新形式——通過民事判決來否定或部分否定、限制或部分限制注冊商標(biāo)專用權(quán)。由于缺乏明確規(guī)定，可將這種現(xiàn)象暫稱為民事判決對注冊商標(biāo)專用權(quán)的限制制度，如判決禁止注冊商標(biāo)使用等情形，開啟了對注冊商標(biāo)權(quán)神圣化的民事訴訟否定之路。 這種判決禁止使用制度的意義何在？效力如何？與行政確權(quán)制度之間的關(guān)系如何？均無法律明確規(guī)定，筆者對此進(jìn)行初步探討。

二 民事判決對注冊商標(biāo)權(quán)利限制的典型類型

當(dāng)前我國司法實踐中，大致存在著以下3類民事判決限制注冊商標(biāo)專用權(quán)（包括禁止權(quán)、損害賠償請求權(quán)等）的情形：一是注冊商標(biāo)侵害他人在先權(quán)利時，民事判決該注冊商標(biāo)禁止使用（因民事訴訟僅涉及平等主體，故損害社會公共秩序等情形在司法實踐中較為罕見，但理論上，此類注冊商標(biāo)亦可能被判決禁止使用）；或駁回該注冊商標(biāo)對該權(quán)利人行使禁止權(quán)損害賠償請求權(quán)。二是注冊商標(biāo)違反2013年修改的商標(biāo)法第四十九條的規(guī)定，如因連續(xù)3年不使用，而被判決喪失損害賠償請求權(quán)；或被認(rèn)為喪失商標(biāo)權(quán)的實質(zhì)功能，因而駁回其對人的訴訟主張。三是對非以使用為目的的注冊商標(biāo)，如惡意搶注他人商標(biāo)或大規(guī)模囤積，民事判決該注冊商標(biāo)不具有合法性或其權(quán)利行使構(gòu)成權(quán)利濫用，駁回其對他人行使禁止權(quán)及損害賠償請求權(quán)。

（一）注冊商標(biāo)因侵害他人在先權(quán)利導(dǎo)致的判決權(quán)利限制

對于侵害他人在先權(quán)利的注冊商標(biāo)，商標(biāo)法對在先權(quán)利人提供了行政與民事兩種救濟(jì)手段。一是行政手段，在先權(quán)利人可以在自商標(biāo)注冊之日起5年內(nèi)向商標(biāo)評審委員會請求宣告該注冊商標(biāo)無效；對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受5年的時間限制。二是民事手段，在先權(quán)利人可以依據(jù)商標(biāo)法第九條、第三十一條、第四十五條第一款的規(guī)定，對已注冊商標(biāo)提起民事侵權(quán)訴訟，人民法院應(yīng)秉承誠實信用原則、保護(hù)在先權(quán)利原則和利益平衡原則進(jìn)行裁判。然而，并非所有的已注冊商標(biāo)都具有可訴性，亦非所有可訴的注冊商標(biāo)都可以被判決停止使用，司法實踐中形成了不同的處理規(guī)則。

 
早期的司法判例開啟了判決禁止注冊商標(biāo)使用的先河。早在2003年北京恒升遠(yuǎn)東電子計算機(jī)集團(tuán)訴杭州恒生電子股份有限公司商標(biāo)權(quán)糾紛案中，北京市第一中級人民法院就判決認(rèn)定被告無視他人合法的、在先的注冊商標(biāo)專用權(quán)，在相同的商品上（第9類，計算機(jī)等商品）注冊并許可他人使用與原告“恒升”注冊商標(biāo)相近似的“恒生”商標(biāo)，有悖誠實信用原則，侵犯了原告 “恒升”注冊商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失等民事責(zé)任。該案雖然二審調(diào)解解決，但一審判決無疑反映了當(dāng)時的一種典型觀點(diǎn)：與他人在先權(quán)利相沖突的商標(biāo)，不具備合法性，無論其是否注冊，行為人均無使用該商標(biāo)的合法依據(jù)。也就是說，人民法院有權(quán)在侵權(quán)民事訴訟中，對被控侵權(quán)產(chǎn)品所使用的注冊商標(biāo)是否侵害原告注冊商標(biāo)權(quán)作出獨(dú)立的判斷。通過民事判決禁止注冊商標(biāo)的使用，相對于行政救濟(jì)而言具有終局性、效率性等優(yōu)勢，有利于及時保護(hù)在先權(quán)利。然而其在某種程度上會誘導(dǎo)權(quán)利人繞過行政救濟(jì)，動搖行政確權(quán)制度。為了制止這種趨勢，2008年最高人民法院在《關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《權(quán)利沖突規(guī)定》）中，將注冊商標(biāo)可訴性范圍進(jìn)行了限縮，認(rèn)為使用在核定商品上的注冊商標(biāo)侵害其在先注冊商標(biāo)權(quán)利的，應(yīng)向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請解決；注冊商標(biāo)的標(biāo)識侵害他人著作權(quán)等在先權(quán)利的，以及超出核定商品的范圍或者非規(guī)范方式使用注冊商標(biāo)的，則可以作為民事糾紛予以處理。由此，注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突，不再納入民事訴訟的管轄范圍。

 
商標(biāo)法規(guī)定了注冊商標(biāo)宣告無效的5年期間，經(jīng)過該期間則不能再以侵犯在先權(quán)利為由申請宣告注冊商標(biāo)無效，從而有利于維持商標(biāo)注冊的穩(wěn)定性。然而，5年期間的經(jīng)過，并不意味著注冊商標(biāo)侵權(quán)的事實發(fā)生轉(zhuǎn)化，以及注冊商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任得以免除。最高人民法院在2009年4月21日發(fā)布的 《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（以下簡稱《服務(wù)大局意見》）中指出，與他人著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先財產(chǎn)權(quán)利相沖突的注冊商標(biāo)，因超過商標(biāo)法規(guī)定的爭議期限而不可撤銷的，在先權(quán)利人仍可在訴訟時效期間內(nèi)對其提起侵權(quán)民事訴訟，但人民法院不再判決承擔(dān)停止使用該注冊商標(biāo)的民事責(zé)任。該規(guī)則表明，超過爭議期的注冊商標(biāo)，仍然具有可訴性，但不被判決停止使用，這體現(xiàn)出司法機(jī)關(guān)在確保實體正義的同時，選擇保持謙抑，避免以民事裁判為名觸及行政職權(quán)之實，同時也是督促權(quán)利人在5年的期間內(nèi)及時采取法律措施，避免在后注冊商標(biāo)在此期間內(nèi)取得一定知名度后再被禁止使用，進(jìn)而破壞業(yè)已形成的穩(wěn)定的市場秩序。

 
隨后，最高人民法院進(jìn)一步將侵害馳名商標(biāo)的情形也納入民事訴訟范圍內(nèi)。2009年4月22日《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《馳名商標(biāo)解釋》）規(guī)定，被告使用的注冊商標(biāo)侵犯馳名商標(biāo)的，法院可以依法判決注冊商標(biāo)禁止使用。如中國建筑公司訴中建環(huán)球公司中建商標(biāo)侵權(quán)案中，原告“中建”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，被告在網(wǎng)站上使用的第8309415號商標(biāo)圖樣由地球和文字“中建環(huán)球”構(gòu)成，完整包含了原告商標(biāo)的“中建”二字，構(gòu)成對原告商標(biāo)的摹仿，侵害了原告商標(biāo)專用權(quán)，被法院判決禁止使用。但在爭議期問題上，《馳名商標(biāo)解釋》則采取了保守的觀點(diǎn)，認(rèn)為已經(jīng)超過商標(biāo)法規(guī)定的請求撤銷期限，不具有可訴性。

 
綜合上述規(guī)定，注冊商標(biāo)侵害在先權(quán)利的，其處理規(guī)則如下：第一，注冊商標(biāo)的標(biāo)識侵害他人除注冊商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利的（如著作權(quán)等），無論是否經(jīng)過爭議期，均具有可訴性；但超過爭議期的，人民法院不再判決其承擔(dān)停止使用的民事責(zé)任。第二，注冊商標(biāo)侵害他人馳名商標(biāo)的，未經(jīng)過爭議期，具有可訴性；超過爭議期，不具有可訴性。第三，注冊商標(biāo)不規(guī)范使用或超出核定商品范圍的，無論侵害的對象為何種權(quán)益，無論經(jīng)過的時間多久，均具有可訴性,并可被判令禁止不規(guī)范使用。第四，注冊商標(biāo)侵害非馳名注冊商標(biāo)權(quán)的，只能通過行政授權(quán)確權(quán)程序予以解決，不具有民事可訴性。

（二）注冊商標(biāo)不使用導(dǎo)致的判決權(quán)利限制

商標(biāo)權(quán)利的來源在于實際使用而非是否進(jìn)行了注冊，商標(biāo)受保護(hù)的原因也在于其能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用。當(dāng)注冊商標(biāo)缺乏有效的使用時，客觀上不具備商標(biāo)的基本功能，人民法院可以判決對其注冊商標(biāo)權(quán)予以相應(yīng)的限制或否定。商標(biāo)法第六十四條規(guī)定，在民事訴訟中，針對被告抗辯，注冊商標(biāo)權(quán)人不能證明此前3年內(nèi)實際使用過該注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任，這是商標(biāo)法對損害賠償請求權(quán)的限制；除此之外，人民法院還可以從本質(zhì)上否定未使用注冊商標(biāo)的功能，進(jìn)而對其侵權(quán)主張予以全面否定。

 
如在徐斌以其未使用的注冊商標(biāo)被侵犯為由訴南京名爵公司等侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛被駁回案中，原告徐某受讓取得第3607584號“名爵MING JUE及圖”注冊商標(biāo)，核定使用在第12類電動自行車、小型機(jī)動車等商品上，此后只在報紙上登載過招商廣告，并未進(jìn)行任何實際使用。被告南汽公司在生產(chǎn)銷售的普通乘用車（轎車）及相關(guān)銷售場所上使用了“MG及圖”商標(biāo)、“南京名爵”“MG名爵汽車”等字樣，原告起訴被告侵犯其商標(biāo)專用權(quán)。在案件審理過程中，國家商標(biāo)局以連續(xù)3年停止使用為由撤銷了原告注冊商標(biāo)。江蘇省高級人民法院認(rèn)為，涉案注冊商標(biāo)在有效期內(nèi)客觀上未能發(fā)揮市場識別作用，消費(fèi)者不會將被控侵權(quán)標(biāo)識“名爵”文字與涉案“名爵MING JUE及圖”商標(biāo)相聯(lián)系，不會造成消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)，因此駁回原告起訴。

 
該案表明，如果注冊商標(biāo)在有效期內(nèi)并未在核定使用的商品上實際使用，且因連續(xù)3年未使用已經(jīng)被撤銷，說明該權(quán)利未能體現(xiàn)出其商業(yè)價值，沒有可保護(hù)的實質(zhì)性利益存在，因此無需再給予其追溯性的司法保護(hù)。除此之外，大量司法實踐表明，即使未被撤銷的注冊商標(biāo)，人民法院也可以直接根據(jù)被告抗辯，審查其使用狀況并作出裁判。

 
即使超過爭議期的注冊商標(biāo)，也不意味著絕對不能判決禁止使用。2018年第四次全國知識產(chǎn)權(quán)審判工作會議上，最高人民法院進(jìn)一步指出，針對合法存續(xù)的注冊商標(biāo)，缺乏實際使用尚未形成“已經(jīng)形成和穩(wěn)定了的市場秩序”者，可在侵權(quán)訴訟中判令禁止使用。由此，在相應(yīng)的程序宣告作出前，盡管仍具有注冊商標(biāo)這一形式上的合法權(quán)利外觀，實質(zhì)上卻不具有權(quán)利實質(zhì)，法院可以直接判決限制或否定其權(quán)能。如福建省高級人民高院在陳某訴佐納公司侵害著作權(quán)糾紛案中，被告的注冊商標(biāo)侵害了原告美術(shù)作品“女人”著作權(quán)，法院認(rèn)為，即使被訴侵權(quán)的注冊商標(biāo)因為已經(jīng)超過商標(biāo)法所規(guī)定的5年無效期而無法被宣告無效，但考慮到被訴商標(biāo)并未實際使用，尚未建立起穩(wěn)定的市場秩序和發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用，法院判決佐納公司停止注冊商標(biāo)的使用。

（三）專用權(quán)濫用導(dǎo)致的判決權(quán)利限制

知識產(chǎn)權(quán)是法定的壟斷權(quán)，非以使用為目的的注冊商標(biāo)不符合商標(biāo)注冊的根本要求，如惡意搶注他人商標(biāo)或以大規(guī)模囤積為目的的注冊商標(biāo)，其注冊本身不具有合法性。將此類注冊商標(biāo)作為行使權(quán)利的依據(jù)，構(gòu)成權(quán)利濫用，是利用合法形式實施阻礙商業(yè)發(fā)展和公平競爭的行為，本質(zhì)上是對社會公共利益和他人利益的破壞，應(yīng)當(dāng)受到法律上的否定和制止。體現(xiàn)在民事訴訟中，人民法院可以依據(jù)案件事實對注冊商標(biāo)持有人濫用權(quán)利的行為予以禁止和限制。

 
如2017年最高人民法院第82號指導(dǎo)案例王碎永訴深圳歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀(jì)百貨有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，判決體現(xiàn)了禁止注冊商標(biāo)權(quán)利濫用的規(guī)則。被告歌力思公司在先取得第1348583號“歌力思”注冊商標(biāo)（核定使用商品為第25類的服裝等商品）和第4225104號“ELLASSAY”注冊商標(biāo)（核定使用商品為第18類錢包等商品），對其企業(yè)字號和注冊商標(biāo)“歌力思”享有合法的在先權(quán)利。原告王碎永于2011年6月申請注冊了第7925873號“歌力思”商標(biāo)（核定使用商品為第18類的錢包等），還曾因損害歌力思公司關(guān)聯(lián)企業(yè)的在先字號權(quán)而被制止注冊另外一件“歌力思及圖”商標(biāo)。自2011年9月起，王碎永以歌力思公司帶有“歌力思、ELLASSAY”字樣吊牌的皮包侵害其注冊商標(biāo)權(quán)為由，提起侵權(quán)訴訟。經(jīng)一審、二審判決歌力思公司敗訴后，最高人民法院再審改判駁回王碎永的全部訴訟請求，判決王碎永在明知對方商標(biāo)的情況下，申請注冊“歌力思”商標(biāo)，其行為難謂正當(dāng)；其以非善意取得的商標(biāo)權(quán)對歌力思公司的正當(dāng)使用行為提起的侵權(quán)之訴，構(gòu)成權(quán)利濫用。本案的落腳點(diǎn)雖然在權(quán)利濫用上，但實質(zhì)上法院也對王碎永取得注冊商標(biāo)的正當(dāng)性作出了判斷，也即王碎永取得注冊商標(biāo)本身出于惡意，且其向歌力思公司行使權(quán)利同時構(gòu)成權(quán)利濫用。對于這種概括的違背商標(biāo)法原則的行為，民事判決予以一并否定。

三 判決禁止商標(biāo)使用的法理根源

（一）注冊取得制度下的注冊商標(biāo)具有不確定性及可反駁性

司法判決禁止商標(biāo)使用的法理根源，在于注冊商標(biāo)專用權(quán)具有法律上的不確定性（或動態(tài)性）及可反駁性。動態(tài)性是指注冊商標(biāo)專用權(quán)始終處于變動狀態(tài)，與著作權(quán)有明顯區(qū)別，后者自創(chuàng)作完成之日起享有并保持，不因權(quán)利人后續(xù)行為而變動，一旦取得權(quán)利就是相對確定的。而注冊商標(biāo)專用權(quán)在注冊核準(zhǔn)之時僅僅得到了國家的授予擬制專有權(quán)，這種授權(quán)類似于國家與申請人之間達(dá)成的社會契約，國家保護(hù)其不受他人干擾的專有使用權(quán)利，商標(biāo)持有人則需要將商標(biāo)投入商業(yè)使用以實現(xiàn)其作為商標(biāo)的區(qū)分識別、身份彰顯、廣告等基本功能。注冊核準(zhǔn)公告代表著社會契約的達(dá)成，此后如果注冊商標(biāo)不使用或不正當(dāng)、不規(guī)范使用，構(gòu)成對社會契約目的的違反，國家有權(quán)代表社會取消對其專用權(quán)的保護(hù)，因此，商標(biāo)權(quán)的法律效力始終處于可變狀態(tài)，是否保有專有權(quán)取決于持有人后續(xù)的行為。

 
可反駁性是指在實行注冊取得商標(biāo)權(quán)制度的國家，商標(biāo)取得注冊并不意味著其完全符合商標(biāo)法規(guī)定的所有實質(zhì)條件，因初始不符合或事后不符合這些條件，其權(quán)利均有可能受到反駁甚至被消滅。無論主管機(jī)關(guān)采取形式審查還是實質(zhì)審查，審查自身都具有局限性，無法排除授權(quán)錯漏乃至被欺詐的情形。我國實行部分審查，審查員對絕對理由部分進(jìn)行全面主動審查，但對商標(biāo)申請是否以使用為目的等主觀因素缺乏舉證要求；對相對理由部分只審查不得與注冊商標(biāo)相沖突的理由，對是否損害其他在先權(quán)利，如姓名權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計等則難以主動審查。不具有實質(zhì)合法性的注冊商標(biāo)情形主要包括：以欺騙等不正當(dāng)手段獲得注冊的；違反了拒絕商標(biāo)注冊的絕對事由，如大規(guī)模囤積等損害公共秩序的；違反商標(biāo)注冊的相對理由，如損害了他人在先權(quán)益的等。在爭議期內(nèi)，注冊商標(biāo)專用權(quán)在很大范圍上處于隨時可能被反駁的狀態(tài)。如喬丹商標(biāo)案，即使喬丹體育公司使用侵權(quán)商標(biāo)已經(jīng)極具商業(yè)規(guī)模，仍然可能因損害他人姓名權(quán)而被宣告無效。

 
基于此，就出現(xiàn)了對民事判決方式制止不具有合法性基礎(chǔ)的注冊商標(biāo)的現(xiàn)實需求。民事判決對注冊商標(biāo)權(quán)的限制，是在民事法律關(guān)系框架下否定或部分否定注冊商標(biāo)權(quán)合法性的一種路徑，是將注冊商標(biāo)作為一種與其他權(quán)利平等的民事權(quán)利進(jìn)行審理的糾紛解決機(jī)制，符合契約公平理論，即國家給予注冊人的權(quán)利保障應(yīng)當(dāng)與其提供給社會的商業(yè)價值相對等。

（二）民事判決的屬性

民事判決對注冊商標(biāo)權(quán)的否定或部分否定，其屬性是對商標(biāo)權(quán)的限制還是消滅？

 
知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利限制理論認(rèn)為，任何私權(quán)都不是無限的。我國商標(biāo)法上并未明確注冊商標(biāo)專用權(quán)限制規(guī)則體系，商標(biāo)法第五十九條僅規(guī)定對注冊商標(biāo)要素的正當(dāng)使用以及在先商標(biāo)的繼續(xù)使用。關(guān)于注冊商標(biāo)的限制，學(xué)術(shù)界存在不同觀點(diǎn)。廣義的商標(biāo)權(quán)利限制包括地域限制、時間限制以及對注冊商標(biāo)使用范圍、轉(zhuǎn)讓和許可等各方面的限制性規(guī)定；狹義的商標(biāo)權(quán)利限制，是指當(dāng)商標(biāo)私權(quán)與他人權(quán)益或社會公共利益產(chǎn)生沖突時，出于利益平衡原則，而對其進(jìn)行必要的限制。如在某種條件下，他人未經(jīng)許可使用與注冊商標(biāo)相同或相似的標(biāo)記不視為商標(biāo)侵權(quán)，或稱為侵權(quán)的例外，包括合理使用、滑稽模仿、權(quán)利放棄和懈怠、默許和禁止反悔等衡平原則。

 
商標(biāo)權(quán)的消滅制度，則包括撤銷和無效宣告兩種方式。違反有關(guān)商標(biāo)使用管理規(guī)定的注冊商標(biāo)，由商標(biāo)局依法予以撤銷，該注冊商標(biāo)專用權(quán)自撤銷公告之日起終止；違反有關(guān)商標(biāo)注冊規(guī)定的注冊商標(biāo)，由商標(biāo)局或商標(biāo)評審委員會宣告無效，該注冊商標(biāo)權(quán)視為自始不存在。

 
民事判決是平等民事主體之間的糾紛處理結(jié)果，是在特定個案中結(jié)合具體事實作出的裁判，它并不能承擔(dān)如同商標(biāo)局或商標(biāo)評審委員會那樣對商標(biāo)權(quán)效力進(jìn)行評價的職能，亦非對行政機(jī)關(guān)撤銷或宣告無效行政行為的司法審查，因此，判決結(jié)果對注冊商標(biāo)專用權(quán)而言，只是一種限制而非權(quán)利的消滅。本質(zhì)上，法院在民事案件中對原告注冊商標(biāo)的合法性進(jìn)行了獨(dú)立于行政授權(quán)、確權(quán)程序的審查，并作出了獨(dú)立的司法判斷。

四 判決商標(biāo)禁止使用與商標(biāo)權(quán)消滅的關(guān)系

（一）判決商標(biāo)權(quán)禁止使用的效力范圍

當(dāng)民事判決認(rèn)定注冊商標(biāo)缺乏合法性基礎(chǔ)時，就涉及與行政宣告無效或撤銷制度的關(guān)系問題。目前的司法裁判對此幾乎均未言明，商標(biāo)法上亦無明確規(guī)定。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，注冊商標(biāo)并未被國家行政機(jī)關(guān)依法撤銷或宣告無效，則其在法律上仍為有效的注冊商標(biāo)，仍有權(quán)通過轉(zhuǎn)讓、許可等方式行使商標(biāo)權(quán)，或在判決未禁止的范圍內(nèi)繼續(xù)使用其注冊商標(biāo)。另外一種觀點(diǎn)認(rèn)為，該商標(biāo)注冊本身被判決認(rèn)定缺乏合法性基礎(chǔ)，因而不得再享有任何法定權(quán)利，等同于被撤銷或宣告無效。

 
對此，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)區(qū)分情況對待：1.商標(biāo)的注冊本身違反禁止注冊絕對事由，即違反商標(biāo)法第十條、第十一條、第十二條的規(guī)定，或者以欺騙手段或其他不正當(dāng)手段取得注冊，屬于無效的事由，民事判決據(jù)此判決其禁止使用，意味著否定該注冊商標(biāo)的合法性，該注冊商標(biāo)應(yīng)禁止一切行使權(quán)利的行為，包括轉(zhuǎn)讓、授權(quán)許可等。2.已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反商標(biāo)法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條的規(guī)定，自商標(biāo)注冊之日起5年內(nèi)，法院依據(jù)在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人的請求而作出對其權(quán)利限制或否定的判決，意味著以相對理由否定該注冊商標(biāo)的合法性，該注冊商標(biāo)應(yīng)禁止一切針對該在先權(quán)利人及其利害關(guān)系人行使權(quán)利的行為。3.注冊商標(biāo)因違反商標(biāo)法有關(guān)使用的管理規(guī)范，如自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他注冊事項，屬于應(yīng)予撤銷的情形，民事判決對其權(quán)利的限制，系對其具體不規(guī)范使用行為的否定和禁止；注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)3年不使用，則屬于應(yīng)當(dāng)撤銷的情形，判決其權(quán)利限制，應(yīng)在該注冊商標(biāo)變?yōu)橥ㄓ妹Q的商品領(lǐng)域以及其連續(xù)3年未使用的商品上發(fā)生禁止效力。4.注冊商標(biāo)被認(rèn)定為權(quán)利濫用，民事判決其禁止使用或權(quán)利限制，應(yīng)當(dāng)在案件本身所涉及的事實范圍內(nèi)發(fā)生效力，該商標(biāo)應(yīng)停止對相對權(quán)利人的濫用行為。5.如果同時存在注冊本身缺乏合法性且行權(quán)過程中構(gòu)成權(quán)利濫用，則判決禁止使用的范圍應(yīng)當(dāng)按照最嚴(yán)重的情形進(jìn)行解釋。

（二）建立民事判決與行政確權(quán)程序之間的制度銜接

民事判決與行政宣告制度之間缺乏有效的銜接和溝通，會導(dǎo)致相關(guān)公眾、競爭者及商標(biāo)持有人對注冊商標(biāo)的法律效力產(chǎn)生不確定性認(rèn)知。例如，損害他人在先權(quán)利的注冊商標(biāo)，超過5年的爭議期限，雖然無法被提起宣告無效請求，但仍然可能被訴民事侵權(quán)并判令禁止使用，導(dǎo)致其實際處于失權(quán)的法律狀態(tài)，引發(fā)相關(guān)公眾對商標(biāo)狀態(tài)認(rèn)知的疑惑。為此，筆者建議建立民事判決限制制度與法定效力消滅制度間的溝通機(jī)制。

 
一是確立行政確權(quán)程序優(yōu)先原則。依法應(yīng)被撤銷或被宣告無效的商標(biāo)，在實踐中還經(jīng)常作為權(quán)利商標(biāo)而制止他人使用，抑或充當(dāng)引證商標(biāo)阻止他人合法在后申請注冊相同或近似的商標(biāo)，因此，在侵權(quán)訴訟中的原告注冊商標(biāo)以及在商標(biāo)注冊審查及駁回復(fù)審案件中的引證商標(biāo)，如果存在連續(xù)3年未使用的情形、違反禁止注冊事由等，應(yīng)當(dāng)中止該民事侵權(quán)訴訟或商標(biāo)注冊程序，采取3年不使用撤銷或無效宣告行政程序優(yōu)先原則。在侵權(quán)訴訟、授權(quán)確權(quán)訴訟與權(quán)利商標(biāo)行政確權(quán)程序的關(guān)系上，以形成確權(quán)程序優(yōu)先為常態(tài)，除非引證商標(biāo)無效宣告請求人存在明顯惡意。

 
二是建立民事判決與無效宣告程序的協(xié)調(diào)。民事判決禁止注冊商標(biāo)權(quán)行使，不論是依據(jù)禁止權(quán)利濫用原則，還是保護(hù)在先權(quán)利原則，其實際效果均為否定注冊商標(biāo)專用權(quán)的合法性；盡管判決只對個案有效，不具有對世效力，但判決所得出的該注冊商標(biāo)違法的結(jié)論是確定的，該注冊商標(biāo)的效力應(yīng)當(dāng)被依法消滅。故而，應(yīng)建立民事判決與行政無效程序的協(xié)調(diào)機(jī)制，將人民法院作出的此類判決，納入行政機(jī)關(guān)宣告無效或撤銷的法定理由中，已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的事實，可以作為行政機(jī)關(guān)調(diào)查的事實依據(jù)，無需當(dāng)事人重新舉證證明，除非有反證推翻之。超過爭議期限的，僅在判決限定的事實范圍內(nèi)受到禁止。

來源：北京知識產(chǎn)權(quán)法院網(wǎng)站

作者：楊靜

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：民事判決對注冊商標(biāo)專用權(quán)的限制（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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