（2010-2020年）最高院知識產(chǎn)權案件年度報告專利案例研究

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作者：高榮英 北京超成律師事務所

原標題：（2010-2020年）最高院知識產(chǎn)權案件年度報告專利案例研究（一）——“非三性”問題判斷規(guī)則研究

自2010年以來，最高院年報專利案例共涉及176個專利案件。由于部分案件確定了多條規(guī)則，經(jīng)統(tǒng)計，涉及專利案件的裁判規(guī)則共217條。自2010年以來，最高院的年報專利案例中共有11起案件17條裁判規(guī)則涉及“非三性判斷”問題。本文主要對最高院在這些問題上給出的裁判規(guī)則歸納總結。

日前，最高人民法院發(fā)布《關于統(tǒng)一法律適用加強類案檢索的指導意見（試行）》。根據(jù)該規(guī)定，自2020年7月31日起，對于在基本事實、爭議焦點、法律適用問題等方面具有相似性的類案應當進行檢索，實現(xiàn)同案同判。前述指導意見規(guī)定，最高人民法院發(fā)布的指導案例、最高人民法院發(fā)布的典型案例及裁判生效的案件均屬于類案檢索的范圍。

對于知識產(chǎn)權案件來說，最高院每年都會在4.26期間發(fā)布《最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告》，公布最高人民法院前一年審結的典型知識產(chǎn)權案件，并從中歸納總結具有指導意義的法律適用問題。這些典型案件及裁判規(guī)則，反映出最高院在處理新型、疑難、復雜知識產(chǎn)權案件時的審理思路和裁判方法，對以后同類案件的裁判給出了指導規(guī)則，成為類案檢索中的重要依據(jù)。為了檢索方便，筆者將最高院自2010年以來發(fā)布的知識產(chǎn)權年度報告中與專利相關的典型案例（以下簡稱年報專利案例）所確定的裁判規(guī)則進行了梳理和歸納總結，方便類案檢索中進行適用。

自2010年以來，最高院年報專利案例共涉及176個專利案件（案件事實和法律問題基本相同的關聯(lián)案件計為1件）。由于部分案件確定了多條規(guī)則，經(jīng)統(tǒng)計，涉及專利案件的裁判規(guī)則共217條，具體分布情況如下：

表1：最高院年報專利案例涉及的裁判規(guī)則統(tǒng)計表

將上述裁判規(guī)則進行歸納整理發(fā)現(xiàn)，其所涉及的法律問題分為兩類，即侵權案件、授權確權案件。其中，在專利侵權案件中主要包括專利侵權案件中保護范圍的確定（含權利要求的解釋）、侵權判斷原則的適用、侵權責任的承擔、現(xiàn)有技術/現(xiàn)有設計抗辯的適用等；在授權確權案件中主要包括新穎性、創(chuàng)造性、實用性的判斷（統(tǒng)稱“三性判斷”）；公開不充分、不清楚不支持、是否缺少必要技術特征的判斷（統(tǒng)稱“非三性判斷”）；專利文件尤其是權利要求的修改規(guī)則等。筆者將以系列文章的形式逐一對這些問題涉及到的裁判規(guī)則進行歸納總結。

筆者在2020年6月30日發(fā)表的《“小i機器人”專利無效案件中最高院確定了判斷說明書是否充分公開的新思路》文章中，就最高院對“公開充分”的裁判思路進行了探討。因此，筆者延續(xù)小i機器人案件的分析，在對最高院的年報專利案例進行總結時，首先對最高院自2010年以來公布的年報專利案例中所涉及的包含是否公開充分在內(nèi)的非三性問題的裁判規(guī)則進行歸納總結。

自2010年以來，最高院的年報專利案例中共有11起案件17條裁判規(guī)則（具體見附表）涉及“非三性判斷”問題。從案件類型看，11起案件中有3起為復審案件，8起為無效案件；從裁判結果看，有7起案件撤銷了前一個程序的判決，4起駁回了再審請求；從涉及的法律問題看，涉及說明書充分公開的共有5起案件7條裁判規(guī)則，涉及是否得到說明書支持的共有6起案例7條裁判規(guī)則，涉及是否缺少必要技術特征的共有1起案例3條裁判規(guī)則（注：有1起案例的1條規(guī)則同時涉及是否得到說明書支持和是否缺少必要技術特征，所以一共有11起案例17條規(guī)則），這些規(guī)則涉及的相關法條分別為專利法第26條第3款、4款和專利法實施細則第20條第2款。最高院在這些問題上給出的裁判規(guī)則歸納總結如下：

一、說明書公開充分

專利法第26條第3款（A26.3）規(guī)定，說明書應當對發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒銮宄?、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。

上述條款被稱為“公開充分”條款，是授權確權程序中重要的審查理由之一。在最高院的年報專利案例中，共有5起案件7條裁判規(guī)則確定了該條款的適用規(guī)則。其中2起為專利無效案件，3起為專利復審案件，其涉及的規(guī)則可歸納總結如下：

1、技術方案是否具有說明書記載的技術效果屬于說明書是否公開充分的問題，不應納入創(chuàng)造性判斷中

對于化學產(chǎn)品類專利申請，對于某一技術效果僅在說明書中記載了技術方案，但沒有實驗數(shù)據(jù)支持和驗證，能否將這種技術效果作為創(chuàng)造性的判斷依據(jù)呢？這一問題最高院在（2019）最高法知行終127號案件中給出了答案。

上述案件涉及一起名稱為“結合分子”的專利復審案件。在該案中原專利復審委以涉案申請不具備創(chuàng)造性為由作出維持駁回該申請的復審決定，一審判決認為復審決定對創(chuàng)造性的認定有誤，撤銷了復審決定。原專利復審委不服一審判決，上訴至最高人民法院，上訴理由為“雖然本申請權利要求1限定所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段，基于降低抗體免疫原性、提高治療效果的普遍認知，期望提供一種產(chǎn)生表達包含天然人V基因片段的僅有VH重鏈的抗體的方法，但本申請僅在說明書中記載了相應的方案，僅是一種設想，無具體實驗數(shù)據(jù)支持和驗證，該種技術效果不能作為創(chuàng)造性判斷的依據(jù)”。

對此，最高院認為，原專利復審委的上述主張，實質(zhì)是“質(zhì)疑本申請說明書是否公開了制備包含天然人V基因片段的僅有VH重鏈的具有水溶性的抗體這一效果”，并由此得出涉案申請沒有解決技術問題，不具備創(chuàng)造性的結論，這種做法“在客觀上混淆了創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持等不同法律標準。創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權利要求應該得到說明書支持等法定要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯”。最高院指出，這一問題“更適合在說明書是否充分公開這一法律問題下予以審查，不宜一概納入創(chuàng)造性判斷中予以考慮”。

2、公開充分與實用性之間沒有必然聯(lián)系

專利法第22條第4款規(guī)定，發(fā)明創(chuàng)造應當能夠“制造或使用”（實用性），而公開充分對發(fā)明創(chuàng)造的要求是能夠“實現(xiàn)”，能夠“制造或使用”是否是能夠“實現(xiàn)”的前提條件？兩者有什么關系？這一問題最高院在（2016）最高法行申789號案件中給出了答案。

上述案件涉及一起名稱為“磁懸浮磁能動力機”的專利復審案件。在該案中原專利復審委以涉案申請違背能量守恒原則，不具備實用性為由駁回了該申請，一審二審均維持了復審決定，申請人不服向最高院申請再審。

申請人認為，根據(jù)說明書的記載，涉案申請的方案是可以“實現(xiàn)”的（公開充分）。對此，最高院認為，公開充分條款中對于能夠“實現(xiàn)”請求保護的技術方案不同于判斷不具備實用性的“能夠制造或者使用”的標準?！澳軌蛑圃旎蛘呤褂谩笔侵赴l(fā)明或者實用新型的技術方案具有在產(chǎn)業(yè)中被制造或使用的可能性，“如果技術方案違背了自然規(guī)律，就不存在可以實施的技術方案，無法在工業(yè)上制造或使用，并且產(chǎn)生積極的效果，這與是否在說明書中公開了相關的具體信息并無關系”。當請求保護的技術方案存在本質(zhì)的缺陷導致無法在工業(yè)上制造或使用的情形，與說明書是否充分公開了權利要求的相關信息并無關系。

3、公開充分判斷中允許對說明書中的錯誤進行更正

對于說明書中存在較多錯誤，需要本領域技術人員進行糾錯才能再現(xiàn)的專利技術方案，是否一定導致說明書公開不充分呢？這一問題最高院在(2016)最高法行再95號案件中給出了答案。

上述案件涉及一起名稱為“旋轉(zhuǎn)多臂機構以及裝備此類多臂機構的織機”的專利無效案件。在該案中原專利復審委維持專利權有效，一審判決維持無效宣告請求審查決定，二審判決認為“對于專利撰寫過程中存在的錯誤，如果僅有個別錯誤，所屬技術領域的技術人員根據(jù)其自身具備的專業(yè)知識水平，結合說明書的內(nèi)容，可以直接、毫無疑義的確定該個別錯誤屬于明顯的筆誤的，可以認為該專利符合專利法第26條第3款的規(guī)定。但是，如果錯誤較多，使所屬技術領域的技術人員需要過度勞動或需要進行大量糾錯行為才能再現(xiàn)專利技術方案的，說明該專利說明書撰寫存在嚴重錯誤，不符合專利法第26條第3款的規(guī)定”，并以此撤銷無效宣告請求審查決定和一審判決。專利權人不服二審判決向最高院申請再審，最高院提審該案。

在提審判決中，最高院認為，公開充分的判斷主體為本領域技術人員，而非一般的公眾，若“本領域技術人員在閱讀說明書公開內(nèi)容時，即能理解、發(fā)現(xiàn)并更正其錯誤，尤其是該理解和更正并不會導致權利要求的技術方案發(fā)生變化，進而損害權利要求的公示性和穩(wěn)定性的情況下，應當允許對授權后的專利說明書中存在的錯誤予以更正理解”，并以此撤銷二審判決。

4、對化學產(chǎn)品公開充分的特殊要求

對于如何判斷化學領域產(chǎn)品是否公開充分，最高院在兩起案件中確定了4條規(guī)則，分別為（2014）行提字第8號案和（2015）知行字第352號案。

（2014）行提字第8號案涉及一件名為“阿托伐他汀”的發(fā)明無效案件。在該案中，原專利復審委員會認為，涉案專利公開不充分，不符合專利法第26條第3款的規(guī)定，并由此宣告涉案專利全部無效。一審判決維持無效宣告請求審查決定，二審判決認為無效宣告請求審查決定，“在未對本發(fā)明要解決的技術問題進行整體考慮的情況下，作出本專利公開不充分、本專利權利要求3不符合專利法第26條第3款規(guī)定的相關認定顯屬不當”，并由此撤銷一審判決和無效宣告請求審查決定。

原專利復審委向最高院申請再審，最高院提審該案，并最終撤銷二審判決，維持一審判決，在本案中最高院確定的規(guī)則包括：

（1）化學領域產(chǎn)品發(fā)明的專利說明書中應當記載化學產(chǎn)品的確認、制備和用途；

（2）技術方案的再現(xiàn)與是否解決了技術問題、產(chǎn)生了技術效果的評價之間，存在著先后順序上的邏輯關系，應首先確認本領域技術人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該技術方案，然后再確認是否解決了技術問題、產(chǎn)生了技術效果；

（3）在申請日后提交的用于證明說明書充分公開的實驗性證據(jù)，如果可以證明以本領域技術人員在申請日前的知識水平和認知能力，通過說明書公開的內(nèi)容可以實現(xiàn)該發(fā)明，那么該實驗性證據(jù)應當予以考慮，不能僅僅因為該證據(jù)在申請日后提交而不予接受。

（2015）知行字第352號案涉及一起專利復審案件，涉及名稱為“新穎化合物”的專利復審案件。在該案中，原專利復審委以涉案專利未能對權利要求1要求保護的醫(yī)藥上可接受的鹽作出清楚、完整的說明，因此公開不充分為由駁回了該申請，一審二審判決均維持了復審決定，專利申請人向最高院申請再審。

最高院認為，在本領域技術人員根據(jù)現(xiàn)有技術不能預測新的化合物具備說明書所述用途和／或使用效果的情況下，專利申請說明書應當記載該化合物可以實現(xiàn)所述用途和／或達到預期效果的定性或定量實驗數(shù)據(jù)，并由此駁回再審申請。

二、權利要求書得到說明書支持

專利法第26條第4款（A26.4）規(guī)定，權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

上述條款所規(guī)定的理由有兩個：不支持、不清楚，其中前半部分說的是支持問題，后半部分說的是清楚問題。

在最高院的年報專利案例中，涉及該條款的共有6起案例8條裁判規(guī)則，全部是專利無效案件，而且全部涉及的是支持問題，不涉及清楚問題。這6起案例所確定的裁判規(guī)則，可歸納如下：

1、是否得到說明書支持與創(chuàng)造性判斷沒有必然聯(lián)系

權利要求具備創(chuàng)造性是否一定得到了說明書的支持呢？權利要求是否得到說明書支持與是否具備創(chuàng)造性之間是什么關系？這一問題最高院在（2016）最高法行再19號案件中給出了答案。

上述案件涉及一起名稱為“電子貨品監(jiān)視用標識器”的發(fā)明專利無效案件。在該案中原專利復審委以涉案專利得不到說明書支持為由宣告涉案專利部分無效，一、二審判決均維持了無效宣告請求審查決定。專利權人不服二審判決，向最高院申請再審。

最高院經(jīng)審理，撤銷一、二審判決及部分無效宣告請求審查決定，并確定了此類問題的三條裁判規(guī)則，包括：

（1）即使權利要求具備創(chuàng)造性，仍然應當根據(jù)專利法第26條第4款認定是否得到說明書支持，即是否支持與是否具備創(chuàng)造性不具有必然關系。

（2）權利人有權在說明書充分公開的具體實施方式等內(nèi)容的基礎上，通過合理概括的方式撰寫權利要求，以獲得適度的保護范圍。

（3）“是否支持”判斷中技術問題的認定應以說明書記載的內(nèi)容為準，不同于創(chuàng)造性判斷中重新確定的“實際解決的技術問題”。

本案中，最高院論證了得不到說明書支持判斷中對“技術問題”的認定，并認為，在認定權利要求是否以說明書為依據(jù)時，可以結合說明書中記載的背景技術及其存在的缺陷，發(fā)明內(nèi)容中記載的“發(fā)明目的”“所要解決的技術問題”“有益效果”，以及具體實施方式中與“技術問題”“有益效果”相關的內(nèi)容等，對涉案專利所要解決的技術問題和實現(xiàn)的技術效果進行認定。對技術問題的認定，不同于創(chuàng)造性判斷中“最接近的現(xiàn)有技術”的區(qū)別技術特征所重新確定的“實際解決的技術問題”，這是因為權利要求與“最接近的現(xiàn)有技術”的區(qū)別技術特征,以及“實際解決的技術問題”都是相對的、動態(tài)的，會隨著判斷主體選擇的“最接近的現(xiàn)有技術”改變而改變。

上述案件除了對是否得到說明書支持給出了裁判規(guī)則之外，還涉及法院審理范圍問題。在該案中，專利權人因為涉案專利被部分無效申請再審，最高院經(jīng)審理認為，全部權利要求均應當被無效。

對于審理范圍的問題，最高院指出“人民法院發(fā)現(xiàn)被訴決定存在違反法律規(guī)定的其他情形的，可以一并審查?！m然訊強公司沒有提起行政訴訟，傳感電子公司在起訴時也沒有對被訴決定中維持上述權利要求有效的認定提出異議，但本院在……發(fā)現(xiàn)維持有效的權利要求中的大部分權利要求同樣存在未能以說明書為依據(jù)的情形；如果不予糾正，則被錯誤維持有效的權利要求會使得專利權人仍然享有排他權，會對他人的合法權益和社會公共利益帶來不應有的限制”。最高院同時認為，參照“一事不再理原則”的相關規(guī)定，其他人今后針對被錯誤維持有效的權利要求，以同樣的理由再行主張其不符合專利法第26條第4款的規(guī)定時，將“不予受理或者審理”。因此，為了避免錯誤維持有效的權利要求損害第三人的合法權益和社會公共利益，對維持有效的權利要求是否符合專利法第26條第4款的規(guī)定一并進行審理。

2、是否支持的判斷中允許對錯誤進行更正

對于權利要求內(nèi)容與說明書存在矛盾的，權利要求是否一定得不到說明書支持呢？這一問題最高院在（2011）行提字第13號案中給出了答案。

上述案件涉及一件名為“精密旋轉(zhuǎn)補償器”的實用新型無效案件。在該案中，原專利復審委員會認為，本專利權利要求1中的技術特征“外套管的另一端與延伸管連接，兩者之間留有間隙”與說明書中的相應描述“外套管外側是直通延伸管5，…延伸管5與內(nèi)管1之間留有適當間隙”不一致，由于權利要求1中限定的“兩者”，即外套管和延伸管之間是固定連接的，不可能留有間隙，應該是延伸管5與內(nèi)管1之間留有間隙，因此，該權利要求1的技術方案不能從說明書公開的內(nèi)容得到或概括得出，從而得不到說明書的支持，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，因此宣告涉案專利全部無效，一、二審判決均維持無效宣告請求審查決定。專利權人向最高院申請再審，最高院提審該案，并最終撤銷一、二審判決及無效宣告請求審查決定。

在本案中，最高院認為，專利法第26條第4款的立法宗旨在于，權利要求的概括范圍應當與說明書公開的范圍相適應，該范圍既不能寬到超出了發(fā)明公開的范圍，也不應當窄到有損于申請人因公開其發(fā)明而應當獲得的權益。在實踐中，權利要求中的撰寫錯誤在所難免，根據(jù)撰寫錯誤的性質(zhì)和程度不同可以分為明顯錯誤和非明顯錯誤。對于明顯錯誤而言，本領域技術人員在閱讀權利要求時能夠立即發(fā)現(xiàn)該明顯錯誤，并且能從說明書的整體及上下文立即看出其唯一的正確答案。進一步地，本領域技術人員在再現(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g方案時，不會教條地“照搬錯誤”，而是必然會在自行糾正該明顯錯誤的基礎上，理解發(fā)明創(chuàng)造的技術方案。因此，應當允許本領域技術人員對該明顯錯誤進行更正性理解，而不應將得不到說明書支持作為對權利要求撰寫不當?shù)膽土P，導致專利權人獲得的利益與其對社會做出的貢獻明顯不相適應，有悖于專利法第26條第4款的立法宗旨。對于本案，最高院認為，根據(jù)說明書記載，內(nèi)管與外套管之間，外套管與延伸管之間不可能既連接，又留有空隙，權利要求1中“兩者之間留有間隙”的“兩者”不可能是指外套管與延伸管，而只可能是內(nèi)管與延伸管，因此允許對錯誤進行更正。

3、“假從屬”權利要求是否得到說明書支持的判斷

獨立權利要求得不到說明書支持，從屬權利要求是否一定得不到說明書支持呢？最高院在（2014）行提字第32號案中給出了答案。

本案涉及名稱為“無刷自控電機軟啟動器”的無效宣告案件。該案中，原專利復審委認為，權利要求1中記載的是動、靜電極之間設有彈性阻力裝置，而根據(jù)說明書記載，動電極(2)與靜電極(1)之間并未設置任何部件，因此得不到說明書支持，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。

一審判決認為，權利要求1可以得到說明書書支持，并判決撤銷無效宣告請求審查決定。二審判決撤銷一審判決。專利權人向最高院申請再審，最高院提審本案，并最終認定兩條從屬權利要求可以得到說明書支持，被訴決定和二審判決有誤，應當撤銷，一審判決雖然結論正確但理由不能成立也應當撤銷。

最高院的核心觀點為，權利要求3形式上是權利要1的從屬權利要求，但權利要3限定的內(nèi)容與權利要1矛盾，等于替換了權利要1的技術特征，并認為“對于這種形式上從屬于某權利要求，但實質(zhì)上替換了特定技術特征的權利要求，應當按照其限定的技術方案的實質(zhì)內(nèi)容來確定其保護范圍，并在此基礎上判斷是否得到說明書的支持”。

4、生物化學領域得到說明書支持的判斷

對于生化領域得不到說明書支持的判斷問題，最高院在兩起案例中確定了3條規(guī)則，分別為（2016）最高法行再85號和（2009）知行字第3號。

（2016）最高法行再85號案涉及名稱為“熱穩(wěn)定的葡糖淀粉酶”的發(fā)明專利無效案件。該案中，原專利復審委認為，權利要求中概括的方案超出了說明書的內(nèi)容，得不到說明書支持，宣告部分權利要求無效。

一審判決撤銷無效宣告請求審查決定，二審維持一審判決。原專利復審委不服二審判決申請再審。最高院提審，并最終撤銷一、二審判決。

在該案中，最高院指出，對于保護主題為生物序列的權利要求是否得到說明書的支持，需要考慮其中的同源性、來源、功能等技術特征對該生物序列的限定作用。如果這些特征的限定導致包含于該權利要求中的生物序列極其有限，且根據(jù)專利說明書公開的內(nèi)容能夠預見到這些極其有限的序列均能實現(xiàn)發(fā)明目的，達到預期的技術效果，則權利要求能夠得到說明書的支持。

（2009）知行字第3號涉及名稱為“立體選擇性糖基化方法”的發(fā)明專利權無效案件。在該案中，最高院認為，權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術方案，并且不得超出說明書公開的范圍；如果權利要求的概括使所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則應當認為該權利要求沒有得到說明書的支持。

此外，最高院還在（2014）行提字第13號案中給出了是否得到說明書支持與是否缺少必要技術特征的關系，對這一案例將在下文“是否缺少必要技術特征”部分進行介紹。

三、是否缺少必要技術特征

專利法實施細則第20條第2款（R20.2）規(guī)定，獨立權利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。

上述條款被稱為“缺必特”條款（專利法實施細則修改前該項內(nèi)容規(guī)定在細則第21條第2款中），是授權確權程序中常用理由之一。在最高院的年報專利案例中，共有1起案件涉及該條款，是一起專利無效案件，在該案中最高院確定了3條裁判規(guī)則，所涉及的案號為（2014）行提字第13號。

上述案件涉及一起名稱為“自動的機械停車場中用于機動車水平傳送的托架”的專利無效案件。在該案中原專利復審委認為，權利要求1限定的方案中采用了支承裝置以實現(xiàn)“支承、定中心、停止移動及抬升”功能，但是并沒有詳細描述支承裝置的結構以及如何利用該裝置實現(xiàn)這些功能，因此以權利要求缺少必要技術特征為由宣告涉案專利部分無效，一、二審判決均維持了無效宣告請求審查決定。

專利權人向最高院申請再審，最高院就以下與“缺必特”相關的四個問題給出了答案，其中與前三個問題相關的內(nèi)容成為年報專利案例歸納總結的規(guī)則。

1、“缺必特”條款中技術問題的認定，應當以說明書的內(nèi)容而不是創(chuàng)造性判斷中重新確定的“實際解決的技術問題”

針對涉案專利，無效宣告請求審查決定及一、二審判決均認為，由于權利要求1限定了支承裝置，并限定了該裝置可以同時完成支承、定中心、停止移動和抬升機動車的功能，但是權利要求1中并沒有記載支承裝置的具體結構，也沒有記載如何通過該裝置同時完成支承、定中心、停止移動和抬升機動車的功能，缺少必要技術特征。在評述權利要求1缺少必要技術特征的過程中，前述決定和判決均認為，由于涉案專利權利要求1中采用了能同時完成支承、定中心、停止移動及抬升機動車的支承裝置，故涉案專利所要解決的技術問題為加快傳送機動車速度和降低托架成本。

對于上述認定，最高院認為缺乏事實依據(jù)，適用法律錯誤。

最高院認為，本條款所稱的“技術問題”，是指“專利說明書中記載的專利所要解決的技術問題，是專利申請人根據(jù)其對說明書中記載的背景技術的主觀認識,在說明書中主觀聲稱的其要解決的技術問題”，其“不同于在判斷權利要求是否具有創(chuàng)造性時,根據(jù)權利要求與最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征,重新確定的專利實際解決的技術問題……,重新確定的技術問題是動態(tài)的、相對的,并且通常不同于說明書中記載的專利所要解決的技術問題。因此，在認定權利要求是否缺少必要技術特征時,不能以重新確定的技術問題為基礎”。在認定專利所要解決的技術問題時，“應當以說明書中記載的技術問題為基本依據(jù)，并綜合考慮說明書中有關背景技術及其存在的技術缺陷、涉案專利相對于背景技術取得的有益效果等內(nèi)容。獨立權利要求中記載的技術特征本身，并非認定專利所要解決的技術問題的依據(jù)。”最高院同時認為，專利權的保護范圍應當與其創(chuàng)新程度相適應，若說明書明確記載專利技術方案能夠同時解決多個技術問題的，“獨立權利要求中應當記載能夠同時解決各個技術問題的必要技術特征”。

事實上，無效宣告請求審查決定及一、二審判決對涉案專利所要解決技術問題的認定是與最接近的現(xiàn)有技術相比得出的，由于涉案專利相較于最接近的現(xiàn)有技術具有“更高可靠性、較快傳送、使停車分區(qū)變得較短和高度變低、綜合成本較低等有益效果”，因此，無效宣告請求審查決定及一、二審判決在“缺必特”判斷中認定涉案專利所要解決的技術問題也是“加快傳送機動車速度和降低托架成本”，這種做法被最高院否決。最高院在該案中明確了，在是否缺少必要技術特征的判斷中對技術問題的認定應當以說明書的記載為準，不應受最接近現(xiàn)有技術的影響。

2、“缺必特”與得不到說明書支持的關系

由于專利法第26條第4款（權利要求書應當?shù)玫秸f明書的支持）與本條款均涉及權利要求書與說明書的對應，最高院還論述了這兩個條款的關系。最高院認為，專利法第26條第4款的適用范圍更為寬泛，既適用于技術特征本身不支持的情形，也適用于因為技術方案不能解決技術問題、權利要求整體上得不到支持的情形，因此，一般情況下，獨立權利要求缺少必要技術特征的，一般也得不到說明書支持。

3、“缺必特”條款中有關功能性技術特征的認定

本案權利要求1中對于支承裝置采用了功能性技術特征進行限定，沒有給出具體結構或具體實現(xiàn)方式，因此被認為缺少必要技術特征。對此，最高院認為，這樣的認定將“導致在獨立權利要求中完全排除功能性技術特征的使用”，與審查指南規(guī)定的權利要求可以用功能性進行限定的規(guī)定相沖突，并認為，對于說明書中記載的解決技術問題的結構特征、實現(xiàn)方式等，權利人可以進行功能性概括，以功能性技術特征對獨立權利要求的保護范圍進行限定。獨立權利要求中記載了解決技術問題的必要技術特征的，即使其為功能性技術特征，也不宜再以獨立權利要求中沒有記載實現(xiàn)功能的具體結構或者方式為由，認定其缺少必要技術特征。如果認為功能性概括不適當，有必要在獨立權利要求中進一步限定的，應當依據(jù)專利法第26條第4款（得到說明書支持）進行審查。

4、“缺必特”是否適用于從屬權利要求

由于“缺必特”明確限定的是獨立權利要求，對于其是否適用于從屬權利要求，最高院也給出了答案。

最高院認為，由于宣告無效的專利權視為自始不存在，因此，如果獨立權利要求被宣告無效，該獨立權利要求應視為自始即不存在，直接從屬于該獨立權利要求的從屬權利要求將成為新的獨立權利要求，其同樣應當記載解決技術問題的必要技術特征，因此，對于從屬權利要求也可以適用“缺必特”條款。

四、結論

根據(jù)最高院年報專利案例，對于非三性判斷可總結出如下規(guī)則：

1、“非三性”判斷與“創(chuàng)造性”、“實用性”等“三性”問題之間沒有必然聯(lián)系，均需要獨立判斷；

2、“非三性”判斷中，得不到說明書支持與缺少必要技術特征之間存在關聯(lián)，缺少必要技術特征一定導致得不到說明書支持；

3、“非三性”判斷中允許對明顯錯誤進行更正；

4、“非三性”判斷中均涉及對技術問題的確定，同時確認了對技術問題的認定不同于創(chuàng)造性判斷中對重新確定的“實際解決的技術問題”的認定。

綜合上述內(nèi)容可以看出，自2010年以來的11年間，最高院共有11起案件涉及“非三性”的判斷問題，平均1年1起，這些案件所確定的裁判規(guī)則對后續(xù)相關案件的處理，尤其是化學醫(yī)藥領域類似案件的處理，給出了指導規(guī)則，代理人在處理類似案件時可予以借鑒。

附表：本文中所涉及的最高院年報專利案例及裁判規(guī)則

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高榮英 北京超成律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：（2010-2020年）最高院知識產(chǎn)權案件年度報告專利案例研究（點擊標題查看原文）

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