搶占專利先手的利器 - 美國臨時(shí)專利申請(qǐng)

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：辛筱斑 美國Rothwell, Figg, Ernst and Manbeck, P.C.律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：搶占專利先手的利器 - 美國臨時(shí)專利申請(qǐng)（provisional patent application）

臨時(shí)專利申請(qǐng)（provisional patent application）是美國專利體系里面特有的一種申請(qǐng)。如果運(yùn)用得當(dāng)，這種臨時(shí)申請(qǐng)可以成為企業(yè)在專利博弈中搶占先手的利器，但是，臨時(shí)申請(qǐng)操作中也存在一些潛在的“陷阱”，需要小心的避免。

臨時(shí)專利申請(qǐng)（provisional patent application）是美國專利體系里面特有的一種申請(qǐng)。這里的“臨時(shí)” 是對(duì)申請(qǐng)而言，而不是說有“臨時(shí)”的專利。如果運(yùn)用得當(dāng)，這種臨時(shí)申請(qǐng)可以成為企業(yè)在專利博弈中搶占先手的利器。在2013年的專利法改革以后，美國專利體系從保護(hù)“先發(fā)明”變成了保護(hù)“先申請(qǐng)（first-inventor-to-file）”。這樣一來，搶占專利優(yōu)先權(quán)變得更加重要，臨時(shí)申請(qǐng)的作用也越來越突出。

　　
但是，臨時(shí)申請(qǐng)操作中也存在一些潛在的“陷阱”，需要小心的避免。這篇文章就來談?wù)勗鯓佑行У乩门R時(shí)申請(qǐng)。

什么是臨時(shí)申請(qǐng)

首先先說說什么臨時(shí)申請(qǐng)。臨時(shí)申請(qǐng)是申請(qǐng)人向美國專利商標(biāo)局遞交的一種專利申請(qǐng)。如果符合基本內(nèi)容和格式要求，會(huì)獲得一個(gè)申請(qǐng)日期（filing date）或者叫優(yōu)先權(quán)日期（priority date）。但和正式申請(qǐng)（non-provisional application）不同的是，臨時(shí)申請(qǐng)不會(huì)進(jìn)入審查階段，并且對(duì)內(nèi)容和格式?jīng)]有特定的要求，也不需要包含權(quán)利要求（claims）。不過，要想臨時(shí)申請(qǐng)發(fā)揮比較好的作用，在撰寫的時(shí)候內(nèi)容還是越完整越好。

臨時(shí)申請(qǐng)遞交之后，會(huì)在12個(gè)月之后失效。在這12個(gè)月內(nèi)，申請(qǐng)人可以遞交一個(gè)基于這個(gè)臨時(shí)申請(qǐng)內(nèi)容的正式申請(qǐng)（可以是美國的non-provisional或者PCT申請(qǐng)），并且向?qū)＠忠筮@個(gè)正式申請(qǐng)享有臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日期。如果正式申請(qǐng)的內(nèi)容在臨時(shí)申請(qǐng)里面已經(jīng)充分的描述了，那么正式申請(qǐng)就可以獲得臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先日期。

臨時(shí)申請(qǐng)帶來的好處

臨時(shí)申請(qǐng)?jiān)谡麄€(gè)專利申請(qǐng)過程中，可以給申請(qǐng)人，尤其是初創(chuàng)公司和中小企業(yè)，帶來很多好處。

低費(fèi)用

專利局對(duì)臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)費(fèi)相對(duì)正式申請(qǐng)來說非常得低（$300以下）。如果申請(qǐng)人是小型或者微型企業(yè)單位則費(fèi)用更低。同時(shí)，因?yàn)榕R時(shí)申請(qǐng)不會(huì)進(jìn)入審查，臨時(shí)申請(qǐng)階段也不需要繳納審查費(fèi)用，并且也不需要投入實(shí)質(zhì)審查過程中相關(guān)的的律師費(fèi)。

“專利申請(qǐng)中 （patent pending）”狀態(tài)

臨時(shí)申請(qǐng)遞交之后，雖然不會(huì)進(jìn)入審查，但是申請(qǐng)人已經(jīng)可以把相關(guān)產(chǎn)品加上“專利申請(qǐng)中”的標(biāo)識(shí)了。這個(gè)標(biāo)識(shí)在專利法上并沒有實(shí)際的保護(hù)效果，但是它可以告訴感興趣的投資人或者商業(yè)伙伴，這個(gè)產(chǎn)品有一定的技術(shù)含量，并且會(huì)有專利保護(hù)。這在像生物、醫(yī)藥、電子等技術(shù)密集領(lǐng)域，對(duì)于吸引投資和建立商業(yè)合作是非常重要的。另外，“專利申請(qǐng)中”的標(biāo)識(shí)對(duì)避免潛在的對(duì)手抄襲你的產(chǎn)品會(huì)有一些“威懾”作用。

獲得較早的優(yōu)先權(quán)日期

在專利保護(hù)策略中，臨時(shí)申請(qǐng)通常用來獲得一個(gè)比較早的優(yōu)先權(quán)日期。特別是在遞交正式申請(qǐng)的時(shí)機(jī)還不成熟的時(shí)候，臨時(shí)申請(qǐng)可以用來“占個(gè)位子”，為以后的正式申請(qǐng)建立一個(gè)比較早的優(yōu)先權(quán)日期。優(yōu)先權(quán)日期的早晚在專利申請(qǐng)和訴訟中非常重要。我們知道，新穎性和創(chuàng)新性是專利的重要要求。一項(xiàng)專利的優(yōu)先權(quán)日期越早，可以用來反駁它的新穎性和創(chuàng)新性的文獻(xiàn)和證據(jù)就越少。那么這項(xiàng)專利就越容易獲得授權(quán)，如果有訴訟的話就越難以被無效。

不占用專利有效期

一般來說，美國專利是從申請(qǐng)遞交起日起的20年后過期。這個(gè)20年的時(shí)間是從非臨時(shí)申請(qǐng)日期開始算的。也就是說，臨時(shí)申請(qǐng)不光可以建立一個(gè)優(yōu)先日期，還不會(huì)占用20年的專利有效期。所以 ，專利申請(qǐng)從臨時(shí)申請(qǐng)開始 ，可以在實(shí)質(zhì)上推遲一個(gè)專利的過期時(shí)間。這點(diǎn)對(duì)于藥品類專利尤為重要。由于很多藥物專利都是在研發(fā)早期遞交的，真正到藥品獲批，專利要發(fā)揮價(jià)值的時(shí)候，經(jīng)常已經(jīng)接近專利有效期的尾聲。這個(gè)時(shí)候，專利有效期每多一天，對(duì)于企業(yè)受益都是客觀的。所以很多時(shí)候，藥品專利申請(qǐng)即使已經(jīng)是一個(gè)完整的申請(qǐng)，也可以先以臨時(shí)申請(qǐng)的形式遞交，一年之后再轉(zhuǎn)成正式申請(qǐng)。

更多的產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間

臨時(shí)申請(qǐng)可以在產(chǎn)品研發(fā)早期（比如有一些初始數(shù)據(jù)的時(shí)候）就可以考慮遞交，來保護(hù)最基本的技術(shù)概念。遞交第一個(gè)臨時(shí)申請(qǐng)之后，如果在之后的一年內(nèi)，研發(fā)有更多的進(jìn)展，可以把進(jìn)一步遞交后續(xù)的臨時(shí)申請(qǐng)。這些后續(xù)申請(qǐng)可以包含新的進(jìn)展，更多的數(shù)據(jù)。在最初的臨時(shí)申請(qǐng)遞交之后的一年內(nèi)，可以遞交多個(gè)后續(xù)臨時(shí)申請(qǐng)，來保證不同階段的進(jìn)展都被包括進(jìn)去。在一年到期之前，這些遞交的申請(qǐng)可以合并成一個(gè)正式申請(qǐng)遞交。這樣的策略雖不能保證每一步技術(shù)進(jìn)展都獲得第一個(gè)臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日期，但是可以最大程度的讓每一個(gè)技術(shù)進(jìn)步都獲得可能的盡可能早的優(yōu)先權(quán)日期。

臨時(shí)申請(qǐng)的這種靈活性可以使得申請(qǐng)人在研發(fā)早期，技術(shù)的基本概念已經(jīng)建立，但是數(shù)據(jù)還沒有完善的時(shí)候就開始專利保護(hù)。這種策略可以獲得一個(gè)盡可能早的優(yōu)先日期，對(duì)專利授權(quán)和有效都會(huì)有很大幫助。
　　

更多的產(chǎn)品評(píng)估時(shí)間

在研發(fā)早期，一項(xiàng)技術(shù)的價(jià)值往往不是很容易確定。它很可能最終會(huì)成為一個(gè)很有價(jià)值的產(chǎn)品 ，可是又有很多不確定因素。這個(gè)時(shí)候很多申請(qǐng)人既想申請(qǐng)專利保護(hù)，可是又不想投入太大的時(shí)間和財(cái)力。這種情況下，臨時(shí)申請(qǐng)可以是一個(gè)折中的方案。臨時(shí)申請(qǐng)的費(fèi)用比較低，投入相對(duì)較小。遞交之后的一年內(nèi)，如果 這項(xiàng)技術(shù)顯現(xiàn)出它的價(jià)值，那么申請(qǐng)人可以繼續(xù)投入，遞交正式申請(qǐng)來獲得專利授權(quán)。如果這項(xiàng)技術(shù)價(jià)值不是很明顯，那就放棄這個(gè)臨時(shí)申請(qǐng)。因?yàn)榕R時(shí)申請(qǐng)不會(huì)被公開，放棄之后公眾也看不到臨時(shí)申請(qǐng)中的內(nèi)容。

隱藏的“陷阱”

臨時(shí)申請(qǐng)雖然有諸多好處，但是也有一些隱藏的陷阱。如果操作不當(dāng)，不但起不到專利保護(hù)的作用。有些時(shí)候還會(huì)對(duì)后續(xù)的專利申請(qǐng)和訴訟造成負(fù)面影響。

對(duì)于發(fā)明的描述不夠充分

臨時(shí)申請(qǐng)可以用來獲得優(yōu)先日期，并且不會(huì)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查，但是也不能僅僅把它們當(dāng)做“占位子”的工具。要想讓后續(xù)的正式申請(qǐng)可以獲得早先遞交的臨時(shí)專利的優(yōu)先權(quán)日期，正式申請(qǐng)里面的權(quán)利要求必須要在臨時(shí)申請(qǐng)里面有充分、準(zhǔn)確的描述。如果臨時(shí)申請(qǐng)撰寫的很粗糙，很簡略，僅僅提到了發(fā)明的概念，但是沒有完整的描述，那么后續(xù)的正式申請(qǐng)則很難“繼承”這個(gè)臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日期。

所以，一個(gè)有價(jià)值的臨時(shí)申請(qǐng)應(yīng)該包含足夠的技術(shù)細(xì)節(jié)，來支持后續(xù)正式申請(qǐng)的權(quán)利要求。這樣的臨時(shí)申請(qǐng)才能起到占據(jù)一個(gè)較早的優(yōu)先權(quán)日期的作用。

在有些緊急情況下（比如突然有投資人想和申請(qǐng)人討論項(xiàng)目，或者申請(qǐng)人馬上要在一個(gè)會(huì)議上展示這個(gè)技術(shù)），不得已需要在短時(shí)間內(nèi)（趕在對(duì)外公開之前）遞交一份臨時(shí)申請(qǐng)來保護(hù)這項(xiàng)技術(shù)。由于時(shí)間緊迫，這樣的臨時(shí)申請(qǐng)可能會(huì)準(zhǔn)備的比較粗糙。這種情況下，在第一份臨時(shí)申請(qǐng)之后，申請(qǐng)人應(yīng)該盡快地再遞交一份后續(xù)的，比較完善的臨時(shí)申請(qǐng)，盡可能的彌補(bǔ)由于第一份申請(qǐng)中的不足帶來的問題。在第一份臨時(shí)申請(qǐng)過期之前，把這兩份申請(qǐng)合并成一個(gè)正式申請(qǐng)遞交即可。

推遲審查

有的時(shí)候，為了獲得投資或者占領(lǐng)市場高地，申請(qǐng)人需要盡快得到一個(gè)授權(quán)的專利。這種情況下，臨時(shí)申請(qǐng)的路線可能就不適合。因?yàn)榕R時(shí)申請(qǐng)不會(huì)進(jìn)入審查階段，所以會(huì)延長獲得專利的時(shí)間。要盡快獲得授權(quán)專利，申請(qǐng)人應(yīng)該直接遞交正式申請(qǐng)，并且考慮合適的可以加速審查的方式，比如專利局的Track One途徑。

另外，臨時(shí)申請(qǐng)比較適合身在美國的申請(qǐng)人。在國內(nèi)的申請(qǐng)人如果向在外國遞交專利申請(qǐng)，需要在在國知局申請(qǐng)保密審查。所以國內(nèi)申請(qǐng)人如果需要在美國申請(qǐng)專利，通常有兩條途徑：（1）遞交PCT專利申請(qǐng)，之后進(jìn)入美國國家階段；或者（2）遞交中國專利申請(qǐng)，然后基于中國的專利申請(qǐng)?jiān)诿绹f交非臨時(shí)專利申請(qǐng)。

總之，臨時(shí)申請(qǐng)是專利保護(hù)策略里面的重要一步。如果運(yùn)用得當(dāng)，并且能夠避免潛在的陷阱，臨時(shí)申請(qǐng)不失為啟動(dòng)專利保護(hù)的一條靈活有效的途徑。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：辛筱斑 美國Rothwell, Figg, Ernst and Manbeck, P.C.律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：搶占專利先手的利器 - 美國臨時(shí)專利申請(qǐng)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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