產(chǎn)品制造方法專利維權(quán)的舉證責(zé)任

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來源：IPRdaily（iprdaily.cn）

作者：劉林東 易昂 北京高沃律師事務(wù)所

原標(biāo)題：淺析產(chǎn)品制造方法專利維權(quán)的舉證責(zé)任

隨著專利法及相關(guān)司法解釋的逐步修訂完善，產(chǎn)品制造方法專利的舉證責(zé)任有了明確的法律依據(jù)，取證難的現(xiàn)狀也逐步得到改善，同時，這也對各方當(dāng)事人提出了更高的要求，為了更好的維護自己的合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律和司法解釋盡力完成己方的舉證責(zé)任，才能夠掌握專利訴訟的主動權(quán)，從而更好的保護自己的合法權(quán)益。

引言

產(chǎn)品制造方法專利維權(quán)一直是專利侵權(quán)訴訟中的一個難點。在產(chǎn)品制造方法專利中，產(chǎn)品分為新產(chǎn)品和非新產(chǎn)品。根據(jù)現(xiàn)行專利法[1]的規(guī)定，針對新產(chǎn)品制造方法專利，專利權(quán)人僅需證明產(chǎn)品相同，被告則應(yīng)當(dāng)舉證證明其產(chǎn)品的生產(chǎn)方法不同于涉案專利，否則就會被認定侵權(quán)。對于非新產(chǎn)品制造方法專利，其舉證難的問題一直困擾著專利權(quán)人。2020年11月16日公布的《最高人民法院關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》對于這一問題終于作出了明確規(guī)定。下面我們將結(jié)合相關(guān)案例對于上述規(guī)定詳細解讀產(chǎn)品制造方法專利舉證責(zé)任的新變化。

一、新產(chǎn)品制造方法專利

一、定義

什么是專利法意義上的“新產(chǎn)品”？

在相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋中并未對其做出直接解釋，根據(jù)北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》，專利法第六十一條規(guī)定的“新產(chǎn)品”，是指在國內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，該產(chǎn)品與專利申請日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的，應(yīng)當(dāng)認定該產(chǎn)品不屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品。

二、舉證責(zé)任

對于專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明；若不屬于新產(chǎn)品，則不適用舉證責(zé)任倒置。

對于新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利，專利權(quán)人仍需要舉證證明下列事實：（1）被告制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品；（2）涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品。

1、被告制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品

一般來說，涉案專利的說明書中對于產(chǎn)品的組成、結(jié)構(gòu)等進行了詳細的描述，原告通過獲取被告的產(chǎn)品通過技術(shù)特征的比對，就能夠直接分辨二者是否屬于相同產(chǎn)品，對于不能直觀分辨的產(chǎn)品就需要專業(yè)的鑒定機構(gòu)進行鑒定比對。

2、涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品

證明涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品是專利權(quán)人作為原告的基本舉證責(zé)任。在靖江市億泰食品有限公司、張某某訴靖江市七七食品有限公司、江蘇驥洋食品有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[2]中，法院認為，依據(jù)“肉脯制作方法及系統(tǒng)”制造的產(chǎn)品（肉脯）不屬于新產(chǎn)品，原告億泰公司、張某某亦未能提供相應(yīng)證據(jù)證明涉案專利產(chǎn)品系一種新產(chǎn)品，故該案不應(yīng)適用舉證責(zé)任倒置。因此，如果專利權(quán)人主張其專利制造的產(chǎn)品系“新產(chǎn)品”，證明涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品系“新產(chǎn)品”的舉證責(zé)任在于專利權(quán)人。

因此，原告如果認為其專利制造方法生產(chǎn)的產(chǎn)品為“新產(chǎn)品”，那么就應(yīng)當(dāng)對此進行舉證說明，被法院認定完成了舉證責(zé)任，此時舉證責(zé)任倒置，由被告方提供其產(chǎn)品的生產(chǎn)方法不同于涉案專利，如果被告不能舉證，則會認定其采用了涉案專利的方法，認定其侵權(quán)。

關(guān)于涉案專利生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品的舉證我們需要注意如下兩點：

（1）專利具有新穎性不等于產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品

在大連市中級人民法院審理的大連大金馬基礎(chǔ)建設(shè)有限公司與大連德潤建筑材料有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[3]中，大連大金馬基礎(chǔ)建設(shè)有限公司提交了證據(jù)5：科技查新報告，以證明案涉專利產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品。但法院認為該證據(jù)僅能證明涉案專利具有新穎性，不能證明案涉專利產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品，故對該份證據(jù)的證明力不予采信。

（2）相應(yīng)的證據(jù)具有證明力

在湖北中天亞科冶金化工股份有限公司訴武鋼森泰通山冶金有限責(zé)任公司、武鋼森泰通山鐵合金有限責(zé)任公司侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案[4]中，涉案專利是一種生產(chǎn)“超低碳硅鐵”的方法發(fā)明專利，其申請日為1996年10月17日。原告提供證據(jù)證明原國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會曾于1999年11月認定本案專利的前權(quán)利人湖北中天星火化工有限公司生產(chǎn)的超低碳硅鐵為1997年度國家級新產(chǎn)品，故可以認定本案專利為涉及新產(chǎn)品的方法發(fā)明專利，被告應(yīng)承擔(dān)證明其生產(chǎn)超低碳硅鐵的方法不同于本案專利的制造方法的舉證責(zé)任。

二、非新產(chǎn)品制造方法專利

一、定義

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條，產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。

二、舉證責(zé)任

對于非新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利，根據(jù)前述司法解釋規(guī)定，專利權(quán)人需要舉證證明下列事實：

1、被告制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品

針對這一點，和新產(chǎn)品專利一樣，通過取得被告產(chǎn)品對二者進行技術(shù)特征的比對從而判斷其是否屬于相同產(chǎn)品，必要的時候需要鑒定。

2、被告制造的產(chǎn)品經(jīng)由專利方法制造的可能性較大

如何判定被告制造的產(chǎn)品由涉案專利方法制造的可能性較大，一般包括如下情形：

（1）被告的員工曾在原告處工作，有較大可能接觸到涉案專利完整的技術(shù)方案

在亞什蘭許可和知識產(chǎn)權(quán)有限公司、北京天使專用化學(xué)技術(shù)有限公司訴北京瑞仕邦精細化工技術(shù)有限公司、蘇州瑞普工業(yè)助劑有限公司、魏星光等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[5]中，法院認為，被告魏星光及蘇州瑞普工業(yè)助劑有限公司主要技術(shù)人員原均系原告的工作人員，有機會接觸到涉案專利方法的完整生產(chǎn)流程，被告使用專利方法生產(chǎn)完全水性聚合物濃縮液的可能性較大。

（2）被告經(jīng)法官釋明仍拒絕提供相應(yīng)證據(jù)予以佐證

同樣在上述亞什蘭訴瑞仕邦公司等侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案件中，蘇州瑞普工業(yè)助劑有限公司雖主張其生產(chǎn)工藝中某些物質(zhì)的添加方式和含量與涉案專利技術(shù)方案不同，但在法院釋明的情況下仍拒絕提供相應(yīng)證據(jù)予以佐證，因此，法院認定被告使用專利方法生產(chǎn)完全水性聚合物濃縮液的可能性較大。

此外，在宜賓長毅漿粕有限責(zé)任公司訴濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司、成都鑫瑞鑫塑料有限公司侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案[6]中，被告濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司經(jīng)人民法院釋明后，無正當(dāng)理由拒不提供其持有的涉案粘膠木漿粕生產(chǎn)方法，致使人民法院無法查明其生產(chǎn)涉案粘膠木漿粕的生產(chǎn)方法是否落入原告專利權(quán)保護范圍，故本案應(yīng)適用該條關(guān)于舉證妨礙的推定規(guī)則，推定原告的主張成立，即應(yīng)認定被告生產(chǎn)涉案粘膠木漿粕的生產(chǎn)方法落入原告專利權(quán)保護范圍，被告使用原告專利技術(shù)生產(chǎn)、銷售粘膠木漿粕的行為構(gòu)成侵權(quán)。

3、原告為證明被告使用了專利方法盡到合理努力

如何判定原告為證明被告使用了專利方法盡到合理努力，一般包括如下情形：

（1）原告已經(jīng)自行取證并鑒定獲得初步證據(jù)

在上述宜賓長毅公司訴濰坊恒聯(lián)公司等侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，原告通過錄像方式展示了被告的生產(chǎn)車間及相關(guān)的機器設(shè)備和原材料木漿板的投放過程，且將案涉粘膠木漿粕進行鑒定為漿粕纖維種類系100%針葉木漿，而被告辯稱其生產(chǎn)粘膠棉漿粕過程僅添加了5%-10%木漿板，卻未提交相應(yīng)的證據(jù)予以證明，因此，法院認為，原告已經(jīng)盡可能地經(jīng)過合理努力完成了基礎(chǔ)的舉證義務(wù)，被告卻未提交有力的反駁證據(jù)。同時，相關(guān)設(shè)備所組成的工藝流程及工藝參數(shù)或者原始生產(chǎn)記錄均在被告的控制之下，其完全有能力向人民法院提交予以比對，從而有利于查清事實，故結(jié)合本案雙方當(dāng)事人已經(jīng)完成的舉證情況、舉證能力、距離證據(jù)的遠近情況和業(yè)已查明的案件事實、日常生活經(jīng)驗等諸多因素，應(yīng)將本案被控侵權(quán)方法的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移至被告。

（2）原告向法院申請了證據(jù)保全、技術(shù)鑒定等方式

在趙良新訴中國文化遺產(chǎn)研究院侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[7]中，法院生效裁判認為，趙良新主張中國文化遺產(chǎn)研究院制作安遠廟天花使用了絲網(wǎng)印刷方法，且該方法落入涉案專利權(quán)利要求1的保護范圍。鑒于被控侵權(quán)行為即安遠廟天花的制作過程在趙良新發(fā)現(xiàn)之時即已結(jié)束，趙良新無任何其他途徑可以直接證明被控侵權(quán)行為所使用的完整方法，而經(jīng)過鑒定部門的專業(yè)鑒定，可以確定文化遺產(chǎn)研究院制作的安遠廟天花與用涉案專利方法制作的天花采用同一種印刷方式形成。此時舉證責(zé)任應(yīng)轉(zhuǎn)移至中國文化遺產(chǎn)研究院，中國文化遺產(chǎn)研究院應(yīng)當(dāng)證明其使用的方法與趙良新專利方法不同。

以上就是涉案專利為非新產(chǎn)品制造方法原告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的舉證責(zé)任，原告只有完成上述舉證責(zé)任之后，舉證責(zé)任才倒置，之后由被告承擔(dān)舉證責(zé)任證明自己未采用涉案專利的產(chǎn)品制造方法。

結(jié)語

隨著專利法及相關(guān)司法解釋的逐步修訂完善，產(chǎn)品制造方法專利的舉證責(zé)任有了明確的法律依據(jù)，取證難的現(xiàn)狀也逐步得到改善，同時，這也對各方當(dāng)事人提出了更高的要求，為了更好的維護自己的合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律和司法解釋盡力完成己方的舉證責(zé)任，才能夠掌握專利訴訟的主動權(quán)，從而更好的保護自己的合法權(quán)益。

注釋：

[1]指2008年修訂的《專利法》

[2]2016泰州法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護典型案例

[3]（2014）大民四初字第10號判決書

[4]（2008）鄂民三終字第12號判決書

[5]最高人民法院公報 2014年第5期(總第211期)

[6]（2012）川民終字第533號判決書

[7]（2017）京民終402號判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 易昂 北京高沃律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：產(chǎn)品制造方法專利維權(quán)的舉證責(zé)任（點擊標(biāo)題查看原文）

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