非傳統(tǒng)商標(biāo)內(nèi)涵界定獲新發(fā)展

【小D導(dǎo)讀】

　第三次修訂的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（以下稱“商標(biāo)法”）刪除了2001年修訂的商標(biāo)法第八條中關(guān)于商標(biāo)必須是“可視性標(biāo)志”的限制性規(guī)定，明確“聲音”可以作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。

為配合新商標(biāo)法擴(kuò)大保護(hù)客體的要求，新修訂的商標(biāo)法實(shí)施條例（以下簡(jiǎn)稱“新條例”）在原條例第十三條的基礎(chǔ)上作出調(diào)整，對(duì)如何界定“聲音商標(biāo)”的內(nèi)涵，確定“聲音商標(biāo)”的樣本以及有關(guān)申請(qǐng)要求作出明確的規(guī)定，增加為新條例第十三條第五款。此外，針對(duì)以前實(shí)踐中對(duì)顏色組合商標(biāo)認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)以及顏色組合商標(biāo)特殊的申請(qǐng)方式，新條例相應(yīng)地予以明確，加強(qiáng)了對(duì)顏色組合商標(biāo)的保護(hù)力度。同時(shí)，新條例對(duì)三維標(biāo)志申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)方式也給出了具體規(guī)定。

與原條例相比較，新條例的修訂對(duì)非傳統(tǒng)商標(biāo)的內(nèi)涵以及申請(qǐng)要求均予以明確，同時(shí)，商標(biāo)局也對(duì)有關(guān)的申請(qǐng)書(shū)式及申請(qǐng)要求作出相應(yīng)的修訂。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

1、對(duì)于聲音標(biāo)志這一新增的商標(biāo)法保護(hù)客體，新條例在第十三條第五款解決了將“不可視”的聲音商標(biāo)具體化為可以審查和比較的商標(biāo)要素，并提供了明確的可操作性規(guī)范，如應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書(shū)中予以聲明，提交符合要求的聲音樣本，并且應(yīng)當(dāng)以五線譜或者簡(jiǎn)譜對(duì)申請(qǐng)用作商標(biāo)的聲音加以描述并附加文字說(shuō)明；無(wú)法以五線譜或者簡(jiǎn)譜描述的，應(yīng)當(dāng)以文字加以描述；商標(biāo)描述與聲音樣本應(yīng)當(dāng)一致；說(shuō)明商標(biāo)的使用方式等。

實(shí)踐中，為配合新條例的上述規(guī)定，商標(biāo)局提出了具體的操作要求,如報(bào)送的聲音樣本的載體應(yīng)為只讀光盤(pán)，文件格式為.wav或.mp3、小于5M；五線譜或簡(jiǎn)譜和文字說(shuō)明要粘貼或打印在申請(qǐng)書(shū)的圖樣框內(nèi)，且應(yīng)有譜號(hào)、音符，并說(shuō)明商標(biāo)的使用方式（如手機(jī)開(kāi)機(jī)音樂(lè)等）。對(duì)不符合上述具體要求的申請(qǐng)，商標(biāo)局將會(huì)不予受理，具體不予受理的情形包括但不限于：

（1）所附光盤(pán)不是只讀光盤(pán)、以及文件格式不符合要求的；

（2）五線譜或簡(jiǎn)譜上含有樂(lè)曲名稱的；

（3）五線譜或簡(jiǎn)譜沒(méi)有譜號(hào)、音符的；

（4）未附文字說(shuō)明或者文字說(shuō)明過(guò)于簡(jiǎn)單的（例如：僅簡(jiǎn)單指出聲音商標(biāo)由《獻(xiàn)給愛(ài)麗絲》的曲調(diào)組成）；

（5）商標(biāo)描述與聲音樣本不一致的（例如：商標(biāo)圖樣只有五線譜，沒(méi)有歌詞，但聲音樣本除五線譜所示的旋律外，還含有歌詞）。

新條例中關(guān)于聲音商標(biāo)的規(guī)定是否足以確立聲音商標(biāo)顯著性以及近似性的判斷標(biāo)準(zhǔn)并控制可能引發(fā)的對(duì)“聲音商標(biāo)”的搶注風(fēng)潮，還有待于進(jìn)一步觀察。但是，對(duì)企業(yè)而言，為做到更加全面的保護(hù)，在目前聲音商標(biāo)資源比較充分、注冊(cè)空間較大的情況下應(yīng)盡早進(jìn)入，對(duì)公司廣告、宣傳片中的配樂(lè)、公司網(wǎng)站中的背景音樂(lè)等，如果是用于表彰所提供的商品或服務(wù)的，可及早進(jìn)行申請(qǐng)注冊(cè)保護(hù)。

2、顏色組合商標(biāo)是原商標(biāo)法的保護(hù)客體，但原條例規(guī)定是“應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)書(shū)中予以聲明，并提交文字說(shuō)明”；在實(shí)踐中，對(duì)于顏色組合商標(biāo)的申請(qǐng)，僅要求在申請(qǐng)書(shū)上的“顏色”選項(xiàng)處勾選，并在后續(xù)程序和實(shí)踐中被作為指定顏色的圖形商標(biāo)進(jìn)行處理，違背了顏色組合商標(biāo)的實(shí)際內(nèi)涵，從而難以阻止他人在產(chǎn)品外表面上抄襲模仿組合色彩的行為。鑒于此，新條例對(duì)原條例在法律用語(yǔ)上進(jìn)行調(diào)整，在法律概念上將“顏色組合”商標(biāo)與“指定顏色的圖形商標(biāo)”進(jìn)行了區(qū)分，如新條例的第十三條第一款在原條例的基礎(chǔ)上，刪掉了“指定顏色的”這一表述，而以“以顏色組合或者著色圖形申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的”進(jìn)行代替，從而將“顏色組合”商標(biāo)和“著色圖樣”商標(biāo)作出了明確的區(qū)分；第四款中將原條例中的“并提交文字說(shuō)明”修改成“說(shuō)明商標(biāo)的使用方式”，從而有利于將顏色組合商標(biāo)的實(shí)際使用位置和組合方式這些真正重要的因素用于確定顏色組合商標(biāo)的權(quán)利范圍。

值得注意的是，金杜律師事務(wù)所代理的首例國(guó)內(nèi)顏色組合商標(biāo)民事侵權(quán)案件（迪爾公司訴九方泰禾國(guó)際重工（青島）股份有限公司）一案，首次通過(guò)司法審判的途徑界定了顏色組合商標(biāo)的內(nèi)涵，糾正了商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在原商標(biāo)法和實(shí)施條例框架下對(duì)顏色組合商標(biāo)規(guī)定的理解偏差，從而對(duì)在新條例中將顏色組合商標(biāo)和著色圖樣商標(biāo)進(jìn)行明確區(qū)分起到了極大的推動(dòng)作用。

依據(jù)新條例的精神，商標(biāo)局進(jìn)一步在申請(qǐng)文件上對(duì)顏色組合商標(biāo)的申請(qǐng)方式作出了改變，比如在申請(qǐng)書(shū)上，將原來(lái)商標(biāo)種類中的“顏色”選項(xiàng)取消，新增“以顏色組合申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)”的選項(xiàng)，從而將顏色組合商標(biāo)與指定顏色的圖形商標(biāo)加以區(qū)別，避免誤選；另外，在實(shí)際操作中，商標(biāo)局對(duì)以顏色組合商標(biāo)的申請(qǐng)予以具體申請(qǐng)指導(dǎo)，明確顏色組合商標(biāo)是兩種或兩種以上顏色，以一定的比例、按照一定的排列順序組合而成的商標(biāo)，申請(qǐng)時(shí)必須就此提交文字說(shuō)明，注明色標(biāo)并說(shuō)明使用方式。在新條例修訂過(guò)程中，金杜律師事務(wù)所結(jié)合上述案件向有關(guān)機(jī)構(gòu)提交的相關(guān)建議，在這一系列的改變中得以體現(xiàn)。

此外，新條例規(guī)定，對(duì)不指定顏色的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)提交黑白圖樣，無(wú)需再提交著色圖樣，從而避免了在原條例框架的操作下，申請(qǐng)人提交著色圖樣但卻放棄指定顏色保護(hù)所造成的混淆。

3、對(duì)于三維標(biāo)志申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的，新條例第十三條第三款也將原條例中的“并提交文字說(shuō)明”修改成“說(shuō)明商標(biāo)的使用方式”，并對(duì)以平面方式提交的商標(biāo)圖樣要求加以明確，即要求“提交能夠確定三維形狀的商標(biāo)圖樣，提交的商標(biāo)圖樣應(yīng)當(dāng)至少包含三面視圖”，在實(shí)際操作中，要求所有視圖應(yīng)作為一張圖樣打印或者粘貼在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)的商標(biāo)圖樣框內(nèi)。

4、新條例對(duì)聲音商標(biāo)、顏色組合商標(biāo)、三維標(biāo)志商標(biāo)等非傳統(tǒng)商標(biāo)無(wú)一例外地提出了“說(shuō)明商標(biāo)的使用方式”的要求，引導(dǎo)實(shí)踐中重視非傳統(tǒng)商標(biāo)的實(shí)際使用，將非傳統(tǒng)商標(biāo)的實(shí)際使用方法、位置等作為判斷商標(biāo)顯著性特征及區(qū)別性的重要參考因素。另一方面，這一修訂也體現(xiàn)了新商標(biāo)法以及新條例對(duì)在先使用和在先注冊(cè)原則進(jìn)行了平衡，更加重視商標(biāo)實(shí)際使用的立法精神。

總之，通過(guò)新條例的相關(guān)規(guī)定和商標(biāo)局新修訂的申請(qǐng)文件和要求，非傳統(tǒng)商標(biāo)的內(nèi)涵得以進(jìn)一步明確，有利于界定非傳統(tǒng)商標(biāo)的保護(hù)范圍。

作者：金杜律師事務(wù)所丁憲杰江莉梅來(lái)源：“金杜說(shuō)法”微博整理：iprdaily ?周海峰網(wǎng)站：http://jupyterflow.com/

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