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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：劉文廣律師
原標題：專利權利要求的“合并式修改”與“禁止反悔”原則的適用
為了克服專利存在的缺陷，在專利申請或者無效程序中，專利申請人或者專利權人會選擇以合并權利要求的方式來修改專利權利要求。然而，這一權利要求的修改方式是否意味著專利權人放棄了與“被合并從權”不同的技術方案呢？帶著這一疑問，不妨在實務案例中尋找答案。
一、權利要求的“合并式修改”是否觸發(fā)“禁止反悔”原則的適用
專利侵權是指被控侵權產品完整地包含了專利權利要求全部相同或者等同的技術特征，也即全面覆蓋原則。然而全面覆蓋原則在判斷專利侵權是否成立時的適用，還受到“捐獻原則”和“禁止反悔原則”的限制。這一規(guī)則確立于《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條。根據《專利侵權判定指南》（2017版）第61條的規(guī)定，所謂的“禁止反悔原則”是指在專利授權或者無效程序中，專利申請人或專利權人通過對權利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護范圍，在侵犯專利權訴訟中確定是否構成等同侵權時，禁止權利人將已放棄的內容重新納入專利權的保護范圍?？梢?，“禁止反悔”原則適用的前置條件是被控侵權產品與涉案專利的技術方案存在差別，不構成等同侵權，專利權人主張二者構成相同侵權。若專利權人已經通過對權利要求的修改或者解釋放棄了相應的技術方案，則該被放棄的技術方案則不在權利要求的保護范圍中。
權利要求的合并式修改，一般是指將權利要求的從權合并到獨權中。這一修改對于專利的直接影響是限縮了專利權的保護范圍，也即根據全面覆蓋原則的要求，被控侵權產品構成侵權除了需要包含獨立權利要求中的全部技術特征還需要包含被合并的從屬權利要求中的全部技術特征。本文所提出的問題即是對權利要求的合并修改，是否意味著專利權對與被合并從權不相同的技術特征的放棄。與被合并從權不相同的技術特征，有完全不同和等同兩類，因此從邏輯上來看仍然要進一步分析被控侵權產品的技術特征是否與被合并從權的技術特征構成等同。因此不能僅依據權利要求存在合并修改，就徑直推定專利放棄了與被合并從權不同的技術方案，仍然需要以專利權申請人或者專利權人在相應程序中的陳述為依據，其是否明確、無疑義地放棄了相應的技術方案。對此《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第13條規(guī)定：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。”可見在專利侵權實務中，被控侵權人若要主張“禁止反悔”原則的抗辯，需要以專利權人在專利申請及無效程序中的專利審查文檔為研究對象，從中找到專利權人明確放棄了相關技術方案的陳述。
二、“禁止反悔”原則在司法實務中的適用
在前文中已經明確了只有在專利權人明確、無異議地放棄了相關技術方案的情況下，才會觸發(fā)“禁止反悔”原則的適用，下面不妨來看看在實務中，何種情形屬于專利權人明確地放棄了技術方案。
（一）重慶望江三輪摩托車專利案（案號：【2020】最高法知民終384號）
1. 基本案情
樹民公司擁有一項名為“一種增強型三輪車車架”（專利號：201220223946.0）的專利（以下簡稱“涉案專利”）。涉案專利權利要求1包含的技術特征有：A.前保險梁，B.設置在前保險梁上的主縱梁，C.與主縱梁相連接的立管，D.與立管相連接的車架，E.在車架上設置有橫梁，F.與橫梁和前保險梁連接的第一龍骨和第二龍骨，G.所述的第一龍骨外側設置有右側龍骨，第二龍骨外側設置有左側龍骨，H.所述的右側龍骨和左側龍骨兩端均與橫梁和前保險梁相連接。
樹民公司經調查認為重慶望江公司制造、銷售的望江牌正三輪摩托車侵犯了其前述專利權，樹民公司遂向法院提起訴訟（一審案號：【2018】贛09民初151號），一審法院經審理認為被控侵權產品落入了涉案專利的技術方案，判斷望江公司構成侵權。望江公司不服一審判決，遂向最高人民法院提起上訴。
在二審程序中，最高人民法院查明原告樹民公司在涉案專利的三次無效案件中，分別作出了如下陳述：
在5W115750號專利無效案件中，面對無效請求人提交的證據2（該證據公開了在三輪車車架上設置“四根龍骨”的技術手段），樹民動力公司在2018年12月14日的口頭審理中明確了“本權利要求書中所有‘連接’均指直接連接”，四個龍骨的兩端均與前保險梁和橫梁直接連接能夠增強車輛的抗沖擊性能。同時，樹民動力公司又主張證據2沒有公開，四個龍骨與前保險梁相連，而證據2中是兩根龍骨與保險梁相連。
在5W116569號專利無效案件中，面對無效請求人提交的證據1（該證據公開了在三輪車車架上設置“四根龍骨”的技術手段）樹民動力公司在2019年3月27日的口頭審理中重點強調了證據1“沒有公開四條龍骨與前保險梁與后橫梁相連接”這一技術特征。在該案的第4079號無效請求審查決定書中，亦明確載明“證據1與權利要求1的龍骨連接技術手段不同”。
經比對，被控侵權產品的右側龍骨和左側龍骨后端分別與對應的車架右縱梁和左縱梁相連接，其與涉案專利的區(qū)別在于，二者右側龍骨和左側龍骨的前端和后端連接方式與權利要求的H項技術特征是否構成等同。
2. 最高院觀點：
本案最高院認為：“根據禁止反悔原則，由于樹民動力公司在無效行政程序中已經明確放棄了“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術方案，其權利要求1中關于四根龍骨連接方式的技術方案應該認定為“四根龍骨的前端直接連接在同一根前保險梁上，四根龍骨的后端直接連接在同一根橫梁上”。因此，其在本案侵權訴訟中又將“四根龍骨的前端和后端不是直接連接在同一根梁上”的技術方案納入到專利權保護范圍不應得到支持?！?/p>
在重慶望江三輪摩托車專利案可以明確看到，專利權人在專利無效程序中對其技術方案作出了明確地限定，因此這一陳述可以視為專利權人對與專利技術方案不同的技術方案的放棄。
（二）海源全自動液壓墻體磚壓磚機專利案（案號：【2020】最高法知民終541號）
1. 基本案情
洛陽中冶公司擁有一種名為“磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置”（專利號：200810130824.5）發(fā)明專利（以下簡稱“涉案專利”）的排他使用許可權。洛陽中冶公司經調查發(fā)現海源材料公司、海源裝備公司制造的“磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置”侵犯了其涉案專利，遂向鄭州市中級人民法院提起訴訟（一審案號：【2018】豫01民初3678號）。該案一審法院認為被控侵權產品不構成侵權，從而駁回了原告的全部訴請。洛陽中冶公司不服遂向最高人民法院提起上訴。
一審法院查明，涉案專利在申請過程中專利權人為了克服國家知識產權局提出的問題“本領域技術人員難以預見除說明書所述的方式外的所有方式均能解決其技術問題并達到相同的技術效果，因此該權利要求沒有以說明書為依據，將專利公布文件中的權利要求3整體合并到了權利要求1中，內容并未做修改，最終獲得授權的權利要求1中包含了原權利要求3中的“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側”這一技術特征。
二審中經過比對，被訴侵權產品是將“自動進給機安裝在液壓站的不同側”，因此被訴侵權產品關于被控侵權產品是否落入了涉案專利的保護范圍，其中爭議技術問題之一是：被訴侵權技術方案中“自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的對側”與爭議特征一是否為相同或等同的技術特征。
2. 最高院觀點：
本案最高院認為：首先，專利權人通過對涉案專利權利要求1的修改，限定了自動進給機與壓磚機中液壓站的位置關系為“相同的一側”。專利權人為獲得授權，依照國家知識產權局發(fā)出的審查意見，將原屬于權利要求3的內容，包括自動進給機的安裝位置在內的技術特征并入了權利要求1，屬限制性修改。該并入后的權利要求1明確自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的“相同的一側”，應視為放棄能夠且已經預見到的“不同的一側”技術方案，根據禁止反悔原則，對自動進給機和壓磚機中液壓站的位置關系“不同的一側”不應納入涉案專利權利要求的保護范圍，也不宜將其擴大解釋為與“相同的一側”等同的技術特征。
其次，根據說明書的記載“相同一側”的設置解決的技術問題便是使得磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置能夠結構緊湊，縮減設備占用的空間。最后，這二者是完全不同的技術特征。被訴侵權產品的“不同一側”的設置與之對比，因為安裝在對側，進給機進入下一道工序與液壓站無交集，液壓站無需抬高預留下行通道，但現場需要另外設置一條與液壓站所在方向平行的軌道，使得整體布局占地面積更大，結構不夠緊湊，故從技術手段、實現的功能和效果看，都與涉案專利不同。
在該案中，不難發(fā)現將專利權利要求進行合并式修改，通常為了克服專利存在的缺陷，要判斷這一修改方式是否意味著權利人放棄了與被合并技術特征不同的技術方案，需要從兩個方面進行分析，其一、被合并的技術特征是否與發(fā)明目實現相關聯；其二、若不采用被合并的技術特征完全相同的技術方案是否意味著無法實現發(fā)明目的。若前述兩個問題的答案都是肯定的，那么在這一技術特征已經在說明書中被清晰界定的情況下，這一修改方式即意味著專利權人放棄了與之不相同的技術方案。
三、被控侵權人如何主張“禁止反悔原則”抗辯
如前文所述，將權利要求進行合并式的修改并不必然導致“禁止反悔”原則的適用。對于“禁止反悔”原則的適用，需要有專利權人對技術方案明確地放棄。誠如最高人民法院在深圳倍輕松科技公司與未來穿戴技術公司侵害發(fā)明專利權一案（案號：【2020】最高法知民終1577號）中所提出的：“本院認為，當專利申請人所作的修改或陳述屬于通過增加或變更權利要求的技術特征改變請求保護的范圍，或者增加或刪除一項或多項權利要求，或者把權利要求附加的技術特征予以合并時，如果增加的技術特征已經清楚記載在原說明書和權利要求書中，在專利獲得授權后，專利權人在侵權訴訟中主張技術特征等同時，人民法院應當審查其所作出的修改和陳述與授權后的技術方案是否有實質聯系，是否存在對該技術特征予以限縮或放棄的事實，而不能僅因為權利要求增加了技術特征，就認定專利申請人放棄了該增加的技術特征的等同特征”。
被控侵權人如何主張“禁止反悔原則”的抗辯呢？首先、需要確定被控侵權產品與涉案專利不同的技術特征；其次、判斷涉案專利與被控侵權產品不同的技術特征（以下簡稱“區(qū)別技術特征”）是否系在專利申請或者無效程序中被合并入獨權的技術特征。若是，則進一步審查專利審查文檔中專利權人是否對區(qū)別技術特征作出了特別的界定，所謂的特別的界定主要是這一技術特征是否與專利發(fā)明目的的實現有實質性的聯系，這一技術特征的保護范圍是清楚。若前一問題的答案是肯定的，一般而言專利權人通過合并式修改權利要求時即放棄了與區(qū)別技術特征不同的技術方案。最后，依據等同侵權判斷的標準（也即“三基本+一普通”）來做進一步的驗證，如果基于區(qū)別技術特征的存在，二者的技術效果、作用不同，則二者必然不構成等同侵權。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：劉文廣律師
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：專利權利要求的“合并式修改”與“禁止反悔”原則的適用（點擊標題查看原文）
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