使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（四）

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經作者許可，禁止轉載#

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務所

原標題：使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（四）

規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C構造的前提是“預設產品相同”，這決定了它們的法律后果均是“破壞”，也就是說，此時引證現(xiàn)有技術均會導致在后產品權利要求無法獲得授權。

一、檢驗規(guī)則A、規(guī)則B、規(guī)則C和規(guī)則D的完備性

在《使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（三）》中，筆者檢驗了侵權判斷時，規(guī)則一、規(guī)則二、規(guī)則三和規(guī)則四可以認為是完備的。

本文繼續(xù)來檢驗授權確權判斷時的規(guī)則A、規(guī)則B、規(guī)則C和規(guī)則D是否完備。

同樣以假定條件、行為模式和法律后果，來分解授權確權時的規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C。

假定條件源自【規(guī)則B】的表述：“專利文件（是否）明確限定該技術方案僅能適用于該使用環(huán)境特征”?？芍小皼]有明確限定僅能”和“明確限定僅能”兩種假定條件的簡稱。

行為模式源自【規(guī)則A】的表述：“引證現(xiàn)有技術可以適用于產品權利要求記載的使用環(huán)境的”?？芍小澳軌颉薄ⅰ皟H能”和“不能”三種行為模式的簡稱。

法律后果源自【規(guī)則B】和【規(guī)則C】：“引證現(xiàn)有技術(是否)破壞專利權的保護范圍”。可知有“破壞”和“未破壞”兩種法律后果的簡稱。

將上述兩種假定條件和三種行為模式重新組合，可以得到共6種組合，并可以各自對應相應法律后果，如下表1所示：

表1

表1中，全部的法律后果均是“破壞”（即“引證現(xiàn)有技術破壞專利權的保護范圍”），沒有一種情形的法律后果是“不破壞”。

但我們知道，肯定還應該有“引證現(xiàn)有技術不破壞專利權的保護范圍”的情形，這說明，規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C是不完備的。

那加上規(guī)則D完備嗎？

規(guī)則D只是一個在后判斷，類似于規(guī)則四只是一個前提判斷（參考《使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（三）》），規(guī)則D本身不能夠直接對應新的情形。

綜上可知，即使有規(guī)則A、規(guī)則B、規(guī)則C和規(guī)則D，在授權確權階段，相應的使用環(huán)境特征規(guī)則也仍然不完備。

二、不允許專利權人僅對已經存在的產品通過限定使用環(huán)境特征而再次獲得保護

盡管繼續(xù)構造規(guī)則，以使授權確權時關于使用環(huán)境特征的規(guī)則完備，是重要的，但是，筆者認為，先有必要詳細解釋，為何表1中，規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C對應的6種情形，全部的法律后果均是“破壞”。

因為，對于這一點，許多人會感到困惑。

有人會這樣質疑：

即使產品一樣，但在后專利申請?zhí)岢鲆环N新的使用環(huán)境特征，如果使用環(huán)境特征是非顯而易見的，甚至達到了克服技術偏見的程度，或者達到了澄清引證現(xiàn)有技術存在事實錯誤的程度，這樣的技術內容，難道不應該是有創(chuàng)造性的嗎，為何不能得到授權？

先不回答這種質疑，而是先給出一個更加出人意料的進一步論斷：

由于規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C是基于“產品相同，只有使用環(huán)境特征是否適用需要討論”這一前提來構造的，因此，哪怕【規(guī)則A】、【規(guī)則B】和【規(guī)則C】中，各引證現(xiàn)有技術（文獻）所涉及的事實錯誤，例如【規(guī)則A】的事實變成是“引證現(xiàn)有技術不可以或僅能適用于產品權利要求記載的使用環(huán)境的”，但，只要引證現(xiàn)有技術事實上公開了在后專利申請中的產品，仍然應當認定引證現(xiàn)有技術破壞專利權的保護范圍，此時在后專利申請中的產品權利要求仍然不能授權。

這又是為什么呢？

試想，在“引證現(xiàn)有技術事實上公開了在后專利申請中的產品”的情況下（即引證現(xiàn)有技術公開了專利文件中的產品，亦即產品是現(xiàn)有技術），如果允許在后專利申請獲得授權，就會出現(xiàn)這種情況：

一種現(xiàn)有產品，通過限定使用環(huán)境特征，可以“再次”獲得授權；

而根據侵權判斷時的規(guī)則一，授權后專利權人可以起訴生產這個現(xiàn)有產品的他人侵權，不需要這個現(xiàn)有產品實際使用在使用環(huán)境特征中；

也就是說，現(xiàn)有產品突然變成侵權產品，這對該現(xiàn)有產品的原生產者和其它相關公眾顯然是不公平的。

在（2020）最高法知民終312判決書中，代理律師陳述了類似的情況，也表達這種看法：

2．如果將《專利侵權判定指南》第二十三條（即規(guī)則一）片面地理解為只要被訴侵權產品也可以用于權利要求記載的使用環(huán)境，就應認定被訴侵權產品具備了該項使用環(huán)境特征，將導致任何現(xiàn)有技術中的產品都可以通過創(chuàng)新后的使用環(huán)境特征重新納入保護范圍……但是，在原審侵權判定中，由于屬于現(xiàn)有技術的產品本身結構相同，被訴侵權產品必然是可以使用于涉案專利的使用環(huán)境的，從而造成了屬于現(xiàn)有技術的被訴侵權產品落入了涉案專利的保護范圍。

這種不公平，背后的原理是：

通常，侵權判斷時被解釋為的保護范圍，就應該是授權階段被授權的保護范圍，也應該是無效階段被無效的保護范圍。

因此，當侵權判斷的規(guī)則一給了專利權人一個“不需要實際使用在使用環(huán)境特征中就能抓侵權”的大范圍時，那么在授權確權階段，這個大范圍自然也應該“大到”能夠直接被相同的在先產品本身所破壞（駁回或無效），而不需要在先產品實際公開了相應使用環(huán)境特征。

現(xiàn)在，回答上述質疑：

有創(chuàng)造性的內容，也不一定能授權。

有創(chuàng)造性的內容，如果技術主題不正確（如方法寫成了產品），或者保護范圍不正確，也不能獲得授權。

怎么處理這樣的矛盾呢，筆者認為，可以有以下兩種解決方式：

第一種方式，換主題，使主題變成產品的用途或使用方法，進行保護；

第二種方式，換主題，使主題能夠包括產品和使用環(huán)境特征所涉及的結構，進行保護。

上述兩種方式均需要改變主題，可見，總之是不允許專利權人僅對已經存在的產品通過限定使用環(huán)境特征而再次獲得保護，這樣相對才能達到公平合理。

總結可知，只要引證現(xiàn)有技術公開了產品，由于規(guī)則一給了權利人大保護范圍，導致引證現(xiàn)有技術肯定破壞在后產品權利要求的可專利性，即：規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C構造的前提是“預設產品相同”，這決定了它們的法律后果均是“破壞”，也就是說，此時引證現(xiàn)有技術均會導致在后產品權利要求無法獲得授權。

相關閱讀：

專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）

專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（二）

使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（三）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（四）（點擊標題查看原文）

青年有為！尋找2021年“40位40歲以下企業(yè)知識產權精英”活動正式啟動

「關于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產權媒體，致力于連接全球知識產權與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構的全球近100萬用戶（國內70余萬+海外近30萬），2019年全年全網頁面瀏覽量已經突破過億次傳播。

（英文官網：iprdaily.com  中文官網：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網（iprdaily.cn）并經IPRdaily.cn中文網編輯。轉載此文章須經權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/