《商標(biāo)法》第十五條的理解與適用——“驚天動(dòng)地及圖”商標(biāo)爭議案評(píng)析

《商標(biāo)法》第十五條的理解與適用 ——第5766142號(hào)“驚天動(dòng)地及圖”商標(biāo)爭議案評(píng)析徐曉建

《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用?！鄙鲜鲆?guī)定旨在禁止代理人或者代表人違反誠實(shí)信用原則的惡意搶注行為。本文將結(jié)合“驚天動(dòng)地及圖”商標(biāo)爭議案對(duì)依據(jù)《商標(biāo)法》第十五條保護(hù)被代理人商標(biāo)的適用條件進(jìn)行闡述。

【基本案情】

申請人：EST軟件公司

被申請人：上海摩力游數(shù)字娛樂有限公司

爭議商標(biāo)：第5766142號(hào)“驚天動(dòng)地及圖”商標(biāo)

一、當(dāng)事人主張

申請人的主要理由：1、申請人系韓國游戲軟件開發(fā)公司?！癈able online”為其開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲，“驚天動(dòng)地”系對(duì)應(yīng)中文名稱。該網(wǎng)絡(luò)游戲自2004年11月問世以來，即以獨(dú)特魅力和表現(xiàn)形式打動(dòng)了億萬玩家。申請人將“Cable online”作為商標(biāo)在第9類“可下載的在線計(jì)算機(jī)游戲的游戲程序”等相關(guān)商品及第41類“通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)提供的在線游戲服務(wù)”等相關(guān)服務(wù)上進(jìn)行申請與使用，2006年11月在韓國取得注冊。此外，申請人還在泰國、加拿大、中國香港等國家及地區(qū)提出注冊申請?！绑@天動(dòng)地（Cable online）”作為申請人開發(fā)的游戲軟件名稱在中國經(jīng)使用已具有較高知名度，已與申請人建立唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系。2、被申請人系中國一家游戲開發(fā)及運(yùn)營商，是摩力國際有限公司的關(guān)聯(lián)公司。申請人與其在爭議商標(biāo)申請之前就已存在明確的商業(yè)合作關(guān)系。被申請人系申請人網(wǎng)絡(luò)游戲“驚天動(dòng)地（Cable online）”在中國市場運(yùn)營的代理人。爭議商標(biāo)與申請人“Cable online”網(wǎng)絡(luò)游戲的中文名稱完全相同；且申請人該網(wǎng)絡(luò)游戲中文名稱的表現(xiàn)形式經(jīng)過特別設(shè)計(jì)，與普通印刷體不同。同時(shí)申請人商標(biāo)“驚天動(dòng)地”作為游戲名稱必然使用在與游戲相關(guān)的商品及服務(wù)上，除與網(wǎng)絡(luò)游戲直接相關(guān)的第9類和第41類商品及服務(wù)外，在實(shí)際使用中很多網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運(yùn)營商都會(huì)將游戲品牌延伸到傳統(tǒng)的玩具類商品上。爭議商標(biāo)指定使用的第28類玩具、游戲機(jī)等商品與申請人商標(biāo)涉及的網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)，與申請人商標(biāo)實(shí)際使用中涉及的商品構(gòu)成類似。被申請人未經(jīng)申請人許可，申請注冊爭議商標(biāo)，違反了《商標(biāo)法》第十五條的規(guī)定。3、申請人“Cable online”網(wǎng)游于2006年11月正式進(jìn)入中國市場。很多中文媒體對(duì)申請人以及冠以申請人商標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品進(jìn)行了宣傳報(bào)道。申請人對(duì)“驚天動(dòng)地（Cable online）” 網(wǎng)絡(luò)游戲享有著作權(quán)。被申請人注冊爭議商標(biāo)的行為，構(gòu)成對(duì)申請人在先使用并享有一定知名度的商標(biāo)的惡意搶注，侵犯了申請人著作權(quán)。被申請人注冊爭議商標(biāo)的行為，違反了誠實(shí)信用原則，造成不良影響。請求依法撤銷爭議商標(biāo)。

被申請人在我委規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

二、商評(píng)委審理與裁定

商評(píng)委經(jīng)審理查明：1、爭議商標(biāo)由被申請人于2006年12月5日向商標(biāo)局提出注冊申請，2009年10月14日取得注冊，核定使用在第28類游戲機(jī)、玩具、紙牌等商品上。申請人未在與爭議商標(biāo)核定使用商品為相同或類似商品上在先申請或獲準(zhǔn)注冊“驚天動(dòng)地”商標(biāo)。2、申請人網(wǎng)絡(luò)游戲“Cable online”的中文名稱為“驚天動(dòng)地”，在爭議商標(biāo)申請注冊之前，已被不少中文網(wǎng)站予以宣傳、報(bào)道。申請人與被申請人以及摩力國際有限公司簽署《驚天動(dòng)地》許可協(xié)議，明確被申請人擁有在中國大陸運(yùn)營申請人在線游戲《驚天動(dòng)地》的所有權(quán)利和義務(wù)，其必須促進(jìn)該游戲在中國大陸的供給、分布、上市、促銷及銷售。被申請人在自己網(wǎng)站網(wǎng)頁上也明示其為申請人《驚天動(dòng)地》（英文譯名“Cable”）的運(yùn)營商。

商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為：

關(guān)于雙方當(dāng)事人之間是否存在代理與被代理關(guān)系：本案申請人提交的證據(jù)可證明：2006年7月31日申請人與摩力國際有限公司簽訂許可協(xié)議，前者許可后者為其網(wǎng)絡(luò)游戲《驚天動(dòng)地》在中國大陸、臺(tái)灣、香港的運(yùn)營商。該協(xié)議第十三條規(guī)定：“被許可方承認(rèn)許可方是所有現(xiàn)行權(quán)利、名稱及利益的所有人。對(duì)于被許可名稱，無論以何種形式體現(xiàn)，許可方也是其商譽(yù)的所有人。根據(jù)許可進(jìn)行的產(chǎn)品銷售反映并表明該產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸許可方?！钡谑鶙l明確規(guī)定：“除本協(xié)議明確授權(quán)被許可人的權(quán)利之外，所有與標(biāo)題和原材料相關(guān)的權(quán)利，標(biāo)題和利益以及相關(guān)的商譽(yù)是且應(yīng)當(dāng)是許可方的獨(dú)有財(cái)產(chǎn)，被許可方不得利用，或?qū)嵤┗蜃鞒鋈魏涡袨榛驙幾h的事情或以任何方式損害或趨向于損害許可方的任何與標(biāo)題和原材料相關(guān)的權(quán)利、標(biāo)題和利益以及相關(guān)的商譽(yù)。”“被許可方在此確認(rèn)在全球范圍內(nèi)所有與商標(biāo)有關(guān)的權(quán)利、標(biāo)題及相關(guān)利益，和在全球范圍內(nèi)使用許可方的姓名和姓名權(quán)關(guān)聯(lián)的版權(quán)，以及所有注冊和注冊申請的利益均歸屬于許可方—EST軟件公司或由許可方指定的人員?！备鶕?jù)以上協(xié)議，同日申請人與被申請人及摩力國際有限公司簽訂三方許可協(xié)議，明確被申請人擁有在中國大陸運(yùn)營申請人在線游戲《驚天動(dòng)地》的所有權(quán)利和義務(wù)，被申請人必須促進(jìn)該游戲在中國大陸的供給、分布、上市、促銷及銷售。被申請人據(jù)此成為申請人網(wǎng)絡(luò)游戲“驚天動(dòng)地”在中國大陸地區(qū)的運(yùn)營商。被申請人網(wǎng)站網(wǎng)頁上也顯示其為申請人《驚天動(dòng)地》（英文譯名“Cable”）的運(yùn)營商。以上事實(shí)可以證明在2006年12月5日爭議商標(biāo)申請注冊之前，被申請人與申請人之間已存在商事活動(dòng)的代理與被代理關(guān)系。其次，被申請人注冊的爭議商標(biāo)“驚天動(dòng)地及圖”在文字構(gòu)成、設(shè)計(jì)表現(xiàn)形式方面，均與申請人網(wǎng)游“驚天動(dòng)地”所采用的漢字組合及設(shè)計(jì)表現(xiàn)形式相同或基本相同。另外，本案還充分考慮以上許可協(xié)議中，申請人、摩力國際有限公司及被申請人已就申請人有關(guān)財(cái)產(chǎn)性權(quán)益的保護(hù)問題予以約定；且申請人作為網(wǎng)絡(luò)游戲“驚天動(dòng)地”開發(fā)商的事實(shí)已為相關(guān)公眾知曉等情節(jié)。因此，本案認(rèn)為被申請人作為申請人的代理人，未經(jīng)后者授權(quán)，在玩具、游戲機(jī)等商品上申請注冊爭議商標(biāo)，確易使相關(guān)公眾對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)，誤認(rèn)為系由申請人提供，有違誠實(shí)信用原則，違反了《商標(biāo)法》第十五條的規(guī)定。

關(guān)于其它爭議理由：申請人稱爭議商標(biāo)為搶注其在先使用并有一定影響的商標(biāo)及損害其著作權(quán)的行為，但未提交證據(jù)證明其在中國大陸地區(qū)已在先在玩具等商品上使用“驚天動(dòng)地”商標(biāo)并具有一定影響。另外，“驚天動(dòng)地”為常見漢字組合，不能稱為作品，不構(gòu)成《著作權(quán)法》保護(hù)的客體。因此申請人上述主張均不能成立。

綜上，商評(píng)委依據(jù)《商標(biāo)法》第十五條、第四十一條第二款、第四十三條的規(guī)定，撤銷爭議商標(biāo)。

【評(píng)析】

本案焦點(diǎn)問題是爭議商標(biāo)的注冊是否屬于《商標(biāo)法》第十五條所指代理人未經(jīng)授權(quán)擅自搶注被代理人商標(biāo)的情形。

一、雙方當(dāng)事人之間是否存在代理關(guān)系的確定

《商標(biāo)法》第十五條的內(nèi)容源于《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七的規(guī)定。該條所述的代理人不僅包括《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》中規(guī)定的代理人，也包括基于商事業(yè)務(wù)往來而可以知悉被代理人商標(biāo)的經(jīng)銷商。在商事代理經(jīng)銷關(guān)系中，代理經(jīng)銷商由于銷售被代理人的產(chǎn)品而得以知曉被代理人的商標(biāo)。商業(yè)活動(dòng)中存在個(gè)別缺少商業(yè)道德的代理經(jīng)銷商以搶先注冊被代理人的商標(biāo)為手段，來迫使被代理人答應(yīng)其苛刻合作條件的情況或在代理關(guān)系結(jié)束后，其自行生產(chǎn)標(biāo)有該商標(biāo)的產(chǎn)品。代理經(jīng)銷商的搶注行為不僅會(huì)損害被代理人的經(jīng)濟(jì)利益，也破壞了公平競爭的市場秩序，有可能使消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的真實(shí)來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。本案適用《商標(biāo)法》第十五條的關(guān)鍵之一在于對(duì)代理關(guān)系的判定。在評(píng)審實(shí)踐中，一般可依據(jù)雙方當(dāng)事人之間簽訂的合同、交易憑證、采購資料等可以證明合同關(guān)系或者商事業(yè)務(wù)往來存在的證據(jù)材料來認(rèn)定當(dāng)事人之間是否存在代理經(jīng)銷關(guān)系。在本案中，商評(píng)委根據(jù)申請人與摩力國際有限公司、被申請人之間簽訂的許可協(xié)議以及被申請人網(wǎng)站網(wǎng)頁顯示的其為申請人《驚天動(dòng)地》（英文譯名“Cable”）運(yùn)營商的內(nèi)容，確定被申請人系申請人網(wǎng)絡(luò)游戲“驚天動(dòng)地”在中國大陸地區(qū)的運(yùn)營商，在爭議商標(biāo)申請注冊之前雙方已存在商事代理經(jīng)銷關(guān)系。

二、適用《商標(biāo)法》第十五條保護(hù)被代理人商標(biāo)的要件

認(rèn)定代理人未經(jīng)授權(quán)，擅自注冊被代理人商標(biāo)的行為，須符合下列要件：（1）系爭商標(biāo)注冊申請人是商標(biāo)所有人的代理人，或雖非以代理人名義申請注冊被代理人的商標(biāo)，但有證據(jù)證明注冊申請人與代理人具有串通合謀行為的。（2）系爭商標(biāo)指定使用在與被代理人的商標(biāo)使用的商品/服務(wù)相同或者類似的商品/服務(wù)上。（3）系爭商標(biāo)與被代理人商標(biāo)相同或者近似。（4）代理人不能證明其申請注冊行為已取得被代理人授權(quán)。（5）在商標(biāo)爭議案件中，被代理人或者利害關(guān)系人應(yīng)當(dāng)自系爭商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)提出撤銷請求。

本案中，申請人作為網(wǎng)游“驚天動(dòng)地”開發(fā)商的事實(shí)在爭議商標(biāo)申請注冊之前已為相關(guān)公眾知曉。被申請人也公開明示其為申請人網(wǎng)游“驚天動(dòng)地”在中國大陸地區(qū)的運(yùn)營商。爭議商標(biāo)所采用的漢字組合“驚天動(dòng)地”以及背景圖案在文字構(gòu)成、設(shè)計(jì)表現(xiàn)形式方面，均與申請人網(wǎng)游“驚天動(dòng)地”所采用的漢字組合及設(shè)計(jì)表現(xiàn)形式相同或基本相同，已與申請人商標(biāo)構(gòu)成高度近似。被申請人在未經(jīng)申請人授權(quán)的情況下，在與申請人主營的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的玩具、游戲機(jī)等商品上申請注冊爭議商標(biāo)，確易使相關(guān)公眾對(duì)商品真實(shí)來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)，誤認(rèn)為系申請人提供；同時(shí)也違反了其與申請人關(guān)于《驚天動(dòng)地》網(wǎng)絡(luò)游戲財(cái)產(chǎn)性權(quán)益歸屬的約定。故爭議商標(biāo)的注冊屬于《商標(biāo)法》第十五條所指應(yīng)予撤銷的情形。

三、綜合評(píng)述

本案在代理關(guān)系、商標(biāo)近似性的確定均無疑議的情況下，對(duì)如何確定被代理人商標(biāo)的保護(hù)范圍具有一定的借鑒意義。根據(jù)現(xiàn)行的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，申請人主營的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)與爭議商標(biāo)指定使用的第28類玩具、游戲機(jī)等商品并不屬于類似商品與服務(wù)。但本案著重考慮了爭議商標(biāo)指定使用商品與申請人主營服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的特點(diǎn)，以及雙方當(dāng)事人在爭議商標(biāo)申請之前已明確約定網(wǎng)絡(luò)游戲《驚天動(dòng)地》財(cái)產(chǎn)性權(quán)益歸屬于申請人的事實(shí)。在綜合考量以上因素的基礎(chǔ)上，本案認(rèn)定被申請人在玩具、游戲機(jī)等商品上注冊爭議商標(biāo)，會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品真實(shí)來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)，損害了被代理人的經(jīng)濟(jì)利益，違反了誠實(shí)信用原則。

來源：商評(píng)委整理：IPRdaily 周海峰

IPRdaily的個(gè)人微信號(hào)已經(jīng)開通！ 各位D友可添加“IPRdaily”的個(gè)人微信號(hào):?iprdaily2014（驗(yàn)證申請中請說明具體供職機(jī)構(gòu)+姓名），關(guān)注小D可獲更多的實(shí)務(wù)干貨分享，定期私密線下活動(dòng)，更有機(jī)會(huì)加入細(xì)分專業(yè)，接地氣的知識(shí)產(chǎn)權(quán)圈實(shí)務(wù)社區(qū)交流群。

? “IPRdaily”是全球視野的知識(shí)產(chǎn)權(quán)科技媒體，我們報(bào)道國內(nèi)外最新知識(shí)產(chǎn)權(quán)動(dòng)態(tài)，最新創(chuàng)業(yè)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)部分情報(bào)分析，更關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域創(chuàng)新商業(yè)模式，以及資本對(duì)本行業(yè)投融資信息，我們將客觀敏銳地記錄、述評(píng)、傳播、分享知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)的每一天，我們努力利用互聯(lián)網(wǎng)連接知識(shí)產(chǎn)權(quán)&未來！ ? ? 微信訂閱號(hào): “IPRdaily” IPRdaily｜讀懂知識(shí)產(chǎn)權(quán)&未來