美國2011年頒布的美國發(fā)明法案(”America Invents Act”)對美國專利法做了修改,其中一個叫雙方專利復審(Inter Partes Review,以下簡稱“IPR”)的新程序?qū)γ绹鴮@V訟格局有強大的沖擊。IPR對很多專利權(quán)人來說簡直就是一場噩夢,而因為中國公司進軍美國后常常被指控專利侵權(quán),IPR對中國公司非常有利。 為了更好的保護自己的美國市場,中國公司需要了解IPR程序。 本文會介紹IPR程序的主要特點,給中國公司提供一些實用的建議。
什么是IPR? ? 2012年 9月16日生效的IPR程序是依據(jù)美國法典第35編第31章(35 U.S. Code Chapter 31)的一個新的專利無效的訴訟程序。此程序在美國專利商標局(以下簡稱“USPTO”)的專利審判和上訴委員會進行。IPR申請人只能根據(jù)美國專利法102和103法條對專利提出沒有新穎性和創(chuàng)造性的無效請求,而提交的現(xiàn)有技術(shù)必須是專利或出版物(printed publications)。
IPR程序的立案標準是:如果IPR申請書顯示了有“合理的可能性”(reasonable likelihood)使至少一個專利權(quán)利要求無效,USPTO則可以啟動IPR程序。IPR程序是一個小型精裝版的無效訴訟程序,有證據(jù)披露以及對專家證人和發(fā)明人訊問取證(deposition)的步驟。從立案到判決一年時間(特殊情況可延長到一年半),具體流程圖如下。
IPR有什么優(yōu)點和缺點?
IPR程序優(yōu)點很多。在此之前,USPTO有單方或雙方專利復審的程序(ex parte or inter parte reexamination),不過是非訴訟程序,對專利有效性的判決也沒有時間限制。而 IPR程序是更新改進版的雙方專利復審的訴訟程序,對挑戰(zhàn)專利無效方非常有吸引力。
據(jù)USPTO數(shù)字顯示,截止2014年 6月30日,USPTO收到了1405件IPR申請。從2013年6月開始,每個月的IPR申請量就多達50幾件了。2014年4月開始,每個月的IPR申請量更是超過100件。由此可見,IPR程序變得越來越熱門,成為公司知識產(chǎn)權(quán)保護策略的一個重要部分。
跟中國專利法不同,美國專利無效可以在聯(lián)邦地區(qū)法院和USPTO同時進行。跟聯(lián)邦地區(qū)法院無效訴訟相比,IPR程序優(yōu)點很明顯。
第一、IPR程序流程快。立案后一年就可以拿到判決。而聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟往往要2-3年,即使是少數(shù)的火箭式日程(rocket docket)的法院也要一年多才能得到最終判決。
第二、IPR程序物美價廉。一般美國律所對IPR程序的預算是30萬到50萬美元,這比聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟動輒上百萬美元的預算劃算多了。
第三、IPR程序無效成功率高。根據(jù)美國專利法,在聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟中(美國國際貿(mào)易委員會的337調(diào)查也一樣),專利首先是被默認為有效的,所以無效的難度很大。此外,聯(lián)邦法官或陪審團大多沒有技術(shù)背景,想說服他們專利無效難度很大。
而在IPR程序中,專利沒有被默認為有效,而且對權(quán)利要求范圍的解釋比聯(lián)邦地區(qū)法院更廣,所以更有利于使專利無效。此外,USPTO的法官都有技術(shù)背景,有自信判決專利無效。
據(jù)統(tǒng)計,截止2014年4月,在70%左右庭審過的IPR案件中,所有的涉案權(quán)利要求被判無效,在剩下的近30%里,大部分案件中涉案權(quán)利要求也有部分被修改(修改權(quán)利要求很有可能會減少侵權(quán)賠償額)。只有一個案件中專利權(quán)人保住了所有涉案權(quán)利要求的有效性。所以,IPR程序無效成功率很高。
IPR程序也是有風險的。如果挑戰(zhàn)專利無效方IPR敗訴,今后它就再也不能在任何程序(包括聯(lián)邦地區(qū)法院的專利訴訟和337調(diào)查)中根據(jù)其他現(xiàn)有技術(shù)對專利提出沒有新穎性和創(chuàng)造性的無效請求。所以IPR程序需要充分的準備(一般需要預留兩個月的時間準備IPR申請文書),盡量達到一招制敵的效果,否則后果嚴重。
另外,IPR程序的預算對很多國內(nèi)公司來講還是過高。所以預算有限的話,可以考慮選擇單方專利復審的程序,不過提交單方專利復審請求后,挑戰(zhàn)專利無效方就不能參與專利復審了。于是USPTO之后只能聽專利權(quán)人的一面之詞,無效的成功率顯然比IPR低很多。
中國公司為何關(guān)注IPR?
中國公司產(chǎn)品出口到美國時,經(jīng)常遭遇專利侵權(quán)指控或訴訟。其中包括競爭對手利用專利來打擊中國公司的市場份額,也包括專利控股公司們利用美國專利訴訟的高成本來敲詐許可費。
中國公司可以結(jié)合IPR程序的特點考慮以下策略:
一、在產(chǎn)品設(shè)計過程中就做專利分析,如果有不容易規(guī)避的關(guān)鍵專利,可以考慮準備IPR申請。至于是否提交和何時提交,根據(jù)具體情況再做決定。
二、如果收到專利權(quán)人的警告函,除了做一般的答復以外,應(yīng)該立即做侵權(quán)和無效分析。因為專利權(quán)人可能會要求談判,甚至很快起訴法庭。如果中國公司準備了高質(zhì)量的IPR申請文書,這在提交IPR申請前可以是很好的談判籌碼。
三、如果專利權(quán)人已經(jīng)在聯(lián)邦地區(qū)法院提起了專利侵權(quán)訴訟, IPR申請必須在一年內(nèi)提交。如果在聯(lián)邦地區(qū)法院訴訟初期就開始IPR程序的話,大部分聯(lián)邦地區(qū)法院會暫停地區(qū)法院的訴訟程序,等USPTO對專利有效性的判決。所以中國公司在這種情況下可以考慮立即啟動IPR程序,以便降低訴訟成本和提高無效的成功率。
四、如果專利權(quán)人已經(jīng)在美國國際貿(mào)易委員會提起了專利侵權(quán)的337調(diào)查,337調(diào)查不會因為IPR程序而暫停。雖然如此,IPR程序的重要性還是不可忽視。對于中國公司來講,在337調(diào)查中敗訴的幾率非常高(尤其是競爭對手提出的337調(diào)查),所以建議增加多道防線來增加勝算。如果IPR程序?qū)@麩o效成功的話,即使337調(diào)查敗訴,專利無效后美國國際貿(mào)易委員會的禁令自然也就被取消了。更何況,IPR是促使和解的一個好籌碼。
在中美貿(mào)易戰(zhàn)中, 專利糾紛只是商業(yè)戰(zhàn)中的一個戰(zhàn)場而已。為了打贏一場專利糾紛戰(zhàn),中國公司必須要熟悉多種武器。而IPR正是對付專利權(quán)人的一個新鮮的高殺傷力的武器,如果好好運用的話,必能保護中國公司的產(chǎn)品順利打入美國市場!
? 作者介紹 梅雷律師是美國美科律師事務(wù)所(Mei & Mark LLP)的創(chuàng)始人和主管合伙人,杜克大學法律博士,業(yè)務(wù)以337調(diào)查,專利訴訟,和國際貿(mào)易糾紛為主。梅律師是第一個在美國創(chuàng)立高端訴訟律師事務(wù)所的中國人、第一個在美國聯(lián)邦巡回上訴法院出庭辯護的中國人、第一個代理中國公司通過美國海關(guān)破解美國貿(mào)易壁壘的律師、及第一個代理中國公司在美國337調(diào)查案中上訴美國聯(lián)邦巡回上訴法院獲得全勝的律師。梅律師曾在2008年美國大選期間,擔任奧巴馬總統(tǒng)的義務(wù)律師,保護選民的投票權(quán)。
整理:IPRdaily ?胡凱 ? ? ? ? ?作者:梅雷律師 網(wǎng)站:iprdaily.cn 【聲明】本稿件為IPRdaily特約撰稿,未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載!
IPRdaily的個人微信號已經(jīng)開通! 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014(驗證申請中請說明具體供職機構(gòu)+姓名),關(guān)注小D可獲更多的實務(wù)干貨分享,定期私密線下活動,更有機會加入細分專業(yè),接地氣的知識產(chǎn)權(quán)圈實務(wù)社區(qū)交流群。
? “IPRdaily”是全球視野的知識產(chǎn)權(quán)科技媒體,我們報道國內(nèi)外最新知識產(chǎn)權(quán)動態(tài),最新創(chuàng)業(yè)公司知識產(chǎn)權(quán)部分情報分析,更關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域創(chuàng)新商業(yè)模式,以及資本對本行業(yè)投融資信息,我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的每一天,我們努力利用互聯(lián)網(wǎng)連接知識產(chǎn)權(quán)&未來! ? ? 微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily|讀懂知識產(chǎn)權(quán)&未來
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧