從2021年最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)典型案例之深圳朗科案看專利侵權(quán)糾紛案攻守之道

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“本文從深圳朗科訴廣州友拓數(shù)碼與杭州阿里巴巴專利侵權(quán)糾紛案，來看專利侵權(quán)訴訟中的攻守之道。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳陽* 律師 北京德和衡（廣州）律師事務所

深圳朗科公司作為中國專利金獎U盤專利ZL99117225.6的權(quán)利人，利用該專利發(fā)起數(shù)十件專利訴訟，且取得了許可費收入5-10億元的靚麗成績。該專利經(jīng)受無效宣告請求審查18次，其中13次申請人撤回無效宣告請求，5次專利復審委員會決定維持專利權(quán)全部有效，北京市高級人民法院亦以（2009）高行終字第1386號行政判決書終審判決維持專利權(quán)全部有效。

2021年最高人民法院發(fā)布的50件知識產(chǎn)權(quán)典型案例中，深圳朗科訴廣州友拓數(shù)碼與杭州阿里巴巴專利侵權(quán)糾紛案，就是其中一代表案例，該案經(jīng)歷了一審、二審與再審。我們從該案來看專利侵權(quán)訴訟中的攻守之道。

一、技術(shù)特征“全面覆蓋”VS “不等同”

專利權(quán)保護范圍以權(quán)利要求為準，而權(quán)利要求是一個技術(shù)方案，是由技術(shù)特征組成的?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定：“人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)保護范圍，應當審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應當認定其落入專利權(quán)的保護范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征，或者有一個以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權(quán)的保護范圍?！?/p>

因此專利權(quán)利人需要首先明確主張的權(quán)利要求，并明確該權(quán)利要求的技術(shù)特征，并舉證證明被控侵權(quán)技術(shù)方案包含了全部技術(shù)特征，通常需要向法院提供權(quán)利要求對照表（Claim Chart），也就是要證明被控技術(shù)方案全面覆蓋了所主張的權(quán)利要求的全部技術(shù)特征。被控侵權(quán)人首先會抗辯被控技術(shù)方案缺少涉案權(quán)利要求技術(shù)特征，或與涉案技術(shù)特征不相同或不等同。

在本案中，原告明確涉案權(quán)利要求為權(quán)利要求1的方法權(quán)利要求，并主張該權(quán)利要求包含六個技術(shù)特征，也即：A.在外存儲裝置內(nèi)裝用快閃存儲介質(zhì)；B.同時設置控制其存取數(shù)據(jù)和實現(xiàn)接口標準功能操作請求的固化軟件；C.對所述快閃存儲介質(zhì)內(nèi)部數(shù)據(jù)按單一分塊模式組織；D.建立基于通用串行總線（USB）或IEEE1394總線的信息交換通道；E.經(jīng)由USB或IEEE1394總線引入所述外存儲裝置的工作電源；F.按照USB標準或IEEE1394標準規(guī)定的規(guī)范方法在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主機與所述外存儲裝置之間傳送要交換的信息。原告通過權(quán)利要求對照表證明被控產(chǎn)品技術(shù)方案具備前述六個技術(shù)特征，因此構(gòu)成侵權(quán)。被告認為被控技術(shù)方案與涉案權(quán)利要求全部技術(shù)特征不相同。

二審法院經(jīng)過現(xiàn)場勘驗并結(jié)合雙方證據(jù)，認為被控侵權(quán)產(chǎn)品具備涉案權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，且構(gòu)成等同，因此認為被控技術(shù)方案落入了權(quán)利要求1的保護范圍，構(gòu)成侵權(quán)。

二、現(xiàn)有技術(shù)抗辯與合理使用

《中華人民共和國專利法》第六十二條規(guī)定：“在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設計的，不構(gòu)成侵權(quán)?！钡谄呤畻l規(guī)定：“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔賠償責任?！鼻笆鰲l款即為現(xiàn)有技術(shù)抗辯與合理使用抗辯。

就現(xiàn)有技術(shù)抗辯而言，被告需要證明在專利申請日前已經(jīng)存在相同或等同的技術(shù)方案即Prior Art?，F(xiàn)有技術(shù)可以是論文、產(chǎn)品宣傳冊，也可以是實物，但可適用的范圍不一樣。書面的在先技術(shù)的范圍是全球，但實物的范圍僅限于國內(nèi)。

三、專利直接侵權(quán)與間接侵權(quán)

當專利侵權(quán)人單獨實施了權(quán)利人所主張的專利技術(shù)方案的全部技術(shù)特征，即構(gòu)成專利直接侵權(quán)。當侵權(quán)人需要與其他方共同結(jié)合方能實施專利技術(shù)方案的全部技術(shù)特征時，侵權(quán)人與其他方的共同實施行為方構(gòu)成專利直接侵權(quán)，侵權(quán)人單獨實施專利技術(shù)方案構(gòu)成間接侵權(quán)。比如，某通信專利權(quán)利要求的技術(shù)特征為a，b，c，d四個技術(shù)特征，a、b、c技術(shù)特征由手機制造商實施，但技術(shù)特征d由用戶實施。構(gòu)成專利間接侵權(quán)需要滿足：1）要完整實施被控技術(shù)方案，實施技術(shù)特征d是不可繞開的；或，2）間接侵權(quán)人制造或提供實施技術(shù)特征a、b、c的產(chǎn)品或方法，而該產(chǎn)品或方法專門用于與技術(shù)特征d相結(jié)合使用或雖可以與其他技術(shù)方特征或產(chǎn)品使用，但與技術(shù)特征d結(jié)合使用是最有效或最符合需求的。

但是我國專利法體系并未明確使用專利間接侵權(quán)的表述，而是使用了共同侵權(quán)的原理。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十一條第一款規(guī)定“明知有關(guān)產(chǎn)品系專門用于實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的將該產(chǎn)品提供給他人實施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張該提供者的行為屬于侵權(quán)責任法第九條規(guī)定的幫助他人實施侵權(quán)行為的，人民法院應予支持。”第二款規(guī)定“明知有關(guān)產(chǎn)品、方法被授予專利權(quán)，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的積極誘導他人實施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張該誘導者的行為屬于侵權(quán)責任法第九條規(guī)定的教唆他人實施侵權(quán)行為的，人民法院應予支持?！?/p>

在本案中，二審法院認為“根據(jù)本案專利權(quán)利要求1的限定，當一個實施者使用該方法制造相應閃存裝置時，其在制造全過程中必然要實施權(quán)利要求1中（1）到（3）等三個步驟。至于第（4）步驟“經(jīng)由USB引入所述外存儲裝置的工作電源”以及第（5）步驟“按照USB標準規(guī)定的規(guī)范方法在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主機與所述外存儲裝置之間傳送要交換的信息”，除在產(chǎn)品測試等環(huán)節(jié)之外，通常系由閃存裝置的使用者來實施的步驟。即便如此，本院認為仍可認定友拓公司實施了該兩項步驟，理由在于：其一，雖然除在產(chǎn)品測試等環(huán)節(jié)之外，U盤制造商并不需要實施步驟（4）與步驟（5），涉案專利權(quán)利要求1所述的方法無法由一個主體實施完成是一項客觀的技術(shù)事實；但是，被訴侵權(quán)產(chǎn)品一經(jīng)制造，其正常的使用方法就毫無疑義地包含步驟（4）與步驟（5）。也就是說，即使由與友拓公司無任何意思聯(lián)絡的使用者來實施步驟（4）與步驟（5），不僅該使用者實施步驟（4）與步驟（5）的時間必然發(fā)生在友拓公司實施完畢步驟（1）、步驟（2）以及步驟（3）之后，而且其實施該兩項步驟的具體方式與結(jié)果也是完全被友拓公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為決定的。使用者只要正常使用被訴侵權(quán)產(chǎn)品就不可避免地按照該步驟（4）與步驟（5）所述的方式來執(zhí)行連接外部電源與傳送交換信息的具體操作。并且，當使用者具體操作步驟（4）與步驟（5），友拓公司已實現(xiàn)其通過制造U盤銷售獲利的主觀目的，亦成為被訴侵權(quán)技術(shù)方案真正意義上的受益者，故由其對整個被訴侵權(quán)技術(shù)方案承擔責任可謂體現(xiàn)了民事活動領(lǐng)域的“權(quán)責相當”。其二, 按照生產(chǎn)經(jīng)營的實際出發(fā)，難以想象一個產(chǎn)品制造者在制造一個合格閃存裝置時，不對該裝置進行“經(jīng)由USB引入所述外存儲裝置的工作電源”以及“按照USB標準規(guī)定的規(guī)范方法在數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主機與所述外存儲裝置之間傳送要交換的信息”這兩個步驟的測試。這種在產(chǎn)品制造過程中必須進行的測試，實際上已經(jīng)與制造產(chǎn)品的整個過程融為一體，可以廣義的理解為屬于制造的過程。其三，涉案專利為1999年11月14日申請的發(fā)明專利，至今已近二十年。期間該專利歷經(jīng)數(shù)十次無效程序，仍被維持有效，并在2013年10月獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“中國專利金獎”。閃存裝置的使用在計算機通訊領(lǐng)域以及人們的日常生活中發(fā)揮了巨大的作用，可謂劃時代的重大技術(shù)發(fā)明。若否認步驟（4）、步驟（5）與U盤制造商的關(guān)系，涉案專利將無法獲得法律的保護。而給予涉案專利與其創(chuàng)新程度相協(xié)調(diào)的保護力度，有利于依法合理平衡專利權(quán)人與社會公眾的利益，也有利于實現(xiàn)我國專利法統(tǒng)籌兼顧保護專利權(quán)人與激勵創(chuàng)新的制度初衷”。

四、互聯(lián)網(wǎng)平臺通知-刪除規(guī)則在專利侵權(quán)中的適用

本案還涉及互聯(lián)網(wǎng)平臺在專利侵權(quán)訴訟中如何適用“通知-刪除”規(guī)則判定是否承擔連帶責任的問題。侵權(quán)責任法第三十六條規(guī)定，網(wǎng)絡用戶利用網(wǎng)絡服務實施侵權(quán)行為的，被侵權(quán)人有權(quán)通知網(wǎng)絡服務提供者采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網(wǎng)絡服務提供者接到通知后未及時采取必要措施的，對損害的擴大部分與該網(wǎng)絡用戶承擔連帶責任。網(wǎng)絡服務提供者知道網(wǎng)絡用戶利用其網(wǎng)絡服務侵害他人民事權(quán)益，未采取必要措施的，與該網(wǎng)絡用戶承擔連帶責任。

首先是侵權(quán)通知是否有效的問題。本案被告阿里巴巴主張，原告在起訴前發(fā)送的侵權(quán)通知未提供初步侵權(quán)的證據(jù)，因此不構(gòu)成有效通知。而最高院認為對于涉及專利權(quán)的通知，在平臺治理規(guī)則的框架下，有效通知可以包括技術(shù)特征或設計特征比對表、實用新型或外觀設計專利權(quán)評價報告等材料，原告在通知中提供了侵權(quán)比對表等初步證據(jù)，因此構(gòu)成了有效通知。

其次是，平臺是否采取了有效措施的問題。被告阿里巴巴主張其在收到原告的侵權(quán)通知后，雖未刪除下架涉案產(chǎn)品鏈接，但向被侵權(quán)人進行了轉(zhuǎn)通知，因此采取了必要措施。但最高人民法院認為轉(zhuǎn)通知是電子商務平臺經(jīng)營者承擔的最低義務，轉(zhuǎn)通知后是否還需要進一步采取必要措施，仍需要進一步結(jié)合通知內(nèi)容做出判斷。本案中，阿里巴巴公司雖然履行了轉(zhuǎn)通知義務，但并不能因此證明其采取了必要措施。電子商務平臺經(jīng)營者負有網(wǎng)絡治理的經(jīng)營者責任，針對不同的情況應采取相應的必要措施，達到較大可能防止侵權(quán)的目的。

*作者介紹：

陳陽，北京德和衡（廣州）律師事務所聯(lián)席合伙人律師，具有專利代理人資格，代理過華為訴中興通訊歐洲標準專利侵權(quán)糾紛訴訟、騰訊QQ專利侵權(quán)訴訟、微信專利侵權(quán)訴訟等專利侵權(quán)糾紛，有豐富的專利訴訟代理經(jīng)驗。

（原標題：從2021年最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)典型案例之深圳朗科案看專利侵權(quán)糾紛案攻守之道）

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作者：陳陽 律師 北京德和衡（廣州）律師事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從2021年最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)典型案例之深圳朗科案看專利侵權(quán)糾紛案攻守之道（點擊標題查看原文）

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