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法律思維在專利申請(qǐng)審查答復(fù)中具有重要作用

行業(yè)
納暮2年前
法律思維在專利申請(qǐng)審查答復(fù)中具有重要作用

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


“本文結(jié)合一件發(fā)明專利申請(qǐng)案例,闡述法律思維在其中具有的重要作用?!?br/>


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:金永剛 丁建春 賈鳳濤 廣東君龍律師事務(wù)所


在專利申請(qǐng)審查過程中,通常是圍繞申請(qǐng)專利保護(hù)的技術(shù)方案是否符合專利授權(quán)的實(shí)質(zhì)性條件進(jìn)行評(píng)價(jià)。在實(shí)務(wù)中,這種技術(shù)思維方式不應(yīng)當(dāng)被視為專利申請(qǐng)審查中的唯一思維方式,還應(yīng)當(dāng)具有法律思維。筆者結(jié)合近期承辦的一件發(fā)明專利申請(qǐng)案例,闡述法律思維在其中具有的重要作用。


一、批判性思維


批判性思維是法律思維中最常見的一種思維方式,是指審慎地運(yùn)用推理去斷定一個(gè)斷言是否為真[1],體現(xiàn)的是質(zhì)疑精神。在專利審查中,對(duì)于審查意見不能盲目信服,不能輕易“繳械投降”接受審查觀點(diǎn),而是要善于發(fā)現(xiàn)、敢于質(zhì)疑。

本專利申請(qǐng)是一件人工智能領(lǐng)域中的圖像檢測申請(qǐng)。對(duì)于該申請(qǐng),在第一次審查意見中,審查員針對(duì)申請(qǐng)文件,通過檢索找到對(duì)比文件1,認(rèn)為是在申請(qǐng)日之前由同一發(fā)明人發(fā)表的相同學(xué)術(shù)論文,據(jù)此分析判定該專利申請(qǐng)缺乏新穎性而不能授權(quán)。

筆者初步瀏覽對(duì)比文件1的內(nèi)容后,雖然是IEEE英語論文,但在文字內(nèi)容、圖例等多方面與該專利申請(qǐng)文件相同。筆者第一時(shí)間與發(fā)明人進(jìn)行了溝通,確信在提交該專利申請(qǐng)之前,發(fā)明人提交過該IEEE英語論文。筆者對(duì)授權(quán)前景表示擔(dān)憂,但是并沒有就此放棄,而是對(duì)該IEEE英語論文的公開發(fā)表時(shí)間進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。

筆者發(fā)現(xiàn),在審查員提供的對(duì)比文件1的第2頁中記載有:


法律思維在專利申請(qǐng)審查答復(fù)中具有重要作用

圖1  對(duì)比文件1的部分截圖


審查員據(jù)此認(rèn)為該論文的公開日期是2019年9月25日,在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前。但是,該頁同時(shí)還記載有:Volume:31,Issue:8,Aug.2020,表明出版日期是2020年8月,這在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后,對(duì)本申請(qǐng)的新穎性沒有影響。那么就存在兩個(gè)不同的日期,究竟以哪一個(gè)為準(zhǔn),并不能毫無疑義的唯一的加以確定。

筆者進(jìn)一步發(fā)現(xiàn),對(duì)比文件1中在“2705-2715”的每一頁的頁眉也明確記載有:“IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS,VOL.31,NO.8,AUGUST 2020”。進(jìn)一步表明對(duì)比文件1是在 2020年8月公開出版的。因此,作為對(duì)比文件1的該IEEE英語論文不應(yīng)當(dāng)作為現(xiàn)有技術(shù)而否定本專利申請(qǐng)的新穎性。

據(jù)此,筆者在第一審查意見的答復(fù)中進(jìn)行了上述抗辯陳述。


二、證據(jù)思維


證據(jù)思維在法律思維中體現(xiàn)的是一種實(shí)證精神,證據(jù)的三性:真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性應(yīng)當(dāng)?shù)玫接行Т_認(rèn)。在專利審查中,對(duì)比文件作為審查的證據(jù),對(duì)其三性需要充分考察。

對(duì)于本專利申請(qǐng),審查員在第二次審查意見中,認(rèn)可了筆者的前述觀點(diǎn),但又引入了對(duì)比文件2,繼續(xù)否定本申請(qǐng)的新穎性。對(duì)比文件2作為來自一家國外科研社交網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)證據(jù),審查員認(rèn)為對(duì)比文件2的公開日期是2019年9月30日,依據(jù)是對(duì)應(yīng)網(wǎng)址的網(wǎng)頁內(nèi)容,如圖2所示:

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圖2 對(duì)比文件2的網(wǎng)絡(luò)頁面部分截圖


可以看到,讀者如果想要獲得該論文的全文內(nèi)容(full-text),而不是摘要(Abstract),則需要直接向作者提出請(qǐng)求方可獲得。對(duì)此,筆者試圖從該官方網(wǎng)站獲取該論文時(shí),出現(xiàn)如圖3所示彈窗:


法律思維在專利申請(qǐng)審查答復(fù)中具有重要作用

圖3 對(duì)比文件2下載時(shí)出現(xiàn)的彈窗截圖


可見,要獲得對(duì)比文件2的全文內(nèi)容(Full text)有特定的限制,需要專業(yè)團(tuán)體或成員(institution or member)或密碼方可允許。那么,審查員是否能從該網(wǎng)站獲得了對(duì)比文件2?并且,即便是當(dāng)前能夠從該網(wǎng)站獲得對(duì)比文件2,也不能關(guān)聯(lián)表明在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前可以獲得該對(duì)比文件2。對(duì)此,筆者在第二次意見陳述中,希望審查員能夠披露對(duì)比文件2的實(shí)際來源,以及能夠證明對(duì)比文件2是在申請(qǐng)日之前獲得,否則以對(duì)比文件2來否定本申請(qǐng)的新穎性就缺乏真實(shí)性。

審查員繼續(xù)審查,在第三次審查意見中則表明,基于該國外科研社交網(wǎng)站上對(duì)比文件2的DOI信息,在另外一家國內(nèi)商業(yè)網(wǎng)站上下載得到對(duì)比文件2。由此表明,對(duì)比文件2并不是直接從該國外科研社交網(wǎng)站上獲得。另外,筆者對(duì)于該國內(nèi)商業(yè)網(wǎng)站提供對(duì)比文件2的合法性也提出了質(zhì)疑。

因此,在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前,公眾是否能夠從該國外科研社交網(wǎng)站直接獲取對(duì)比文件2的全文,始終沒有得到可靠有效的證實(shí)。


三、法條思維


法條思維在法律思維中體現(xiàn)的是基于法條含義進(jìn)行辨析應(yīng)用的精神,這在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局每年公布的復(fù)審和無效典型案例中率有出現(xiàn)[2]。在本申請(qǐng)的審查中,對(duì)比文件2是否屬于保密情形需要結(jié)合事實(shí)進(jìn)行辨析。


關(guān)于對(duì)比文件2,結(jié)合前述圖3說明,表明其所針對(duì)的人群對(duì)象具有特定性。如下圖4所示,對(duì)比文件2中還明確記載有:


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圖4 對(duì)比文件2備注說明的部分截圖


因此,即便是上述特定人員在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前可以獲得對(duì)比文件2,也只是被允許個(gè)人使用(Personal use is permitted),若要再次公布或再次傳播(republication/redistribution),則需要得到IEEE的允許。

實(shí)際上,對(duì)比文件2是在對(duì)比文件1正式出版之前,發(fā)明人上傳到該國外科研社交網(wǎng)站的同一篇論文。但是,以上事實(shí)表明,對(duì)比文件2只是用于個(gè)人使用,未經(jīng)允許不能公開傳播。

結(jié)合《專利審查指南》中的規(guī)定“所謂保密狀態(tài),不僅包括受保密規(guī)定或協(xié)議約束的情形,還包括社會(huì)觀念或者商業(yè)習(xí)慣上被認(rèn)為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保密義務(wù)的情形,即默契保密的情形?!备鶕?jù)前述說明,對(duì)比文件2符合默契保密的情形。

但是,如圖5所示,審查員在三次審查意見中指出對(duì)比文件2在2019年9-10月,該文獻(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)預(yù)覽版已可以被通過PDF下載以及網(wǎng)頁瀏覽44次。


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圖5 對(duì)比文件2在2019年9-10月下載情況統(tǒng)計(jì)示圖


對(duì)此,筆者認(rèn)為根據(jù)該國外科研社交網(wǎng)站的規(guī)定,上述數(shù)據(jù)只能是表明僅有上述團(tuán)體或成員(institution or member)才有資格下載,并有過圖示的下載經(jīng)歷,但并不表明普通公眾可以自由獲得對(duì)比文件2。并且,也沒有證據(jù)表明“負(fù)有保密義務(wù)的人違反規(guī)定、協(xié)議或者默契泄露秘密,導(dǎo)致技術(shù)內(nèi)容公開,使公眾能夠得知這些技術(shù)”。

因此,多處證據(jù)表明對(duì)比文件2并不屬于公眾可以在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前,能夠獲知的情形。屬于根據(jù)社會(huì)觀念或者商業(yè)習(xí)慣上被認(rèn)為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保密義務(wù)的情形,即默契保密的情形。


四、判例思維


判例思維在法律思維中體現(xiàn)的是以判例為參考統(tǒng)一審判標(biāo)準(zhǔn)的精神。在專利審查中,可以結(jié)合國家知識(shí)局公布的審查案例、最高人民法院公布的指導(dǎo)案例等進(jìn)行答復(fù)說理。

為了進(jìn)一步表明對(duì)比文件2不屬于本申請(qǐng)的在先現(xiàn)有技術(shù),筆者在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)(國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 復(fù)審無效決定評(píng)析 淺析網(wǎng)絡(luò)證據(jù)公開性的認(rèn)定 (cnipa.gov.cn)),以及在《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》發(fā)表的文章《淺析網(wǎng)絡(luò)證據(jù)公開性的認(rèn)定》[3],如下圖6所示,找到了與本申請(qǐng)相關(guān)的引證案例。


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圖6 引證案例在《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》的版面截圖


其中記載有關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)能否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行判斷時(shí)要考慮的條件包括:“一、公開相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)的網(wǎng)站是否是可信”、“四、該網(wǎng)頁內(nèi)容可供不特定的人予以訪問,且訪問的人不負(fù)有保密義務(wù)”。


結(jié)合該引證案例,筆者論述了可以下載對(duì)比文件2的某國內(nèi)商業(yè)網(wǎng)站的可信度較低,而對(duì)應(yīng)的該國外科研社交網(wǎng)站具有很高的可信度,但是其直接提供的是對(duì)比文件2的摘要信息,而不是全文內(nèi)容。要從該網(wǎng)站獲得全文內(nèi)容,則明顯受到訪問限制,屬于供特定人的訪問,并且對(duì)訪問人有保密義務(wù)的要求。


進(jìn)一步的,該引證案例還表明:“對(duì)于證據(jù)1-3,該網(wǎng)頁內(nèi)容顯示的上載時(shí)間是2014年5月28日,在無相關(guān)證據(jù)證明的情況下,無法確定該上載時(shí)間即為該證據(jù)的公開時(shí)間,因此證據(jù)1- 3也不能作為本專利的現(xiàn)有技術(shù)”。無獨(dú)有偶,非常巧合的是,該引證案例中的網(wǎng)頁所在的網(wǎng)站,是與對(duì)比文件2相同的該國外科研社交網(wǎng)站。

由此,筆者認(rèn)為本申請(qǐng)審查中選用的對(duì)比文件2,在無相關(guān)證據(jù)證明的情況下,其網(wǎng)頁上顯示的時(shí)間僅是其摘要發(fā)布的時(shí)間,并不能表明是全文內(nèi)容的公開時(shí)間。

最終,該專利申請(qǐng)歷經(jīng)三次審查意見而獲得授權(quán)。我們反思總結(jié)該過程,始終認(rèn)為審查員高度負(fù)責(zé),對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的審查。我們從申請(qǐng)人的立場出發(fā),綜合運(yùn)用多種法律思維方式,對(duì)審查觀點(diǎn)大膽質(zhì)疑、小心求證,最大努力和最大限度的維護(hù)了申請(qǐng)人的合法權(quán)益。


參考文獻(xiàn):
1.趙宏,法律人思維與寫作,第24頁,中國法制出版社,2022.06
2.國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,2021年度專利復(fù)審無效十大案件之“左心耳封堵器”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求案,2022.04.27
3.王艷,淺析網(wǎng)絡(luò)證據(jù)公開性的認(rèn)定,中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào),2021.9.1


(原標(biāo)題:法律思維在專利申請(qǐng)審查答復(fù)中具有重要作用)


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:金永剛 丁建春 賈鳳濤 廣東君龍律師事務(wù)所

編輯:IPRdaily趙甄          校對(duì):IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接法律思維在專利申請(qǐng)審查答復(fù)中具有重要作用點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


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