權(quán)利要求記載的內(nèi)容在創(chuàng)造性判斷中考慮與否的判定標(biāo)準(zhǔn)

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“對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求而言，某些特征在創(chuàng)造性判斷時(shí)是否應(yīng)當(dāng)考慮的判斷標(biāo)準(zhǔn)在于，該特征是否對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)或組成等有影響，即是否隱含了該產(chǎn)品具有某一種特殊的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)或組成；對(duì)于方法權(quán)利要求而言，則要考慮特征是否對(duì)步驟、順序等產(chǎn)生影響。”

案情簡(jiǎn)介

原告某公司提起了一項(xiàng)名稱為“緊密連接效應(yīng)子的制劑”的發(fā)明專利申請(qǐng)（簡(jiǎn)稱涉案申請(qǐng)），其權(quán)利要求1為：

一種組合物，其包含由第一延遲釋放顆粒和第二延遲釋放顆粒組成的延遲釋放顆粒，所述第一和第二延遲釋放顆粒包含有效量的乙酸Larazotide(AT1001)，其中所述第一延遲釋放顆粒和所述第二延遲釋放顆粒在腸液中在不同的時(shí)間開(kāi)始釋放所述乙酸Larazotide，且其中所述第一延遲釋放顆粒包含：第一核芯顆粒；在所述第一核芯顆粒上的第一基底包衣，其中所述第一基底包衣包含有效量的所述乙酸Larazotide；和在所述第一基底包衣外的第一延遲釋放包衣，所述第一延遲釋放包衣包含20％包衣水平的甲基丙烯酸和丙烯酸乙酯的1:1共聚物且在胃液中基本穩(wěn)定以在十二指腸中釋放所述乙酸Larazotide；和所述第二延遲釋放顆粒包含：第二核芯顆粒；在所述第二核芯顆粒上的第二基底包衣，其中所述第二基底包衣包含有效量的所述乙酸Larazotide；和在所述第二基底包衣外的第二延遲釋放包衣，所述第二延遲釋放包衣包含70％包衣水平的甲基丙烯酸和丙烯酸乙酯的1:1共聚物且在胃液中基本穩(wěn)定以在空腸中釋放所述乙酸Larazotide。

2017年3月7日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出駁回決定，以權(quán)利要求1-17不具備創(chuàng)造性為由駁回了涉案發(fā)明專利申請(qǐng)。某公司不服，提出復(fù)審請(qǐng)求。2018年9月13日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出復(fù)審決定（簡(jiǎn)稱被訴決定），維持了駁回決定。

某公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟稱，被訴決定認(rèn)定涉案申請(qǐng)權(quán)利要求與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征有誤。證據(jù)1沒(méi)有公開(kāi)選擇十二指腸和空腸作為藥物釋放的位點(diǎn)，更沒(méi)有公開(kāi)在十二指腸和空腸釋放的含有乙酸Larazotide的組合物，上述特征亦是區(qū)別技術(shù)特征。

案件審理

關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定是否正確。首先，涉案專利權(quán)利要求1記載，所述第一延遲釋放包衣包含20％包衣水平的甲基丙烯酸和丙烯酸乙酯的1:1共聚物且在胃液中基本穩(wěn)定以在十二指腸中釋放所述乙酸Larazotide，所述第二延遲釋放包衣包含70％包衣水平的甲基丙烯酸和丙烯酸乙酯的1:1共聚物且在胃液中基本穩(wěn)定以在空腸中釋放所述乙酸Larazotide。據(jù)此，權(quán)利要求1中的“在十二指腸中釋放所述乙酸Larazotide”“在空腸中釋放所述乙酸Larazotide”與前文用“以”字相連接，根據(jù)上下文可知此處的“以”表示目的，故而在十二指腸和空腸中釋放含有乙酸Larazotide的組合物為第一延遲釋放包衣、第二延遲釋放包衣中的物質(zhì)及其含量所能夠達(dá)到的目的或效果，不宜將其單獨(dú)作為技術(shù)特征予以考慮。

其次，在十二指腸或空腸中釋放所述乙酸Larazotide本身并非技術(shù)手段，其需要實(shí)施一定技術(shù)手段才能實(shí)現(xiàn)，涉案申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案即通過(guò)使用第一、第二延遲釋放包衣以實(shí)現(xiàn)該目的或效果，故而不應(yīng)將在十二指腸和空腸中釋放含有乙酸Larazotide的組合物作為單獨(dú)的技術(shù)特征予以考慮。

綜上，在上述認(rèn)定的基礎(chǔ)上，被訴決定將區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行概括，從而得出其認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征并無(wú)不當(dāng)，并未遺漏區(qū)別技術(shù)特征。

法官釋法

根據(jù)《中華人民共和國(guó)專利法》第五十九條及《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第二十一條的規(guī)定，權(quán)利要求的保護(hù)范圍以權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)，權(quán)利要求中的特征合在一起，共同限定發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷谋Ｗo(hù)范圍。但權(quán)利要求中記載的內(nèi)容并不一定都能起到限定權(quán)利要求保護(hù)范圍的作用，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件情況具體分析。

對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求而言，某些特征在創(chuàng)造性判斷時(shí)是否應(yīng)當(dāng)考慮的判斷標(biāo)準(zhǔn)在于，該特征是否對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)或組成等有影響，即是否隱含了該產(chǎn)品具有某一種特殊的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)或組成；對(duì)于方法權(quán)利要求而言，則要考慮特征是否對(duì)步驟、順序等產(chǎn)生影響。

本案中，涉案專利權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種組合物，如判決所述，權(quán)利要求1中的“在十二指腸中釋放所述乙酸Larazotide”“在空腸中釋放所述乙酸Larazotide”系第一延遲釋放包衣、第二延遲釋放包衣中的物質(zhì)及其含量所能夠達(dá)到的目的或效果，即上述效果依據(jù)權(quán)利要求1限定的特征已然能夠?qū)崿F(xiàn)，未對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，故在創(chuàng)造性判斷中不予考慮。進(jìn)而，本案并未支持原告的主張。

（原標(biāo)題：權(quán)利要求記載的內(nèi)容在創(chuàng)造性判斷中考慮與否的判定標(biāo)準(zhǔn) | 小知說(shuō)法）

來(lái)源：知產(chǎn)北京

作者：鄭達(dá)

供稿：審判第一庭

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：權(quán)利要求記載的內(nèi)容在創(chuàng)造性判斷中考慮與否的判定標(biāo)準(zhǔn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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